디자인등록출원 적법성 여부 판단 사례

특허청은 2006. 3. 21. 이 사건 출원디자인은 원고가 이 사건 출원디자인의 출원 전인

2005. 3. 31. 출원번호 제30-2005-0010612호로 출원한 디자인의 일부와 유사하므로

디자인보호법 제5조 제3항의 규정에 의하여 등록을 받을 수 없다는 내용의 거절이유를 통지하였습니다.

이에 원고는 2006. 4. 26. 이 사건 출원디자인에 관한 출원을 단독디자인 출원에서 

유사디자인 출원으로 변경하는 것으로 보정을 청구하였습니다.

 

특허청은 원고의 보정청구에 대하여 이를 각하하는 결정을 하지 않고 있다가, 

2006. 6. 23.   2006. 4. 18.자 의견서, 2006. 4. 21.자 서지사항보정서, 2006. 4. 26.자 서지사항보정서에 의하여 

재심한바, 원고의 출원이 앞서 본 거절이유를 전부 해소하였다고 볼 수 없다는 이유로 

원고의 출원을 거절하는 결정을 하였고, 이에 원고는 2006. 7. 20. 특허심판원에

2006원6226호로 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하게 되었습니다.

 

 

원고는, 이 사건 출원디자인에 관한 출원을 단독디자인 출원에서 유사디자인 출원으로

변경하는 것으로 보정하였으므로, 특허심판원은 이 사건 출원디자인이 보정 후의 유사디자인으로서 

등록을 받을 수 있는지 여부에 대하여 심리하여 판단하였어야 할 것임에도 불구하고 

이에 대하여 심리, 판단하지 아니한 채 이 사건 출원디자인이 보정 전의 단독디자인으로서

등록을 받을 수 있는지 여부에 대하여만 심리, 판단하였으므로, 

이 사건 심결은 판단유탈의 위법이 있어 취소되어야 한다고 주장합니다.

 

먼저, 특허심판원이 이 사건 출원디자인이 보정 후의 유사디자인으로서 등록을 받을 수 있는지

그 여부에 대하여 심리하여 판단하였어야 했는지에 대하여 보면,

원고가 2006. 3. 21. 특허청으로부터 이 사건 출원디자인이 자신이 종전에 출원하였던

선출원디자인의 일부와 유사하여 거절이유가 있다는 통지를 받고,

2006. 4월 이 사건 출원디자인에 관한 출원을 단독디자인 출원에서 유사디자인 출원으로 변경하는 보정을 청구한 사실, 특허청이 원고의 보정청구에 대하여 각하결정을 하지 않고 있다가

2006. 6. 23. 원고의 출원을 거절하는 결정을 한 사실,

특허심판원이 2006. 11. 22. 보정 전의 원고의 출원이 단독디자인 출원임을 전제로 하여

이 사건 출원디자인이 선출원디자인과 유사하여 등록을 받을 수 없다는 이유로

원고의 심판청구를 기각하는 심결을 한 사실은 앞서 본 바와 같습니다.

 

 

그런데, 원고의 보정은 디자인보호법 제18조 제2항의 규정에 의한 것인바, 

디자인보호법은 같은 법 제18조의 규정에 따른 보정이 요지변경에 해당하는 경우에는

특허청으로 하여금 결정으로 그 보정을 각하하도록 규정하고 있는 반면,

보정이 적법하여 받아들여져야 하는 경우에 특허청이 취하여야 하는 조치에 대하여는 

별도로 규정하고 있지 아니하므로, 디자인보호법 제18조 제2항의 규정에 의한 보정은 특허청에 의하여 

각하되지 아니한 이상 받아들인 것으로 볼 여지가 많다고 할 것인바, 

원고의 보정이 이 사건 심결시까지도 각하되지 아니하였던 점, 

그리고 디자인보호법은 특허청이 위 보정을 각하할 수 있는 사유로서 보정이 요지를 변경하는 때만을 

규정하고 있을 뿐 다른 보정각하사유를 규정하고 있지 아니한바, 

원고의 보정은 이 사건 디자인출원에 관한 원출원서 중 단독디자인, 유사디자인 여부 부분을   

단독디자인  에서   유사디자인  으로 변경하고, 유사디자인에 대한 기본디자인으로 선출원디자인을 

추가한 것에 불과하여 요지변경에 해당하지 아니하므로 원고의 보정에 각하사유가 있다고도 볼 수 없는 점,

또한 원고의 출원에 대한 거절결정 이유를 기재한 2006. 6. 23.자 거절결정서에도 

특허청이 원고의 보정청구서에 해당하는 2006. 4. 26.자 서지사항보정서에 의하여 재심하였다고 

기재되어 있는 점 등을 종합하여 보면, 원고의 출원은 적어도 이 사건 심결시를 기준으로 볼 때

단독디자인 출원에서 유사디자인 출원으로 변경된 것으로 봄이 상당하다고 할 것입니다.

 

따라서, 특허심판원은 원고의 출원이 단독디자인 출원에서 유사디자인 출원으로 변경된 것으로 보고 

이 사건 출원디자인이 유사디자인으로서 등록을 받을 수 있는지 여부에 대하여 심리하여 판단하였어야 함에도 

불구하고 이 사건 출원디자인이 보정 전의 단독디자인으로서 등록을 받을 수 있는지 여부에 대하여만 

심리, 판단하였으므로, 이 사건 심결에는 판단유탈의 위법이 있다고 할 것입니다.

 

 

피고는, 원고가 이 사건 출원디자인에 관한 출원을 단독디자인 출원에서 유사디자인 출원으로 변경하는 것으로

보정한 것은 2006. 3. 21.자로 통지한 거절이유와 관련이 없고, 이 사건 출원디자인은 선출원디자인과

디자인의 대상이 되는 물품이 서로 상이하여 유사디자인으로 등록받을 수 없는 것이어서

원고의 보정은 당연히 각하되어야 하는 것이므로, 특허청은 별도로 보정각하결정을 하지 아니한 채

원고의 보정 전 출원에 대하여 심사하여 거절결정을 하였던 것이고, 특허심판원도 같은 이유에서

이 사건 출원디자인이 보정 전의 단독디자인으로서 등록받을 수 있을지 여부에 대하여만 판단하였던 것이므로,

이 사건 심결에 판단유탈의 위법이 있다고 볼 수 없다는 취지로 다툽니다.

 

하지만 앞에서 인정한 사실에 의하면, 원고가 자신의 출원을 단독디자인 출원에서 유사디자인 출원으로 보정한 것은

이 사건 출원디자인이 앞서 본 2006. 3. 21.자 거절이유에 의하여 거절되는 것을 회피하기 위한

목적에서 이루어진 것이라고 할 것이므로, 원고의 보정이 2006. 3. 21.자 거절이유와 관련이 없다고 볼 수 없고,

나아가 이 사건 출원디자인과 선출원디자인의 디자인의 대상이 되는 물품이 서로 상이하다는 것은

원고의 출원이 보정에 의하여 유사디자인 출원으로 변경된 이후에

그 유사디자인 출원이 적법하게 등록될 수 있는지 여부를 판단하기 위한 사유에 불과하다고 할 것이므로,

피고 주장의 위 사유들은 디자인보호법 제18조의2 제1항에 규정된 보정각하사유에 해당한다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 같은 조 제2항 내지 제4항의 규정에 의하면 보정각하결정은 이유를 붙인 서면에 의하여야 하고

그에 대한 당사자의 불복기간 중이거나 불복심판이 확정될 때까지는 디자인등록출원의 심사도 중지되는 것이므로,

가사 원고의 이 사건 보정에 어떠한 보정각하사유가 있다 할지라도

그에 대한 보정각하결정과 원고의 불복절차가 완료되기 전에는 원고의 방어권보장을 위하여 보정각하를

의제할 수도 없는 것이므로, 피고의 이 부분 주장은 어느 모로 보나 이유 없습니다.

 

그렇다면, 이 사건 심결은 앞서 본 판단유탈의 위법이 있어 취소되어야 하므로, 

이를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여,

특허심판원이 2006. 11. 22. 2006원6226호 사건에 관하여 한 심결을 취소하고

소송비용은 피고가 부담하도록 하였습니다.

 

 

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