상표권침해소송에서 이루어지는 거래실정 판단
상표권 침해사건에 있어서는, 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는
유사한 상품에 사용하는 행위는 그 상표권에 대한 침해행위가 되는데,
여기서 ‘유사상표의 사용행위’에 해당하는지는 원칙적으로 해당 상품에 관한 거래실정을 바탕으로 판단하여야 합니다.
즉, 두 상표가 해당 상품에 관한 거래실정을 바탕으로 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 거래자나
일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때,
두 상표를 때와 장소를 달리하여 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여
오인·혼동할 우려가 있는지 여부의 관점에서 이루어져야 합니다
(대법 2015. 10. 15. 선고 2014다216522 판결 참조).
그런데 상표권의 권리범위 확인심판의 다음과 같은 성격에 비추어 보면,
상표권 침해사건에 관한 위 법리를 상표권의 권리범위 확인심판 및 그 취소소송에 그대로 적용하기는 어려운데요,
즉, 상표권의 권리범위 확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상표장에 대하여
상표권의 효력이 미치는가 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것으로,
그 심결이 확정된 경우 각하심결이 아닌 한 심판의 당사자뿐 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미칩니다.
(대법 2013. 2. 14. 선고 2012후1101 판결, 2012. 3. 15. 선고 2011후3872 판결 등 참조).
또한 상표의 등록적격성 판단 단계에서 그 표장 유사 여부를 판단할 때에 해당 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정을
고려한다. 즉, 2개의 상표가 상표 자체의 외관·칭호·관념에서 서로 유사하여 일반적·추상적·정형적으로는
양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도, 해당 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정과 상표의 주지 정도 및
해당 상품과의 관계 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는
상품의 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우, 양 상표가 공존하더라도 해당 상표권자나 수요자 및
거래자들의 보호에 아무런 지장이 없으므로, 그러한 상표의 등록을 금지하거나 등록된 상표를 무효라고 할 수 없습니다.
상표권 침해소송에서는 해당 상품에 관한 일반적·국소적 거래실정을 바탕으로 표장 유사 여부를 판단하면서,
상표권의 권리범위 확인심판 및 그 취소소송에서 그 표장 유사 여부를 판단할 때에는 당사자의
구체적인 거래사정을 일체 고려할 수 없다고 한다면, 양자의 국면에서 표장 유사 여부에 관한 판단이
서로 불일치하는 결과가 충분히 발생할 수 있고, 이는 신속한 권리구제를 도모한다는 앞서 본
권리범위 확인심판의 제도취지를 살리지 못하는 것이 됩니다.
표장의 유사 여부는 궁극적으로 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동할 우려가 있는지 여부를
기준으로 한다는 점에서 볼 때, 상표권 권리범위 확인심판에서 당사자의 구체적 거래사정을 일체 고려할 수
없다는 것은 상표를 둘러싼 거래현실과 괴리된 결론에 이르고 나아가 권리범위 확인심판 제도가
실제의 분쟁과는 상이한 형태로 오용·남용되는 것을 그대로 방치하는 결과로 이어질 우려가 큽니다.
권리범위 확인심판제도가 여전히 유지되고 있는 현재 상황에서는 위와 같은 권리구제의 공백이나
제도의 오남용을 최대한 방지함이 마땅합니다.
다만 상표권의 권리범위 확인심판 및 그 취소소송에서 표장 유사 여부를 판단할 때,
상표권 침해소송처럼 해당 상품에 관한 일반적 거래실정 외에 당사자의 구체적인 거래사정까지
이를 바탕으로 하여 판단하는 것을 원칙으로 한다고까지 볼 수는 없습니다.
상표권의 권리범위 확인심판은 상표권의 침해 여부를 상표권자와 침해자의 주관적 관계에서 확정하는 것이 아니라,
심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 확인대상표장에 대하여 상표권의 효력이 미치는가 여부를
객관적으로 확인하는 권리확정을 목적으로 하고, 또한 심결 당시까지 해당 상품에 관한
당사자의 구체적인 거래사정이 형성되지 아니한 경우도 얼마든지 있을 수 있기 때문입니다.
따라서 해당 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정과 상표의 주지 정도 및 해당 상품과의 관계 등을
종합적·전체적으로 고려하는 것을 원칙으로 하되, 심결 당시에 이미 해당 상품에 관한 당사자의
구체적인 거래사정이 형성되어 있고 그것이 일반 수요자에게 상품 출처에 관한 오인·혼동을 일으킬 정도에
미치지 아니하는 일시적인 것이 아니라 그러한 오인·혼동의 우려가 있는지의 판단에 관건이 되는 경우에는
이를 고려하여 표장 유사 여부를 판단할 수 있다고 보는 것이 타당합니다.
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