외국어상표 분쟁사례에서의 상표 유사여부

상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관·호칭·관념 등을 객관적, 전체적,

이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여

그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부에 의하여

판단하여야 하며, 외관·호칭·관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때

전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없으나,

반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는

유사상표라고 보아야 합니다 (대법 2000. 4. 25. 선고 99후1096 판결 등 참조).

 

오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나

전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는

그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것입니다 (대법 2000. 3. 25. 선고 97후3050 판결 등 참조).

 

상표의 유사 판단에 있어서 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이

그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이고,

우리나라의 거래자나 수요자가 그 외국어 상표를 특정한 한국어로 표기하고 있는 등의

구체적인 사용실태가 인정되는 경우에는 그와 같은 구체적인 사용실태를 고려하여 외국어 상표의 호칭을

정하여야 합니다 (대법 2005. 11. 10. 선고 2004후2093 판결 등 참조).

 

 

특허법원 2019. 10. 4. 선고 2019허3120 판결에서는

이 사건 등록상표 

은 한글로 구성되었으나, 선등록상표은 도형 부분과 일본어 및 한자로 된 문자 부분

 

으로 구성되어 외관이 유사하지는 않습니다.

 

선등록상표는 그 문자 부분 중 'うまい' 부분이 일본어로 '맛있다, 솜씨가 뛰어나다'는 의미이며,

'棒' 부분은 '막대기' 등의 뜻을 가지므로 '맛있는 막대기' 등의 관념을 가진 반면에

이 사건 등록상표 

은 조어상표로 별다른 관념을 갖지 않습니다.

따라서 양 상표의 관념을 대비하기는 어렵다고 보았습니다.

 

호칭 부분에 있어서 이 사건 등록상표는 '우마이몽'으로 호칭되며,

선등록상표

는 그 문자 부분(うまい棒)의 한글 음역인 '우마이보'로 호칭될 가능성이 없지는 않습니다,

 

그러나 당사자 사이에 다툼이 없거나 을 제2~7호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는

아래와 같은 사실을 종합하면, 국내 수요자 및 거래자들은 선등록상표를 주로 '우마이봉'으로

호칭하고 있는 것으로 보이고, 이러한 사용실태를 고려할 때 선등록상표의 호칭은 '우마이봉'이라 봄이 타당합니다.

 

J 블로그에서 'うまい棒'을 검색하면 '우마이봉'을 포함하는 검색결과가 상당수 검색되고

K는 2015. 7. 21. 기사에서 아래 사진과 함께 '일본도 우리나라만큼이나 다양한 길거리 간식들이 많은 나라인데,

우마이봉은 누구나 한번쯤 먹어봤을 일본의 뻥튀기 과자. 우리나라에서도 쉽게 찾아볼 수 있다.'라고 소개하였습니다.

 

그리고 L신문은 2015. 11. 11. 'M'이라는 제목으로 '일본에서는 뻥튀기 과자 우마이봉과 밀가루 반죽 속에

잘게 썬 문어를 넣고 전용 틀에 구운 타코야키가 2대 국민간식으로 꼽힌다'고 소개하였습니다.

N뉴스는 2016. 2. 15.자 기사에서 '공개된 사진 속 O는 우마이봉 과자를 양 손에 하나씩 들고

예쁨 가득한 표정으로 카메라를 응시하고 있어 팬들의 시선을 사로잡았다'는 내용을 게재하였고,

P신문 2016. 3. 19.자 기사는 'Q'이라는 내용의 제목으로 일본 과자 우마이봉에 위 연예인들이 새겨졌다는 소식을

전하였습니다.

 

 

원고는 2017. 1. 12. 피고로부터 상표권에 관한 통상사용권을 부여받은 I 주식회사와 사이에 I 주식회사가 공급하는

저작물 캐릭터의 사용에 관한 계약을 체결하였다. 위 계약에 따라 원고는 제조하는 상품 및 광고, 판촉물 등에

위 캐릭터에 관한 저작권 표기('©うまい棒')를 반드시 표시하기로 하였는데, 위 계약의 정식 명칭은

'우마이봉 캐릭터 상품사용화 계약'으로 하였습니다.

 

이 사건 등록상표의 호칭 '우마이몽'과 선등록상표의 호칭 '우마이봉'은 전체 4음절 중 앞에 3음절이 동일하고,

나머지 마지막 음절 역시 초성만 '□'과 'e'으로 차이가 날 뿐이어서 전체적인 청감이 유사한데요,

설령 선등록상표의 호칭을 '우마이보'로 보아 이를 이 사건 등록상표의 호칭 '우마이몽'과 대비하더라도,

전체 4음절 중 앞 3음절이 동일하고, 마지막 음절의 초성 및 받침의 유무에만 차이가 있고 'o' 받침의 경우

울림소리로 약하게 발음되므로 전체적인 청감은 유사하게 들립니다.

 

이 사건 등록상표와 선등록상표는 외관은 유사하지 않고, 관념은 대비할 수 없으나,

문자상표의 유사 여부 판단에 있어서 가장 중요한 요소라 할 수 있는 호칭이 유사하므로,

동일·유사한 지정상품에 함께 사용될 경우에 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있기에

양 표장은 전체적으로 유사하다고 보아야 합니다.

 

그리고 지정상품 역시 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '고무제 마스코트인형, 고무제 인형, 고무제 캐릭터 완구,

곰인형'은 선등록상표의 지정상품인 '꼭두각시인형, 등제 완구, 마네킹인형, 마스코트인형'과 동일 · 유사하기에

이상을 종합하면 이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일 · 유사하므로

상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하게 됩니다.

 

따라서 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하는지 여부에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이

이 사건 등록상표는 그 등록이 무효로 되어야 하고, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하므로

그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하였습니다.

 

 

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