실용신안권 분쟁에서의 입증책임

간접침해에 관하여 규정하고 있는 특허법 제127조 제1호 규정은

발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도

발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는

장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래

이를 특허권의 침해로 간주하더라도 특허권이 부당하게 확장되지 않는다고 본 것이라고 이해됩니다.

 

위 조항의 문언과 그 취지에 비추어 볼 때, 여기서 말하는 ‘생산’이란

발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을

새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로, 공업적 생산에 한하지 않고

가공, 조립 등의 행위도 포함되고, 생산의 결과물은 발명의 모든 구성요소와

동일하거나 균등한 구성요소 모두를 그대로 포함하거나 이용하고 있어야 합니다.

 

나아가 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당하기 위하여는

사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 하고,

이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는

일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한

다른 용도가 있다고 할 수 없습니다

(대법 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결 참조).

위와 같은 법리는 실용신안권의 간접침해에 대하여 규정하고 있는

실용신안법 제29조에 대하여도 동일하게 적용된다고 할 것입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

등록고안 물품의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다는 점은

실용신안권자가 주장·입증하여야 할 것인데요(대법 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결 참조),

다른 용도가 존재하지 않는다는 사실을 입증하는 것은 사회통념상 불가능하거나

상당히 곤란한 반면, 다른 용도가 존재한다는 사실을 주장·증명하는 것이 보다 용이한 법이고,

욱이 확인대상고안 물건을 생산하는 피심판청구인이 그 물건의 용도를 보다 용이하게 파악할 가능성이 높습니다.

 

따라서 확인대상고안 물건이 그 자체로 범용성이 있는 물건이 아닌 한,

등록고안 물품의 생산에 사용된다는 점이 증명된 상태에서는,

공평의 원칙상 피심판청구인이 등록고안 물품의 생산 이외의 다른 용도를 가진다는 취지의

구체적이고 합리적인 주장을 하는 경우에 비로소 실용신안권자의 입증책임이 현실화된다고 보아야 할 것입니다.

이러한 경우 실용신안권자는 피심판청구인이 주장하는 용도가

사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에

해당하지 않는다는 점을 증명하여야 할 것입니다.

 

 

 

 

 

 

 

특허법원 2017. 5. 25. 선고 2016허7305 판결 [권리범위확인(실)]

 

 

 

 

위 사례에선 확인대상고안 물건이 연결·사용될 수 있으면서도

‘제2항 한정구성’을 포함하지 않는 택시미터기는 존재하지 않는 것으로 보이므로,

확인대상고안 물건이 제2항 한정구성을 포함하지 않는 택시미터기에

연결되어 사용되는 용도 역시 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는

경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당한다고 평가하기 어렵습니다.

 

따라서 확인대상고안 물건은 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산 이외의

다른 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도를 발견하기 어려운 이상

이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산에만 사용된다고 할 것입니다.

 

그렇다면 확인대상고안 물건을 생산하는 것은

이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산에만 사용하는 물건을 생산하는 행위에 해당하고,

원고는 업으로 확인대상고안 물건을 생산·판매하였으므로,

확인대상고안 물건의 생산은 이 사건 제2항 등록고안의 간접침해에 해당한다고 보았습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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