상표법 제6조엔 해당하지 않지만 상표법 제7조에 해당하여 상표등록이 거절된사례

특허청은 2005. 11. 18. 이 사건 출원상표가 기술적 표장에

해당하거나 일반수요자로 하여금 상품의 품질을 오인하게 하는

상표에 해당하여 등록을 받을 수 없다는 이유로 원고의 상표출원을

거절하는 결정을 하였는데요, 이에 원고는 2005. 12. 23. 특허심판원에2005원8748호로 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였습니다.

 

특허심판원은 2006. 10. 23. 이 사건 출원상표는

상표법 제6조 제1항 제3호에 규정된 지정상품의 원재료를

나타내는 기술적 표장에 해당하거나 상표법 제7조 제1항 제11호에

규정된 상품의 품질을 오인하게 하는 상표에 해당하여

등록을 받을 수 없다는 이유로,

원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였습니다.

 

 

원고는 이 사건 출원상표는 영문자 Florigen 과 그 발음을

표시한 한글 플로리젠 을 병기한 상표인바, 플로리젠은

식물의 개화를 촉진하는 호르몬으로서 이 사건 출원상표의

지정상품의 원재료로 사용될 수 없는 물질이므로

이 사건 출원상표는 지정상품의 원재료를 나타내는 기술적 표장에

해당하지 않으며, 플로리젠이 이 사건 출원상표의 지정상품의

원재료로 사용될 수 없는 물질인 이상 일반수요자가

그 지정상품에 플로리젠이 함유된 것으로 오인할 염려도 없습니다.

 

피고는 이 사건 출원상표는, 플로리젠이 지정상품의 원재료로

사용되는 경우에는 지정상품의 원재료를 나타내는 기술적 표장에

해당하고, 플로리젠이 지정상품의 원재료로 사용되지 아니하는

경우에는 일반수요자로 하여금 지정상품에 플로리젠이 함유된 것으로 오인하게 할 염려가 있는 상표에 해당하기에 

이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 같은 법

제7조 제1항 제11호에 해당하므로

상표등록을 받을 수 없다고 주장합니다.

 

 

 

이 사건 출원상표가 지정상품의 원재료를 표시하는 것이라고

하기 위해서는 이 사건 출원상표를 구성하는 Florigen 과

플로리젠 (이하, 본항에서는 Florigen과 플로리젠을 통틀어

플로리젠 이라고 한다)이 상업적 용도로 생산되어

이 사건 출원상표의 지정상품인 나리싱크림 등의 원재료로

실제로 사용되고 있거나, 일반수요자나 거래자가 플로리젠이

위 지정상품 등의 원재료로서 사용되는 것으로 인식하고 있음이

인정되어야 할 것인바, 을 제6, 7호증의 각 기재만으로는

이를 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할만한 증거가 없습니다.

 

오히려, 을 제5, 8호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면,

플로리젠은 식물의 꽃눈에 작용해서 꽃눈의 분화를

일으키는 것으로 생각되는 개화촉진호르몬을 의미하는

식물학 분야의 전문용어로서, 그 실체를 밝히기 위해서

식물체에서 이를 추출하려는 시도가 많이 있었음에도 불구하고

성공하지 못하여 그 실체에 대한 것이 미해결인 채로 남아 있다가,

이 사건 출원 일자 이후인 2005. 8. 12.경에 이르러서야

비로소 그 실체를 규명하였다는 논문이 외국의 학술지인

사이언스에 게재된 물질임을 인정할 수 있는바,

위 인정사실에 의하면, 플로리젠이 상업적 용도로 생산되어

이 사건 출원상표의 지정상품인 나리싱크림 등의 원재료로

사용되고 있거나, 그 원재료로서 사용되는 것으로

일반수요자나 거래자가 인식하고 있다고는 볼 수 없습니다.

따라서, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 규정된

지정상품의 원재료를 표시하는 표장에 해당한다고 할 수 없습니다.

 

상표법 제7조 제1항 제11호규정부분을 보면

상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표 란 상표의 구성 자체가

지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로

수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고,

어느 상표가 품질오인을 생기게 할 염려가 있는지의 여부는

일반수요자를 표준으로 거래통념에 따라 판단하여야 한다고 하는데요

(대법 1995. 7. 28. 선고 95후187 판결 참조),

이 사건 출원상표를 구성하는 Florigen 과 플로리젠 이

식물의 개화촉진호르몬 을 의미하는 식물학 분야의 전문용어임은

앞서 본 바와 같으므로, 이 사건 출원상표의 지정상품인

나리싱크림 등의 일반수요자가 이 사건 출원상표를

그것이 갖는 본래의 의미인 식물의 개화촉진호르몬 으로

정확하게 이해할 수 있다고는 볼 수 없습니다.

 

다만, 우리나라의 영어교육 수준이 비추어 볼 때

일반수요자는 출원상표를 구성하는 영문자 Florigen 중

Flori 부분이 식물을 의미하는 영어단어인 flora에서 파생된

식물관련 어간임을 알 수 있다고 할 것인 점, 

식물이나 식물로부터 추출한 천연물질을 사용한 화장품이

인공적인 화학물질을 사용한 화장품에 비하여 피부에 자극이 적다고

알려지면서 이에 대한 일반 수요자들의 관심이 높아지고 있는 점

인공적인 화학물질 이외에 식물이나 식물로부터 추출한 천연물질을

함유한 화장품이 다수 출시되어 널리 광고되고

시중에 유통되고 있는 점 등을 종합하여 보면,

일반수요자들은 이 사건 출원상표를 식물이나 식물로부터 추출한

천연물질을 표시하는 것으로 직감할 수 있고, 이 사건 출원상표의

지정상품인 나리싱크림 등을 식물이나 식물로부터 추출한

천연물질이 함유된 화장품으로 인식할 가능성이 있다고 할 것입니다.

 

따라서, 이 사건 출원상표는 식물이나 식물로부터 추출한 물질을

 원재료로 하지 아니한 지정상품에 사용되는 경우에는

일반수요자로 하여금 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과

다른 성질을 갖는 것으로 오인하게 할 염려가 있다고 할 것이므로,

상표법 제7조 제1항 제11호에 규정된 상품의 품질을 오인하게 하는 상표에 해당한다고 할 것입니다.

 

 

 

그렇다면, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에는

해당하지 아니하나, 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여

등록을 받을 수 없으므로, 이와 결론을 같이한 심결은 정당하고,

이를 다투는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하고

소송비용은 원고가 부담하게 하였습니다.

 

특허법 상표법 및 디자인출원 등

소중한 지식재산권을 온전히 담아내려면

변리사와 변호사가 함께 있는 특허법률사무소 소담에서

특허상담 및 법률자문서비스를 동시에 받아보세요 !