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특허의 정정제도는 종전 특허발명과 

실질적 동일성을 유지하는 것을 전제로 하는 것으로 정정사항은 

정정 후 명세서 등의 내용을 구성하고, 

정정심결이 심결취소소송의 사실심 변론종결 전에 이루어진 경우 

그와 같이 정정된 명세서 등이 사실심 법원의 심리,판단의 대상이 됩니다.

정정심결은 심판청구인인 특허권자에게 송달됨으로써 확정되지만, 

이해관계인이나 심사관은 그 때부터 정정의 무효심판을 

청구할 수 있게 되는데요, 이러한 이유로 특허의 정정은 

특허무효 절차에서 특허권자의 주된 방어방법으로 활용되고 있고, 

특허무효 분쟁은 필연적으로 정정의 무효심판절차까지 이어집니다.

 결국 정정 전의 명세서 등에 따른 특허의 무효 여부는 

여전히 특허권자와 제3자 사이에는 계속하여 특허무효 분쟁의 대상으로 

남아 있는 것이므로, 정정을 인정하는 내용의 심결이 확정되었다고 하여, 

정정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 그에 따라 

확정적으로 변경되었다고 단정할 수는 없습니다.

또한 특허법 제136조 제10항은 “특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 

정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 

도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 

설정등록이 된 것으로 본다.”라고 규정하고 있습니다.

이 규정은 사후적으로 명세서 등을 정정하더라도 이미 진행된 

특허심사,심판절차의 내용과 효력을 정정 후 명세서 등에 

일체성을 유지하면서 승계시킴으로써 특허심사,심판절차와 

조화를 유지하면서 정정제도의 실효성을 추구하고 

특허권자가 정정으로 인해 불이익을 받지 않도록 한 것이지, 

정정 전의 명세서 등에 따라 발생된 모든 공법적, 사법적 법률관계를 

소급적으로 변경시킨다는 취지로 해석하기 어렵습니다.

민사소송법 제1조 제1항은 “법원은 소송절차가 공정하고 신속하며 

경제적으로 진행되도록 노력하여야 한다.”라고 하여 

민사소송의 이상을 공정·신속·경제에 두고 있는데, 그 중에서도 

신속·경제의 이념을 실현하기 위해서는 당사자에 의한 소송지연을 

적절히 방지할 필요가 있다. 이에 따라 원고는 청구의 기초가 

바뀌지 않는 한도에서 변론을 종결할 때까지 청구의 취지 또는 

원인을 바꿀 수 있지만, 소송절차를 현저히 지연시키는 경우에는

허용되지 않습니다(민사소송법 제262조 제1항,

대법 2017. 5. 30. 선고 2017다211146 판결 등 참조).

또한 특허권자는 특허무효심판절차에서는 정정청구를 통해, 

그 심결취소소송의 사실심에서는 정정심판청구를 통해

 얼마든지 특허무효 주장에 대응할 수 있는데요,

그럼에도 특허권자가 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 

청구의 원인이 변경되었다는 이유로 사실심 법원의 판단을 

다툴 수 있도록 하는 것은 소송절차뿐만 아니라 분쟁의 해결을 

현저하게 지연시키는 것으로 허용되지 않습니다.

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특허 심결취소소송 판례

원고는 2005. 12. 12. 특허청에 명칭을 ‘입체적 투명 마블칩을 함유한 인조대리석 및그의 제조방법’으로 한 발명을 출원하여

2006. 10. 2. 제633696호로 등록받았으나, 2007. 1. 10. 제기된

이의신청에 의하여 특허청으로부터 이 사건 특허발명의 청구범위 중 제1, 2, 4, 5, 6항에 대한 특허취소결정을 받았는바,

이에 원고는 2007. 9. 21. 특허심판원에 2007취199호로

위 결정에 불복하는 심판을 청구하는 한편

소외 심판이 계속중인 2007. 11. 2.2007정113호로

이 사건 특허발명의 청구범위 제1항을 정정하는

이 사건 정정심판을청구하였습니다.

특허심판원은 이 사건 정정심판 사건을 심리한 다음,

2008. 1. 30. 이 사건 정정심판청구일 현재 소외 취소결정불복심판

사건의 심리가 진행중이므로 이 사건 정정심판은

구 특허법 제136조 제1항에 정하여진 특허이의신청이

특허심판원에 계속되고 있는 경우에 해당하여 부적법하다는 이유로 이 사건 정정심판청구를 각하하는 이 사건 심결을 하였습니다.

구 특허법 제136조 제1항에 의하면 “특허권자는 제47조 제3항

각호의 1에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는

도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다.

다만, 특허이의신청 또는 특허의 무효심판이 특허청 또는

특허심판원에 계속되고 있는경우에는 그러하지 아니하다.”라고

규정되어 있습니다.

그런데 제3자가 등록된 특허에 대하여 특허이의신청을 하고

이에 따라 특허청 심사관합의체가 그 특허에 대하여

특허취소결정을 한 경우 특허권자는 특허심판원에

그 특허취소결정에 대한 불복심판을 청구할 수 있는바,

위 특허취소결정불복심판이 특허심판원에 계속중인 것이

구 특허법 제136조 제1항 단서의 “특허이의신청 또는

특허의 무효심판이 특허청 또는 특허심판원에 계속되고 있는 경우”에 해당하는지 여부가 문제됩니다.

살피건대, 특허이의신청의 심사와 결정은 특허청의

심사관합의체에 의하여 이루어지고 특허무효심판절차는

특허심판원의 심판관합의체에 의하여 이루어지므로

위 단서의 “특허이의신청 또는 특허의 무효심판이 특허청

또는 특허심판원에 계속되고 있는 경우”는

‘특허이의신청이 특허청에 계속되고 있는 경우

또는 특허의 무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우’로

해석하는 것이 문언상 분명하고, 특허취소결정불복심판절차는

특허심판원이 특허취소결정에 대한 당부를판단하기 위한 것으로서

특허이의신청절차와는 판단의 주체와 대상 등이 다르므로

양절차를 동일한 것으로 볼 수 없습니다.

또한 특허이의신청절차나 특허무효심판절차와달리

특허취소결정불복심판절차 내에서는

특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정청구가

허용되지 않으므로, 특허취소결정불복심판이 특허심판원에

계속중인 것을 위 단서의 “특허이의신청 또는

특허의 무효심판이 특허청 또는 특허심판원에 계속되고 있는경우”에 해당한다고 할 수 없습니다.

이에 대하여 피고는, 취소결정불복심판 또는 특허무효심판이

법원에서 계속중인경우에는 정정심판을 청구할 수 있는바

이는 당사자계 사건에 대한 특허법원의 심리범위에 관하여

무제한설을 채택하고 있기 때문에 취소결정불복심판 피청구인이나

무효심판 청구인은 소송 단계에서 그 전에 제출하였던 것보다

더 확실한 새로운 증거를 제출할 수 있으므로

특허권자에게도 그에 대한 대응방법으로서 정정심판을

제기할 수 있도록 한 것이지만, 특허심판원의 취소결정불복심판은

심리범위가 제한되어 이의신청단계에서 제출된 증거범위 안에서

다시 한번 판단을 하므로 소송 단계와달리 정정심판의 청구가

허용되지 않는다고 주장합니다.

그러나 특허에 관한 심판절차는 직권주의가 적용되어

당사자가 신청하지 않은 이유에 대하여도 판단할 수 있는 점을

고려하면 법원의 심결취소소송단계에서 정정심판이 허용되는 이유가 심판절차에 비하여 심리범위가 넓기 때문이라고볼 수는 없습니다.

구 특허법 제136조 제1항 본문은 정정심판을 청구할 수 있는 시기를 특별히 제한하고 있지 않으므로

특허권자는 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정할 필요가 있는 한 특허이의신청 혹은 특허무효심판 절차 전이든

그 후이든 혹은 심결취소소송 계속중이든 관계없이

정정심판을 청구할 수 있는 것이 원칙이지만,

특허이의신청이나 무효심판과 같이 당해 절차 내에서

정정청구가 가능한 경우에는 심사 또는 심판절차의 경제를 위하여

같은 항 단서에 의하여 정정심판이 허용되지 않는다고 보는 것이

정정심판제도의 취지에도 부합합니다.

그러므로 피고의 위 주장은 어느 모로 보나 타당하지 않습니다.

그렇다면 이 사건 정정심판은 구 특허법 제136조 단서에 해당하여

부적법하다고 할수 없는바 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여

위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 정당하여 인용하여

특허심판원이 2008. 1. 30. 2007정113호 사건에 관하여 한 심결을

취소하고, 소송비용은 피고에게 부담하도록 하였습니다.

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화상디자인 / 특허사무소 소담

화상디자인이라 함은 물품의 액정화면 등 표시부에 통전시 표현되는

도형 등을 말한다. 디자인이 아닌 모양에 불과한 것이지만

정보통신기술의 발전에 따라 그 중요도가 높아지고

창작영역이 무체물까지 확대되는 현실을 감안하여

디자인보호법을 통한 다양한 보호 방안이 강구되고 있다.

홈페이지, 휴대전화기 등에 사용되는 GUI, 아이콘,

화면보호기, 이모티콘, 배터리 잔량표시 등의

그래픽 이미지 등이 화상디자인의 대상으로 볼 수 있다.

종래에는 화상디자인 자체는 무체물인바 물품성이 없어

법상 보호 대상으로 취급하지 않았다.

또한 화상디자인을 물품에 표시하여 출원한 경우라도

통전시에만 나타나고 화면의 이동이 가능하므로

형태의 구체성.일정성이 인정될 수 없어 형태의 일 요소로

볼 수 없다는 견해와 신규 디자인의 보호를 위한

탄력적 제도 운영이 요구되므로 형태를 구성하는 요소로

인정하여야 한다는 견해의 대립이 있었다.

화상디자인 자체는 물품성 결여 및 공업적 생산방법에 의한

동일물품의 양산가능성이 없어 공업상 이용가능성이

없는 디자인으로 취급되므로 물품의 표시부에

표시된 상태로 출원되어야 한다.

디자인은 물품과의 불가분적인 관계에 있으므로

화상디자인이 표시된 표시부를 갖는 물품에 관한

디자인의 유사여부는 동일.유사한 물품 간에만 판단한다.

화상디자인의 유사여부 판단은 디자인에 관계되는 모양의

유사여부 판단과 동일하게 주제의 표현방법과

배열, 무늬의 크기 및 색채 등을 종합하여 판단한다.

디자인보호법에서 말하는 색채란?

색채란 시각을 통하여 식별할 수 있도록 채색된 빛깔로서

디자인의 성립요소인 형태의 일요소로서 물품의 외관을 구성한다.

형태의 임의적 구성요소에 해당되고 형상이 수반되지 않는

모양과 색채의 결합디자인이나 색채만의 디자인은

원칙적으로 인정되지 않는다.

예외적으로 글자체디자인의 경우는 모양과 색채의 결합으로도

디자인으로서의 성립이 인정된다.

무채색과 유채색으로 구분되는 색채는

도면 대신 사진이나 견본을 제출할 수 있으므로

투명색과 금속색이 포함되며

1색만을 의미하며 2색 이상의 경우

색구분이나 색흐림으로서 모양으로 취급된다.

동적디자인은,

색채의 변화에 참신한 미감이 인정되는 경우

색채 동적디자인으로의 보호가 가능하며

이 경우 그 변화상태 및 기능 등에 관하여 필요한 설명을

디자인의 설명란에 기재하여야 한다.

최초의 도면에 표현된 색채의 부가, 삭감, 변경으로 인하여

외관에 영향을 미친 경우, 도면에는 형상만이 그려지고

디자인의 설명란에 색구분 또는 색흐림이 있다고

설명되어진 것을 그 설명과 같이 도면을 보정한 것이

통상 그 물품으로서 실시되는 정도의 상식적인 표현이 아닌 경우

형상만의 디자인에 색채를 부여하는 경우는 요지변경으로 취급한다.

색채는 모양을 구성하지 않는 이상

유사여부 판단의 요소로 고려하지 않으며,

형상 및 모양이 동일하고 색채만이 다른 2 이상의 디자인은

각기 다른 디자인을 구성하므로, 1디자인으로 성립될 수 없다.

따라서 복수디자인등록출원하지 않는 이상

각기 별개로 출원되어야 한다.

디자인권의 효력은 등록디자인과 동일.유사한 디자인에 미치므로,

정당권원없는 제3자가 등록디자인과 형상과 모양이 동일.유사하고

색채만 다른 디자인을 업으로서 실시하는 경우에는

디자인권의 효력이 미친다.

형상만의 디자인이 선출원되고 형상에 색채만이 부가된

디자인이 후출원된 경우, 양 디자인은 유사한 디자인으로서

후출원은 선출원 규정의 위반을 이유로

등록받지 못하고 착오로 등록되었더라도

이용관계가 아닌 무효심판에 의하여 권리의 조정을 받는다.

특허나 실용신안법에서 색채는 보호되지 않고

상표법은 색채를 상표의 구성요소로 인정하며

색채 또는 색채의 조합만의 상표를 출원하여

등록받을 수 있다.

디자인보호법 - 캐릭터와 관련하여

캐릭터란 소설, 만화, 극 따위에 등장하는

독특한 인물이나 동물의 모습을 디자인에 도입한것을 말한다.

통상적으로 저작물로 인정되어 저작권법에 의해 보호되고 있다.

디자인보호법은 물품의 수요증대를 통한

산업발전에 이바지함을 목적으로 하는바

성립요건으로서 물품성을 요구하는데

캐릭터는 관념적 창작에 불과하므로 물품성이 만족되지 않는다.

또한, 공간을 점유하는 윤곽인 형상을 수반하지 않아

형태성도 부정된다. 캐릭터 자체만으로는

법상 디자인으로 성립되지 않는다고 할 것이다.

디자인등록을 위해서는 공업적 생산방법에 의하여

동일한 물품을 양산할 수 있는 디자인이어야 한다.

캐릭터 자체에는 물품이 존재하지 아니하므로

공업상 이용가능성이 있는 디자인이라 볼 수 없다.

캐릭터는 인간의 지적 노동에 의한 창작이기는 하나

관념적 창작에 불과한 것으로서

물품에 형상이나 모양으로 구체적으로 표현되지 않는 이상

법 제33조 제1항 본문 위반을 이유로

디자인등록을 받을 수 없다.

다만 만화영화나 게임 등의 등장 캐릭터가

방송이나 인터넷 등에서 주기적으로 등장하는 경우

그러한 캐릭터는 널리 알려져 있는 형상.모양으로 볼 수 있다

(디자인심사기준, 예규 제75호제4부제6장).

유명캐릭터에 손과 발, 몸통을 약간 변형하여

인형으로 만드는 것은 상업적 변경에 불과하여

당업자가 용이하게 창작할 수 있는 정도

머물러 있는 디자인에 해당된다

(디자인심사기준, 예규 75호 제4부 제6장).

부분디자인의 디자인권

부분디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을

실시할 권리를 독점한다.

부분디자인권의 효력은 물품의 동일.유사를 전제로하여

그 부분의 형태와 동일.유사한 형태를 포함하는 전체디자인의

실시에도 미친다. 따라서 부분디자인권은

디자인의 일부분만을 채용하여 실시는 일부도용 행위의

방지에 효과적이다.

따라서 부분디자인과 동일.유사한 부분이 포함되어 있다고 하더라도

물품이 비유사하면 부분디자인권의 효력이 미치지 않는다.

예를들어 등록디자인은 냉장고 손잡이에 관한 부분디자인이고

실시되는 손잡이는 차량에 사용되는 손잡이라면

형태가 동일.유사하다고 하더라도

부분디자인권의 보호범위에 포함되지 않는다.

선출원 부분디자인과 그 부분을 포함하는 후출원 전체디자인은

보호대상 및 보호방법이 상이한바, 선출원 규정이 적용되지 않아

선후출원 모두 적법하게 등록될 수 있다.

다만, 등록 이후의 실시에 있어서 후출원 등록 권리에

선출원 등록 권리의 내용이 그대로 포함되어 있기 때문에

후출원 등록 디자인을 실시하면 선출원 등록 디자인의

실시가 수반되어 일방적 권리의 충돌인 이용관계가 성립된다.

이 경우 후출원인은 선출원 권리자의 허락 또는

통상실시권허여심판에 의하지 아니하고는

자신의 등록디자인을 업으로 실시할 수 없다.

선출원 부분디자인출원 서류의 기재 중

등록받고자 하는 부분 및 그 이외의 모든 기재가

통상의 공지자료로서 동일하게 취급된다.

디자인의 공지는 실물 뿐 아니라 그 디자인을

간접적으로 표현한 도면, 사진 등에 의해서도

이루어질 수 있는 것이고 부분디자인의 도면에

파선으로 표현되어 있다고 하더라도 그 디자인의 파악이

가능한 정도이면 파선으로 표현된

물품의 형태도 공지된 것으로 보아야 한다.

실질적인 최선의 창작을 보호하기 위한 요건이므로

신규성 판단의 경우와 동일하게 기재 전체에 대하여

타출원의 지위를 인정한다.

즉, 파선 부분도 확대된 선출원의 지위를 가진다.

전체디자인의 경우 신규성 및 확대된 선출원 규정에 의해

부분디자인에 대한 후출원 배제효를 갖지만,

부분의 실시행위에 대한 실시배제효를 갖지 못하므로

디자인적 가치를 갖는 부분에 대한 디자인권을

함께 등록받는것이 타당하다.

디자인등록 가능한 권리는?

디자인등록을 받을 수 있는 권리란

창작된 디자인에 대하여 정당권리자로서 디자인권을 획득할 수 있는

당해 디자인을 창작한 자 또는 그 승계인에게 인정되는 권리이다.

디자인등록을 받을 수 있는 권리는 창작과 동시에 발생되며,

창작자가 원시적으로 취득한다.

2명 이상이 공동으로 디자인을 창작한 경우에는

디자인등록을 받을 수 있는 권리를 공유하며,

동일 또는 유사한 디자인에 대해 디자인등록을 받을 수 있는 권리가

경합되는 경우에는 선출원 우위의 원칙에 따라 권리가 부여되며,

직무발명에 대한 디자인등록을 받을 수 있는 권리의

사전 양도 계약은 유효하다.

공권설과 사권설의 대립이 있으나

국가에 대하여 디자인권의 부여를 요구하는 공법적 측면과

창작자권으로서 이전.행사.포기의 대상이 되는 사권적측면을

모두 가진 권리로 파악된다.

어느 견해에 의하든지 디자인등록을 받을 수 있는 권리는

양도성이 있는 권리로 취급되며, 디자인 창작이라는 사실행위에

기인하여 발생된다는 것에는 이론이 없다.

디자인등록을 받을 수 있는 권리는 디자인창작의 완성에 의해

발생하는데, 사실행위인 창작에 의해 발생되는 권리이므로

원시적으로 창작자에게 귀속된다.

다만, 특허청 또는 특허심판원 직원은 상속 또는 유증의 경우를

제외하고는, 재직중 디자인등록을 받을 수 없다.

2인 이상이 독자적으로 동일 또는 유사한 권리를

창작한 결과 디자인등록을 받을 수 있는 권리가 경합된다면

선출원규정에 따라 출원일의 선후에 따라 디자인등록을

받을 수 있는 권리의 최종 취득자가

최선의 출원인으로 결정된다.

무심사제도 이의신청, 가능할까?

청구인은 이 사건 등록디자인은 그 출원전에 공지된

비교대상디자인과 지배적인 특징이라 할 수있는

밑창의 지그재그 형태의 아웃솔의 형상이 동일하게

전체적으로 심미감이 유사하게 느껴지는 디자인이고,

단순한 상업적, 기능적 변형을 가한 것으로, 창작성이 매우 낮거나
결여된 디자인이므로 등록이 무효 되어야 한다고 주장하였다.

이 사건 등록디자인은 비교대상디자인과

운동화 상부 덮개의 모양에 일부 차이가 있으나,
양 디자인 모두 신발창이 상하로 대응되게 홈이 형성되어

그 전체적인 형상이 지그재그로 앞부분에서 뒷부분으로 갈수록

그 폭이 커지고 있고, 신발창 전체가 노란색으로 되어 있으며,

바닥면에는 발바닥과 뒤끔치 측의 돌출부에 검은 색의 가로 문양이 형성되어 있는 점등, 보는 사람의 특별한 주의를 끄는

그 지배적인 특징이라 할 수 있는 신발창의 형상과 모양 색채가

유사하여 외관을 전체적으로 대비 관찰할 때,

서로 유사한 디자인이라 할 것이다.

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여

개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을

전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금

상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로,

그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에

다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다

(대법원 1999. 10. 8. 선고 97후3586 판결).

우리나라는 세계에서 유일하게 ‘심사등록제도’와 ’무심사등록제도’를 병행하여 운영하고 있는 국가이다.

’무심사등록제도’에 속하는 *무심사물품은 기본요건만 심사하여

신속하게 권리를 획득 할 수있다는 장점이 있는 반면에,

실체적 요건에 대한 심사가 이루어지지 않아

권리가 불완전하다는 단점이 있다.

자신의 선행 디자인과 동일한 타인의 디자인이

무심사등록 된 경우 공고일 후 3개월이 되는 날까지 ‘이의신청’을

할 수 있다. 이의신청이 받아들여지면

등록된 후출원인의 디자인은 취소된다.
그러나 3개월이 지나면 본 판례와 같이

무효심판을 통해 등록디자인권을 무효화시킬 수 있다.

재심에 의하여 통상실시권을 상실한

원권리자의 통상실시권

재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권이란

제138조제1항 또는 제3항에 다라 통상실시권을 허락한다는

심결이 확정된 후 재심에서 그 심결과 상반되는 심결이 확정된 경우

재심청구 등록 전 선의로 국내에서

그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을

준비하고 있는 자에게 원통상실시권의 사업목적 및

발명의 범위에서 그 특허권 또는 재심의 심결의

확정된 당시에 존재하는 전용실시권에 대하여

인정되는 통상실시권을 말한다.

특허법은 통상실시권을 허락한다는 확정된 심결을

신뢰한 선의의 실시자를 보호하는 한편,

그 실시를 통하여 갖추어진 산업설비가 산업발전에의 이바지라는

법 목적에 비추어 보호해 줄 가치가 있기 때문에

법정실시권을 인정하고 있다.

통상실시권을 허락한다는 심결이 확정된 후

재심에서 그 심결과 상반되는 심결이

확정되어야 하고 재심청구 등록 전에

발명의 실시사업 등을 하고 있어야 성립한다.

또한 국내에서 그 발명의 실시사업을 하고 있거나 그 사업을

준비하고 있어야 한다.

원통상실시권자의 사업목적 및 발명의 범위에서만

통상실시권을 가진다. 즉, 통상실시권의 범위는 원래의

통상실시권허락심판에 의해서

허락된 통상실시권의 범위로 한정된다.

통상실시권자는 특허권자 또는 전용실시권자에게

상당한 대가를 지급하여야 한다.

본 조에 따른 통상실시권은 공평의 견지보다는

산업정책적인 측면에서 인정되는 실시권이고,

통상실시권허락심판에 의하여 강제실시권을 허락받은 경우에

대가를 지급하는데 그 강제실시권이 재심에 의하여

법정실시권으로 전환되었다고 하여

대가를 지급하지 않는것은 논리적으로 맞지 않기 때문이다.

특허 공지예외적용 절차

의사에 의하여 공지 등이 된 경우에 본 규정을 적용받으려는 자는

특허출원서에 그 취지를 적어 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를

산업통상자원부령으로 정하는 방법에 의하여

특허출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

산업통상자원부령이란 법 제30조 제2항의 규정에 의하여

공지 등이 되지 아니한 것으로 적용받으려는 자가

그 증명서류를 제출하는 때에는 별지 제13호 서식의

서류제출서에 의한다.

하지만, 특허출원과 동시에 그 증명서류를 제출하는 때에는

출원서에 증명서류제출의 취지를 기재함으로써

그 제출서에 갈음할 수 있다.

예외로 산업통상자원부령으로 정하는 보완수수료를 납부한 경우에는

법 제 47조 제1항에 따라 보정할 수 있는기간,

법 제66조에 따른 특허결정 또는 법 제176조제1항에 따른

특허거절결정 취소심결의 등본을

송달받은 날부터 3개월 이내의 기간 중

어느 하나에 해당하는 기간에 취지를 적은 서류 또는

이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있다.

2015. 7. 29. 시행되는 개정법은

출원당시 단순한 실수 또는 제도에 대한 인식 부족으로

출원서에 공지예외주장의 취지를 기재하지 않아

특허를 받지 못하는 현행 제도의 문제점을 해결하고 있다.

의사에 반하여 공지 등이 된 경우에 본 규정을 적용받으려는 자는

공지일부터 12개월 이내에는 특허출원을 하여야 하나,

취지기재 및 증명서류는 차후 심사관이

신규성 또는 진보성이 위반되었다고 의견서를 제출할 수 있는

기회를 주는 경우 그 공지가 의사에 반한다는

입증서류를 제출하면 된다.

이는 출원인이 특허출원할 때 의사에 반한 공지가 되었는지

모르는 경우가 대부분이기 때문이다.

특허법 제30조 제1항 제2호의 특허를 받을 수 있는 권리를

가진 자의 의사에 반하여 발명이 공지된 경우에는

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가

적극적으로 자신의 발명을 공개한 것이 아니므로

특허법 제30조 제1항 제1호의 경우와 같이

공지된 과정 등의 증명이 곤란한 경우가 많다.

따라서 발명이 공지되게 된 과정이 자신의 의사에 반한 것이었다는

사실의 입증은 다양한 방법을 통하여 이루어질 수밖에 없을 것이다.