'특허분쟁'에 해당되는 글 63건

특허법 제135조가 규정하고 있는 권리범위확인심판은 

특허권 침해에 관한 민사소송(이하 ‘침해소송’이라고 한다)과 같이 

침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 

분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 

아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 기속력을 미치는 것도 아니지만

(대법 2002. 1. 11. 선고 99다59320 판결, 대법 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결의 다수의견에 대한 보충의견 등 참조),

간이하고 신속하게 확인대상발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 

사전에 예방하거나 조속히 종결시키는 데에 이바지한다는 점에서

 고유한 기능을 가집니다.

특허법 제164조 제1항은 심판장이 소송절차가 완결될 때까지

심판절차를 중지할 수 있다고 규정하고, 제2항은 법원은

특허에 관한 심결이 확정될 때까지 소송절차를

 중지할 수 있다고 규정하며, 제3항은 법원은 침해소송이 제기되거나 종료되었을 때에 그 취지를 특허심판원장에게 통보하도록 규정하고, 

제4항은 특허심판원장은 제3항에 따른 특허권 또는 전용실시권의

 침해에 관한 소에 대응하여 그 특허권에 관한 무효심판 등이

 청구된 경우에는 그 취지를 제3항에 해당하는 법원에 통보하여야 

한다고 규정하고 있습니다. 

이와 같이 특허법이 권리범위확인심판과 소송절차를 각 절차의 개시 

선후나 진행경과 등과 무관하게

 별개의 독립된 절차로 인정됨을 전제로 규정하고 있는 것도 

앞서 본 권리범위확인심판 제도의 기능을 존중하는 취지로

이해할 수 있습니다.

이와 같은 권리범위확인심판 제도의 성질과 기능, 

특허법의 규정내용과 취지 등에 비추어 보면, 침해소송이 

계속 중이어서 그 소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 

확정할 수 있다고 하더라도 이를 이유로 침해소송과 

별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이

 부정된다고 볼 수는 없습니다.

원고들은 피고를 상대로 피고가 실시하는 

원심 판시 확인대상발명이 원고들의 이 사건 특허발명을 침해한다는 이유로 수원지방법원에 특허권 침해금지 등을 구하는 소

(이하 ‘관련 침해소송’이라고 한다)를 제기하였는데,

피고는 관련 침해소송의 변론이 종결되고 판결이 선고되기 전에 

이 사건 소극적 권리범위확인심판을 청구하였습니다.

원고들은 이 사건 특허발명과 관련하여 이 사건 외에도 

다수의 소송과 심판에서 당사자로서 쟁송 중인데요,

이러한 사실관계를 토대로 하여, 

원심은 이 사건 소극적 권리범위확인심판의 청구요건을 판단하면서

 확인의 소에서의 확인의 이익에 관한 법리를 참고하여, 

관련 침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 이 사건 특허발명의 

권리범위를 확정할 수 있음에도 불구하고 별도로 

이 사건 소극적 권리범위확인심판을 청구하는 것은 소송경제에 비추어 

유효·적절한 수단이라고 할 수 없고, 당사자들에게 과도하고 

불필요한 부담을 주는 경우에 해당한다는 이유 등을 들어 

이 사건은 심판청구의 이익을 인정하기 어렵다고 판단하였습니다.

하지만 원심의 판단은 앞서 본 법리에 비추어보면

수긍하기 어렵다고 하였으므로

원심의 판단은 권리범위확인심판에서의 심판청구의 이익에 관한 

법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 있고,

이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다고 보아

원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 

원심법원에 환송하기로 하였습니다.

침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를

 확정할 수 있더라도 이를 이유로 침해소송과 별개로 청구된 

권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 부정된다고 볼 수는 없다고

판시한 사례였는데요,

지식재산권소송은 헌법 민법등

다양한 법리와 얽혀져 있으므로

특허변리사와 변리사출신변호사가 함께 있는 특허법률사무소 소담에서

특허상담 및 법률자문서비스를 받아보세요 !

특허권의 권리범위 내지 보호범위는 특허출원서에 첨부한

명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이

원칙이지만, 특허청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의한

물건의 특정을 포함하고 있어 그 용어의 기재만으로

기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는

발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여

특허발명의 기술적 구성을 확정하여야 합니다

(대법 2006. 12. 22. 선고 2006후2240 판결 참조).

특허명세서에 기재된 용어는 명세서에 그 용어를

특정한 의미로 정의하여 사용하고 있지 않은 이상

당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에게

일반적으로 인식되는 용어의 의미에 따라 명세서 전체를 통하여

통일되게 해석해야 합니다

(대법 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결 참조).

나아가 특허청구범위에 기재된 용어 그대로의 해석이

명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리한 경우에는

출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및

출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여

정의와 형평에 따라 합리적으로 해석하여야 합니다

(대법 1998. 4. 10. 선고 96후1040 판결).

이와 관련한 판례를 보면

이 사건 특허발명의 명세서에는 압력의 유무에 대하여

아무런 기재가 없는 점, 일회용 기저귀 분야에서

‘유체투과성 라이너’는 소수성 부직포에 친수처리를 하여

압력이 없는 상태에서 액체를 투과시키는 것으로 이해되는 점,

라이너의 재료로 사용되는 친수처리된 부직포는 친수처리되지 않은

소수성 부직포와 비교할 때 현저히 뛰어난 액체투과도와

현저히 낮은 내수도를 보이는 점, 이 사건 특허발명의 출원 당시

여러 출원특허에서 ‘유체불투과성 배킹’의 재료로 소수성 부직포를

 사용하기도 하였던 점 등을 알 수 있습니다.

이 사건 특허발명의 상세한 설명에 개시된 플랩의 재료 중

‘기초중량 23.72g/㎡ 내지 27.12g/㎡인 미세망상조직’은

이 사건 제1항 발명의 ‘플랩’에 대한 실시예로

개시된 것으로 보아야 하고, 이 사건 제2항 발명의

“유체투과성 플랩”에 대한 실시예로 개시된 것이라고 보기는 어렵고

설령 특허권자가 통상의 기술자의 일반적 인식과 달리

친수처리되지 않은 소수성 부직포 중에서 액체투과도가

높은 재료를 유체투과성 플랩의 재질로 의도하였다고 하더라도,

기초중량 23.72g/㎡ 내지 27.12g/㎡인 미세망상조직이라는

기재만으로는 이를 명세서에서 정의하였다고 볼 수 없습니다.

그 밖의 다른 방법으로 유체투과성 플랩을 정의하여 사용하거나

그 기술구성을 명세서에 구체적으로 나타내지 아니하여

통상의 기술자가 이를 용이하게 실시할 수 없는 이상,

이 사건 제2항 발명의 권리범위에 포함된다고 할 수 없습니다.

그렇다면 이 사건 제2항 발명의 “유체투과성 플랩”에 대하여는

명의 상세한 설명에 그 실시예로서 ‘기저귀에 통상적으로 사용되는

스펀본드형 기저귀 라이너’가 개시되었을 뿐이므로,

이에 상당하는 정도의 액체 및 기체투과성을 가진 플랩을

가지지 못한 원심 판시 피고들 제품은 이 사건 제2항 발명의

권리범위에 포함된다고 할 수 없다고 판시하였습니다.

그리고 기저귀 라이너에 쓰이는 재료로써 형성된 플랩도

장벽기능을 수행함에 지장이 없어

미완성발명에 해당하지 않는다는 취지이므로,

그 구체적인 보호범위를 확정하는 이 사건에서의 판단과

어긋나지 않습니다.

그러므로 상고를 모두 기각하고, 상고비용은 패소자들인 원고가

부담하게 하기로 판결하였습니다.

 특허발명의 특허청구범위에 기재된 “유체투과성 플랩”이라는

용어 자체만으로는 일회용 기저귀 분야의 통상의 기술자가

그 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없고,

특허청구범위의 각 독립항 발명 사이의 관계,

소수성 부직포에 대한 발명자와 통상의 기술자의 인식 및

‘유체투과성 또는 유체불투과성’에 대한 명세서의 다른 기재 등을

종합하여 보면, 위 특허발명의 상세한 설명에 개시된

플랩의 재료 중 ‘기초중량 23.72g/㎡ 내지 27.12g/㎡인

미세망상조직’은 “플랩”에 대한 실시예일뿐이고

“유체투과성 플랩”에 대한 실시예로 개시된 것이라고

보기는 어려우므로, 경쟁사의 일회용 기저귀 제품이

위 특허발명의 권리범위에 포함되지 않는다고 한 사례였습니다.

특허침해 특허소송 특허권분쟁은

변리사와 변호사가 함께 있는

특허법률사무소 소담에서

소중한 지식재산권을 온전히 담아내세요 !

원심판결 이유에 의하면, 원심은, "피고인은 포천시 소재 공장에서 아폴로전자라는 상호로 보온도시락 등을 제조·판매하는 영업을 하는

 자로서, 피해자 L이 보온도시락 등을 지정상품으로 하여

특허청에 '아폴로표' 상표를 등록해 놓았음에도 불구하고

1992. 7.경부터 같은 해 11.경까지 사이에 위 공장에서

보온도시락 통 옆면에 '아폴로전자' 및 'APOLLO CO'라는 상표를,

그 곳에 부착된 명찰의 앞뒷면에 '아폴로전자'라는 상표를

각 표시한 보온도시락 약 12,000개를 제조·판매함으로써

피해자의 상표권을 침해한 것이다."라는 이 사건 공소사실에 대하여,

피고인 및 피해자의 검찰 및 제1심 법정에서의 각 진술에 의하면,

피고인은 '99디럭스'라는 상표를 부착하고 단지 제조원 및

판매원의 표시로 '아폴로전자'라는 상호를 표시하여

보온도시락을 제조·판매한 사실을 인정할 수 있을 뿐이고,

피고인이 '아폴로표'라는 상표나 '아폴로전자'라는 상표를 사용하여

보온도시락을 제조·판매한 사실을 인정할 아무런 증거가 없어

이 사건 공소사실은 결국 범죄의 증명이 없는 때에 해당한다는

이유로 피고인에 대하여 무죄를 선고한 제1심을

그대로 유지하고 있습니다.

자기의 상호를 상품 자체나 상품에 관한 표찰 등에

사용하는 경우에는 상표로서 사용될 수도 있다고 할 것이고,

그 경우 상품거래사회에서 보통 행하여지는 방법으로

이를 사용하는 경우에는 상표법 제51조 제1호 소정의

'자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'에

해당하여 상표권의 효력이 미치지 아니하는 것이지만

(대법원 1995. 5. 12.선고 94후1930 판결 참조),

그 사용에 있어 일반의 주의를 끌 만한 서체나 도안으로 표시하는 등

 보통으로 사용하는 방법이라고 볼 수 없는 상표적 사용의

경우에는 상표권의 효력이 미친다고 보아야 할 것입니다

(대법원 1990. 3. 13.선고 89후1264 판결 등 참조).

기록에 의하면, 피고인은 그가 제조하는 보온도시락 통의 옆면에

자기의 상호와 같은 '아폴로전자'라는 문자를 직사각형의

도형 안에 고딕체로 표시한 표장을 부착하고,

그 앞면에는 위 상호를 영문으로 변형시킨 'APOLLO CO'라는

문자를 그 위에 기재된 '99 DELUXE'보다 상대적으로 크고 특이한

서체로 부각시켜 표시한 표장을 부착하여 사용하고 있음을

알 수 있는바, 비록 위 표장들이 피고인의 상호나

그것을 변형시킨 문자라고 하더라도 그 사용 태양에 비추어 볼 때

이는 상표적으로 사용된 것이라 할 것입니다.

또한 위 표장들은 일반의 주의를 끌기 위하여 어느 정도

도안화하거나 특이한 서체를 사용한 것으로 보이므로,

피고인이 사용한 위와 같은 표장들이 자기의 상호를

보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표라고 할 수는

없다고 할 것이며 나아가 기록에 의하여 위 표장들을

1989. 10. 5. 출원하여 1990. 11. 16. 등록된 피해자의 상표와

대비하여 보면, 위 표장들은 이 사건 등록상표와 호칭 및

관념에 있어서 유사하여 전체적으로 유사하고 그 지정상품도

동일·유사하다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표의 상표권은

위 표장들에 대하여도 그 효력이 미치고 따라서 피고인이

피해자의 상표권을 침해한 것이라고 보아야 할 것입니다.

그럼에도 불구하고 원심은 피고인이 사용한 표장들이

제조원 및 판매원의 표시에 불과하고 피고인이 상호를 상표적으로

사용하고 있지 않다는 이유로 무죄를 선고하고 말았으니,

원심판결에는 상호의 사용과 상표권의 효력에 관한 법리를 오해하고,

심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다고

할 것이므로, 상고이유 중 이 점을 지적하는 부분은 이유 있습니다.

따라서 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단케 하기 위하여

원심법원에 환송하기로 하였습니다.

상표법 및 디자인 등

특허사무소 소담에서

소중한 지식재산권을 온전히 담아내세요 !

피고는 2012. 9. 13. 산업기계 제조업 등을 목적으로 하여

설립된 회사이며 설립 당시 피고의 임원은 대표이사 겸

사내이사 소외 2, 사내이사 소외 3 등이었고,

2014. 4. 9. 소외 2가 대표이사직을 사임하고 소외 3이

대표이사로 취임하였습니다.

원고는 각 특허권의 발명자이고 피고설립당시부터

2014년경까지 피고의 고문으로 근무하였습니다.

이 사건 제1특허권에 관하여 2011. 10. 26. 원고가 특허출원하였고

2013년 9월경 전부양도를 원인으로 하여 출원인이

피고로 변경되었으며 2013년 10월 피고를 권리자로하여

특허등록되었습니다.

이사건제2특허권에 관하여 2012년 10월 원고와 피고가

공동으로 특허출원하여 2013년 5월

원고와 피고를 권리자로 하여 특허등록되었고

이사건제3특허권은 2012. 9. 27. 원고가 특허출원하여

2013년 1월경 원고를 권리자로 하여 특허등록되고

2013. 1. 7. 양도를 원인으로 하여

원고의 지분 중 일부에 대해 피고 앞으로

이전등록되었습니다.

피고는 위 각 명의 변경 및 특허 등록 비용 등을 부담하였고

원고는 2013. 6. 24. 소외 1에게 이 사건 제2, 3 특허권에 대한

자신의 지분을 전부 양도하였습니다.

원고는 2007년경부터 소외 4와 함께 주식회사

J를 운영하면서 오거 제품 및 부속품을 제작·판매하였는데,

J는 2012. 8. 30. 영업 부진으로 폐업하였습니다.

소외 3, 소외 2는 2012. 9. 4. 원고의 소외 4에 대한 채무

9억 4,000만 원에 대해 연대보증하였고,

소외 4는 이후 원고에게 채무의 변제를 요구한 바 없습니다.

피고는 명의신탁계약의 해지를 원인으로 하여 등록명의변경절차의

이행을 구할 수 있음은 별론으로 말소등록절차의

이행을 구할 수는 없으므로, 이 사건 소 중 말소등록청구 부분은

부적법하다고 주장한다. 그러나 피고가 주장하는 것과 같은 사유는

본안에서 판단하여야 할 사항이지 본안 판단을 하기에 앞서

갖추어야 할 소송요건이 아닐 뿐만 아니라, 명의신탁 해지를 이유로

등기관계가 실체적 권리관계에 부합하도록 수탁자 명의의 등기말소를

청구할 수 있으므로(대법 1998. 4. 24. 선고 97다44416 판결 참조),

피고의 주장은 이유 없습니다.

피고는 이 사건 제2, 3 특허권은 피고와 소외 1의 공유이므로,

공유자 중 1인인 피고에 대하여 이전등록 또는 말소등록을 구하는

소는 부적법하다고 주장합니다.

그러나 특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁해지를 원인으로

지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은

공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없으므로, 피고의 주장은 이유 없습니다.

특허권 및 특허소송 특허출원문의는

특허사무소 소담에서

소중한 내 지식재산권을 온전히 담아내세요

특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는

 사용하는 방법이 특허발명의 특허권을 침해한다고

할 수 있기 위하여는 특허발명의 특허청구범위에 기재된

각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가

침해대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 합니다.

한편 침해대상제품 등에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된

구성 중 치환 내지 변경된 부분이 있는 경우에도,

특허발명과 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 치환에 의하더라도

특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고

실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며,

그와 같이 치환하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서

통상의 지식을 가진 자라면 누구나 용이하게

생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면,

침해대상제품 등이 특허발명의 출원시 이미 공지된 기술과

동일한 기술 또는 통상의 기술자가 공지기술로부터

용이하게 발명할 수 있었던 기술에 의한 것이거나,

특허발명의 출원절차를 통하여 침해대상제품 등의

치환된 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에

해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 침해대상제품 등은

전체적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과

균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을

침해한다고 보아야 할 것입니다

(대법 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결)

원심 판시 채무자 실시제품은 발명의 명칭을

“벽 블록 및 벽 구조물”로 하는 이 사건 특허발명

(등록번호 제116843호)의 특허청구범위 제1항

(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다)의 구성 중 ‘앞면, 상부면,

바닥면, 후방으로 연장하는 측면을 포함하는 몸통부’와

동일한 구성을 가지고 있습니다.

그리고 채무자 실시제품은 이 사건 제1항 발명의

 ‘제1, 제2핀구멍’에 대응하는 구성으로 ‘장홈 형상으로

이루어져 삽입된 연결구의 좌우이동이 가능한

두 개의 연결구구멍’의 구성을 가지고 있으나

이 사건 제1항 발명의 ‘제1, 제2핀구멍’은 핀을 수용하여

블록 사이의 결합을 견고히 하는 블록 상호연결수단으로서,

특허청구범위에 그 형상이나 크기에 한정이 없고 발명의

상세한 설명의 기재 및 도면 등에 의하더라도 수용된 핀의

좌우이동이 불가능한 것만으로 그 형태가 한정된다고 볼 수 없습니다.

따라서 연결구를 수용하여 블록 사이의 결합을 견고히 하는

결합수단에 해당한다는 점에서 이와 동일한 채무자 실시제품의

‘두 개의 연결구구멍’은 이 사건 제1항 발명의 ‘제1, 제2핀구멍’의

구성에 포함된다고 함이 상당합니다.

또한 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위에는 ‘제1, 제2핀구멍은

 각각 제1, 제2포켓에 인접하여 배치되고 이곳으로부터

측면방향으로 어긋나게 배열되는 것’이라고 기재되어 있는데,

 ‘포켓(43, 44)의 안쪽 끝은 대체로 핀구멍(39, 41)과 함께

 가로로 열지어 있다’는 명세서의 기재 등을 참작할 때,

그 의미는 각 핀구멍이 각 해당 포켓 안쪽 끝의 가로방향으로

 인접하여 위치하고 있다는 것으로 해석되나

채무자 실시제품에서도 각 연결구구멍이 각 해당 포켓부

안쪽 끝에서 가로방향으로 나란히 인접하여 위치하고 있으므로,

 이는 핀구멍과 포켓의 위치관계에 관한 이 사건 제1항 발명의

구성에 포함된다고 할 것입니다.

다만 채무자 실시제품에서 이 사건 제1항 발명의 구성 중

‘제1, 제2포켓’에 대응하는 구성인 ‘두 개의 포켓부’는 블록 몸통부를

관통하는 형태로 되어 있다는 점에서 블록 몸통부의 상부면과

바닥면의 하나에 개방되어 있는 위 ‘제1, 제2포켓’과는 차이가 있지만 채무자 실시제품은 두 개의 포켓부와 연결구구멍 사이에

연결구를 끼워 블록들을 견고하게 결합할 수 있게 하고

포켓부와 연결구구멍의 몸통부 내에서의 위치 차이로 옹벽의

수직축조, 후퇴축조 등을 가능하게 한다는 점에서

이 사건 제1항 발명과 과제의 해결원리가 동일합니다.

그리고 블록 몸통부의 상부면과 바닥면의 하나에 개방되어 있는

 ‘제1, 제2포켓’의 구성을 몸통부를 관통하는 형태의

‘두 개의 포켓부’로 변경하는 것은 블록의 무게나 강도 등을

고려하여 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는

정도로 자명할 뿐 아니라 그러한 변경에 의하더라도

블록간의 견고한 결합과 옹벽의 수직축조, 후퇴축조 등에서

이 사건 제1항 발명과 실질적으로 동일한 목적과 작용효과를

달성할 수 있기에 채무자 실시제품의 ‘두 개의 포켓부’는

이 사건 제1항 발명의 ‘제1, 제2포켓’과 균등한 구성에 해당합니다.

결국 채무자 실시제품은 이 사건 제1항 발명의 각 구성요소와

동일하거나 균등한 구성을 모두 가지고 있고,

그 구성요소 간의 유기적 결합관계도 그대로 포함하고 있으므로,

이 사건 제1항 발명에 대한 채권자의 전용실시권을

침해한다고 할 것입니다.

그럼에도 원심은 채무자 실시제품이 이 사건 제1항 발명의

구성과 동일하거나 균등한 구성을 모두 구비하고 있지 않아

이 사건 제1항 발명에 대한 채권자의 전용실시권을 침해하지

않는다는 취지로 판단하였으니, 이러한 원심결정에는

특허발명의 보호범위 판단에 관한 법리를 오해하여

판결에 영향을 미친 위법이 있으므로

이 점을 지적하는 재항고이유의 주장은 이유 있습니다.

이에따라 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리.판단하기 위하여

원심결정을 파기하고, 사건을 서울고등법원에 환송하기로 하였습니다

특허침해 및 특허소송은

변리사와 변호사가 함께 있는

특허법률사무소 소담에서

특허상담 및 법률자문을 통해

소중한 내 지식재산권을 온전히 담아내세요

원고의 이 사건 공소사실 요지는

피고인은 2006. 5. 초순경부터 2006. 12. 22. 까지 사이에

포천시 화현면 지현리 거성섬유 내에서 제작하여 창고에 보관하고 있던

고소인 디자인의 등록 재고품 수세미 약 5만장을 2006. 12. 22. 부터

2007. 1. 말일경까지 포천 가산면 가산리 소재 가산할인마트등

재래시장에서 판매하면서 고소인의 디자인권을 침해했다는 것입니다.

원심은 그 채택 증거들에 의하여 판시와 같은 사실을 인정한 뒤

피고인이 이 사건 등록디자인에 대한 등록무효심판에서 패소한

2006. 12. 22. 이후에도 고소인의 디자인권을 침해하는 제품들을

판매한 사실을 충분히 인정할 수 있고 이에 반하는 피고인의 진술은

경찰에서부터 제1심법정 및 원심법정에 이르기까지

그 내용이 수시로 바뀌고 있어 신빙성을 인정하기 어렵고

변호인이 제출한 증거들만으로는 위 범죄사실의 인정에 방해가 되지

않는다는 이유로 피고인에 대한 이 사건 공소사실을

유죄로 인정하였습니다.

그러나 위와 같은 원심의 판단은 등록디자인이 그 출원전에

국내에서 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된

디자인이나 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에

게재된 디자인과 동일 유사한 경우에는 그에 대한 등록무효의

심결이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없고

(대법 2001. 9. 14. 선고 99도1866 판결,

대법 2003. 1. 10. 선고 2002도 5514 판결 등 참조)

이와 같이 권리범위가 인정되지 아니하는 등록디자인에 대하여는

그 등록디자인과 동일한 디자인의 물품을 제작, 판매하였다 하여

디자인침해죄를 구성할 수 없습니다

(대법 1987. 6. 23. 선고 86도2670 판결,

대법 2004. 6. 11. 선고 2002도3151 판결 등 참조).

한편 디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리해

개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로

대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면

세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고,

디자인보호법이 요구하는 객관적 창작성이란 과거 또는 현존의

모든 것과 유사하지 아니한 독특함만을 말하는 것은 아니므로

과거 및 현존의 것을 기초로 하여 거기에 새로운 미감을 주는

미적 창작이 결합되어 그 전체에서 종전의 디자인과는 다른

미감적 가치가 인정되는 정도면 디자인등록을 받을 수 있으나,

부분적으로는 창작성이 인정된다고 하여도 전체적으로 보아서

종전의 디자인과 다른 미감적 가치가 인정되지 않는다면

디자인등록을 받을 수 없습니다

(대법 2006. 7. 28. 선고 2005후2915 판결 등 참조).

기록에 의하면, 피고인은 원심에서 2005. 7. 14. 출원된

이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 국내에서 반포된 간행물에

게재된 디자인과 동일 또는 유사하므로 무효라는 취지의

주장을 하면서 G사에서 2002년에 발행한

GIFT BOOK MILLENIUM 2002 664-665면에 게재된 디자인’ 사본을

제출한 사실을 알 수 있고, 이 사건 등록디자인과

위 간행물 게재 디자인의 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보면,

두 디자인은 전체적으로 심미감을 느끼게 하는 지배적인 특징이

동일 또는 유사하다고 볼 여지가 있는바, 만일 위 간행물이

이 사건 등록디자인의 출원 전에 반포된 것이고

이 사건 등록디자인이 위 간행물 게재 디자인과 동일 또는

유사한 것이라면, 이 사건 등록디자인에 대하여는

그 권리범위를 인정할 수 없다 할 것입니다.

그렇다면 원심으로서는 위 간행물이 이 사건 등록디자인의 출원 전에

반포된 간행물인지 여부를 심리하고 나아가 이 사건

등록디자인과 위 간행물 게재 디자인의 외관을 대비 관찰하여

그 동일.유사 여부를 판단하였어야 함에도 불구,

그 판시와 같은 이유만으로 이 사건 공고사실을

유죄로 인정하였으니 원심판결에는 디자인보호법에 관한

법리를 오해하였거나 그에 필요한 심리를 다하지 않은

위법이 있다 할 것이고 이러한 위법은 판결에 영향을 미쳤음이

분명하여 원심판결을 파기하고

사건을 원심법원에 환송하게 하였습니다.

등록디자인이 국내외에서 공지된 디자인이나 그 출원전에

반포된 간행물에 기재된 디자인과 동일.유사한 경우

등록무효심결이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없고

권리범위가 인정되지 아니하는 등록디자인에 대하여는

그 등록디자인과 동일한 디자인의 물품을 제작, 판매하였다 하여

디자인침해죄를 구성할 수 없다고 판시한 사례였습니다.

디자인등록 및 디자인침해 디자인소송 문의는

변리사와 변리사출신변호사가 있는

특허법률사무소 소담에서

소중한 지식재산권을 온전히 담아내세요 !

민사집행법 제300조 제2항의 임시의 지위를 정하기 위한

가처분이 필요한지 여부는 당해 가처분신청의 인용 여부에 따른

당사자 쌍방의 이해득실관계, 본안소송에 있어서의

장래의 승패의 예상, 기타의 제반 사정을 고려하여

법원의 재량에 따라 합목적적으로 결정하여야 할 것입니다.

더구나 가처분채무자에 대하여 본안판결에서 명하는 것과

같은 내용의 특허권침해금지라는 부작위의무를 부담시키는

이른바 만족적 가처분일 경우에 있어서는 그에 대한

보전의 필요성 유무를 판단함에 있어서 위에서 본 바와 같은

제반 사정을 참작하여 보다 더욱 신중하게 결정하여야 할 것이므로, 만일 가처분신청 당시 특허청에 별도로 제기된 등록무효심판절차에서 그 특허권이 무효라고 하는 취지의 심결이 있은 경우나,

등록무효심판이 청구되고 그 청구의 이유나 증거관계로부터

장래 그 특허가 무효로 될 개연성이 높다고 인정되는 등의

특별한 사정이 있는 경우에는 당사자 간의 형평을 고려하여

그 가처분신청은 보전의 필요성에 대한 소명이 없거나

부족한 것으로 보아 이를 기각함이 상당합니다

(대법 1993. 2. 12. 선고 92다40563 선고 92다40563 판결 참조)

원심 및 원심이 인용한 제1심이 적법하게 인정한 사실에 의하면,

신청인의 이 사건 제1, 3특허 및 제2특허의 특허청구범위 제1 내지

4항은 등록무효심판절차에 의하여 그 등록이 무효로 될 개연성이

크다고 할 수 있으므로, 이 사건 가처분 신청은 그 보전의

필요성에 대한 소명이 부족하고, 따라서 이 사건 가처분신청을

기각한 제1심의 결정을 유지한 원심은 정당하고,

거기에 재항고이유에서 주장하는 바와 같은 위법이 없습니다.

비록 이 사건 제1, 3특허 및 제2특허의 특허청구범위 제1 내지

4항이 무효라는 심결의 취소를 구하는 소송이 계속중에

있다 하더라도 이 사건 절차를 중지하느냐의 여부는

원심의 재량에 속하는 사항이라 할 것인바, 이와 같은 사정만으로는 원심이 그 심결취소소송의 결과 등을 기다리지 않고 판단한 것에

잘못이 있다고 할 수 없을 뿐 아니라 그 심결이 확정될 때까지

이 사건이 추정되어야 한다고 할 수 없습니다.

그리고 제1심결정에 대하여 항고한 신청인이 원심에서 주장한 바

없이 재항고심에 이르러 새로이 하는 주장은 원심결정에 대한

적법한 재항고이유가 될 수 없는바, 신청인의 재항고이유 중

피신청인의 “바코드가 인쇄된 지로장표의 무인 접수장치”는

이 사건 제2특허의 특허청구범위 제5항의 권리를 침해하고 있다는

주장은 신청인이 재항고심에 이르러 비로소 주장하는 새로운

사실이고 원심에서는 주장한 바 없음이 명백하므로,

이는 원심결정에 대한 적법한 재항고이유가 될 수 없습니다.

뿐만 아니라 이 사건 제2특허의 특허청구범위 제5항은

이 사건 제2특허의 특허청구범위 제1 내지 3항의

장치적 구성으로부터 절차적 구성으로 바꾼 것에 불과하여

이 부분 역시 이 사건 제2특허의 특허청구범위 제1 내지

3항과 마찬가지로 장래에 무효심판절차에 의하여

그 등록이 무효로 될 개연성이 크다고 할 수 있으므로,

이 부분 청구범위에 기한 신청인의 주장 역시 받아들이기 어렵고

                   그러므로 재항고를 기각하기로 하였습니다.

특허등록 특허침해 상담은

변리사와 변리사출신변호사가 함께 있는

특허법률사무소 소담에서

특허상담과 법률상담을 동시에 받아보세요 !

심결취소소송을 청구한 원고, 결과는?

피고는 2015. 3. 3. 특허심판원에 원고를 상대로,

확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 유사하여 그 보호범위에

속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였고

이에 특허심판원은 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 유사하여 그 보호범위에 속한다는 이유를 들어 피고의 위 심판청구를

인용하는 이 사건 심결을 하였습니다.

이에 심결취소소송을 청구한 원고측은

현재 확인대상디자인을 실시하고 있지 않고,

앞으로도 이를 실시할 계획이 없으므로

피고의 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없는 것이며

피고는 사해행위를 통해 이 사건 등록디자인에 관한

권리를 취득하였고, 위와 같이 위법하게 취득한 권리에 기하여

이 사건 심판을 청구하였으므로, 피고의 이 사건 심판청구는

권리남용에 해당하여 허용될 수 없습니다.

이에 피고는 원고는 과거 이 사건 등록디자인을 실시한 바 있고,

향후 이를 실시할 가능성이 전혀 없다고 단정할 수 없으므로,

이 사건 심판청구는 확인의 이익이 있는 것이고

이 사건 등록디자인에 관한 권리를 적법하게 양도받았을 뿐,

사해행위로 이 사건 등록디자인에 대한 권리를 취득한 것이 아니므로, 피고의 이 사건 심판청구는 적법한 권리의 행사라고 맞섰습니다.

이 사건 등록디자인의 최초 권리자인 ㅇ는 2013. 7. 18. J에게

이 사건 등록디자인권을 양도하고 그 이전등록을 마쳐 주었고

그 후 J는 2013. 12.경 원고와 사이에, 원고가 2013. 12. 4.부터 2026. 4. 27.까지 대한민국 전역에서

이 사건 등록디자인을 사용하기로 하는 내용의 전용실시권

설정계약을 체결하고, 2013. 12. 26. 원고에게 그 설정등록을

마쳐 주었으며, 원고는 그 무렵부터 확인대상디자인을 실시하였고

ㅇ와 J 사이의 이 사건 등록디자인권에 관한 위 양도계약이

사해행위임을 이유로 그 이전등록을 말소한다는 내용의

화해권고결정이 2014. 6. 20. 확정됨에 따라,

이 사건 등록디자인에 관한 J 명의의 디자인권 이전등록이

7. 10.에, 원고 명의의 전용실시권 설정등록이 7. 22.에

각각 말소되었습니다.

위 인정사실에 의하면, 비록 이 사건 심결 당시에

원고가 확인대상디자인을 실시하지 않고 있었다손 치더라도,

원고는 이 사건 등록디자인에 관한 전용실시권 설정등록을

마친 이후는 물론, 그 설정등록이 말소된 후인 2014. 8. 25.경까지

확인대상디자인을 실시한 바 있을 뿐만 아니라,

현재에도 확인대상디자인 제품을 생산할 수 있는 금형까지

보유하고 있어 장차 확인대상디자인을 다시 실시할 가능성이

없다고 단정할 수 없으므로, 피고로서는 이러한 원고를 상대로

확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 보호범위에 속하는지

아닌지를 확인하기 위한 심판을 청구할 필요가 있습니다.

또한 먼저 디자인은 일단 등록이 되면 등록무효심판이

확정되기 전까지 유효한 것이어서 그 보호범위를

함부로 부정할 수 없으므로, 아직 이 사건 등록디자인에 대한

등록무효심판이 확정되지 아니한 이상, 피고의 이 사건 심판청구를

가리켜 권리남용이라고 단정하기는 어렵습니다.

또한, 디자인에 관한 권리범위확인심판은 등록되어 있는

디자인의 보호범위를 기초로 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은

디자인에 대하여 디자인권의 효력이 미치는지 여부를 확인하는

것일 뿐, 그에 의하여 등록디자인에 기초한 침해금지청구권이나

손해배상채권의 존부와 같은 실체적인 권리관계를

확정하는 것도 아닙니다.

한편, 채권자가 사해행위의 취소와 함께, 수익자 또는

전득자로부터 책임재산의 회복을 명하는 판결을 받은 경우,

그 취소의 효과는 채권자와 수익자 또는 전득자 사이에만 미쳐서,

수익자 또는 전득자가 채권자에 대하여 사해행위의 취소로 인한

원상회복 의무를 부담하게 될 뿐, 채무자와 사이에서

그 취소로 인한 법률관계가 형성되거나 취소의 효력이 소급하여

채무자의 책임재산으로 회복되는 것이 아닙니다.

따라서 위와 같은 권리범위확인심판의 법적 성질과

사해행위취소의 효력 범위 등에 비추어 볼 때,

설령 원고의 주장과 같이 피고가 사해행위로

이 사건 등록디자인권을 취득하였다고 하더라도,

사해행위취소의 판결이 확정되기 전에 피고가

이 사건 권리범위확인 심판청구를 하는 것을 권리남용이라고

할 수는 없으므로, 이 부분 원고의 주장도

받아들여지지 않았습니다.

복잡한 지식재산권 소송,

전문가의 도움을 받아 진행하시는 것을 권하는데요,

변리사와 변호사의 도움을 한번에 받을 수 있는

종합 특허법률사무소 소담으로 문의주시면

친절히 상담해드리겠습니다.

디자인권 공유 / 특허사무소 소담

디자인권의 공유란 하나의 디자인권을 2인 이상이

공동으로 소유하는 것을 말합니다.

다른 공유자의 동의 없이 실시할 수 있는 공유의 성질을

갖고 있는 동시에 지분의 양도 및 질권.실시권의 설정에 있어

타 공유자의 동의를 요하는 합유적 성질을 갖습니다.

이는 공유자 1인의 지분변동이 타 공유자 지분의 실질적 경제가치에

영향을 미칠 수 있는 무체재산권으로서의 특수성을 고려한 것입니다.

수인의 공동창작물을 공동출원하여 등록받은 경우

디자인등록받을 수 있는 권리가 일부 이전되거나

공동으로 상속하여 등록받은 경우, 질권에 의해 지분이 경락된 경우,

예약승계를 통해 직무 디자인의 수인의 사용자에게 귀속된 경우

등을 발생 태양으로 합니다.

공유 디자인권에 대한 지분 비율은 계약 또는 법률의 규정에 의하여

결정되지만 이러한 사정이 없는 경우에는

균등한 것으로 추정합니다.

공유디자인권은 무체재산권이라는 특성상,

각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는

타공유자의 동의없이 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을

지분비율에 관계없이 실시할 수 있습니다.

공유자 중 1인이 창작한 이용디자인은 특별한 약정이 없는 이상

공유디자인권에 대한 실시 권한을 가지므로 이용디자인 역시

자유롭게 실시할 수 있습니다.

침해금지청구권의 경우 보존행위임을 이유로

각 공유자가 행사할 수 있다는 견해가 있으나 패소시 타공유자에게

기판력이 미치게 되어 처분행위가 되는 문제가 있으므로

각 공유자는 자신의 지분권에 기하여 행사할 수 있다는 견해가

패소판결의 기판력이 타공유자에게 미칠 염려가 없어 타당합니다.

손해배상청구권의 경우 공유자 1인이 손해액 전부에 대한

청구가 가능하단 견해가 있으나 향후 고융자간의 내부처리가

문제되기에, 지분비율에 따른 손해액만을

청구할 수 있다고 봄이 타당합니다.

각 공유자는 침해자에 대해 부당이득반환청구권, 신용회복청구권등을

행사할 수 있습니다.

공유디자인권에 대해 공유자 간 특약이 있는 경우 적극적 효력이

제한됩니다. 계약자유의 원칙을 존중하기 위함인데요

그 이외에는 지분 비율과 관계없이 등록디자인의

자유로운 실시가 가능합니다. 이용에 있어 점유를 요하지 않는

무체재산권이기 때문입니다.

각 공유자는 다른 공유자의 동의 없이는 지분의 양도 및

지분에 대한 질권을 설정할 수 없습니다.

새로운 공유자의 자본력.기술력 등에 따라

지분의 실질적 경제가치의 변동을 초래하기 때문입니다.

각 공유자는 타 공유자의 동의 없이 디자인권에 대한

전용실시권의 설정이나 통상실시권의 허락을 할 수 없습니다.

실시권자의 자본력.기술력에 의해

공유자 간의 이해관계가 변화되기 때문입니다.

디자인권에 관한 절차를 밟을 경우 각자가 전원을 대표하나

법 제13조 각 호의 사항은 전원이 공동으로

절차를 밟아야 합니다. 다만 대표자를 정하여 신고한 경우에는

대표자가 전원의 동의를 얻어 절차수행이 가능합니다.

심판당사자가 되는 경우 공유디자인권자 전원이 공동으로

청구이 ㄴ또는 피청구인이 되어야 하는데요 심판의 결과는

각 공유자의 이해관계에 중요한 영향을 미치기에

합일확정의 필요가 있어 고유필수적 공동심판으로

규정하고 있습니다.

공유디자인권자 일부를 누락한 경우에는 디자인권자를

추가하는 심판청구서의 보정을 통해

그 흠을 극복할 수 있습니다.

대법원판례에서는 상표권에 대한 심결취소소송은

고유필수적공동소송이라고 할 수 없고 공유자 중 1인이라도

당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한.방해하는

심결이 있을 때엔 단독으로 심결의 취소를 구할 수 있다고

판시하였는데요, 디자인권에 대해서도

적용 가능한 것으로 해석됩니다.

디자인무효소송 - 디자인보호법 제5조 제2항

피고는 2012. 2. 21. 이 사건 등록디자인은

그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가

국내에서 널리 알려진 형상에 의해 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하고, 이 사건 등록디자인 공보의 정면도, 사시도,

참고도 1, 2에는 접착제가 형성된 곳에 구획선이 도시되어 있는 반면, 평면도에는 구획선이 도시되어 있지 않아 도면 상호간에

불일치하므로 공업상 이용가능성이 없다고 주장하면서

이 사건 등록디자인에 대하여 등록무효심판(2012당475호)을

청구하게 되었습니다.

특허심판원은 2013. 3. 5. 이 사건 등록디자인은

주지의 형상과 모양에 의해 용이하게 창작할 수 있는 디자인으로서 디자인보호법 제5조 제2항에 해당하여 그 등록이

무효로 되어야 한다 는 이유로 피고의 심판청구를

받아들이는 이 사건 심결을 하게 되었습니다.

이 사건 등록디자인은 종래 존재하지 않던

용도와 기능을 갖는 새로운 물품에 관한 디자인으로서

그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가

국내에서 널리 알려진 형상 등에 의해 용이하게 창작할 수 있는

디자인에 해당하지 않습니다.

이 사건 등록디자인은 그 디자인이 속하는 분야에서

통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 형상 등에 의해

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다고 주장하였는데요,

피고는 변론기일에서 이 사건 등록디자인 공보의 도면들이

상호 불일치하여 공업상 이용가능성이 없다는 취지의 주장을

철회하였습니다.

당사자의 위와 같은 주장을 통해 정리되는 이 사건의 쟁점은,

이 사건 등록디자인이 국내에서 널리 알려진 형상 등에 의해

용이하게 창작될 수 있는 디자인으로서

디자인보호법 제5조 제2항에 해당하는지 여부입니다.

이 사건 등록디자인은, 전체적으로 네 모서리가 라운딩 처리된

직사각형 판재의 형상으로서, 컴퓨터 모니터의 가장자리에 부착되는 부분에 접착제가 도포되어 있고, 그 위에 접착제를 이물질로부터

보호하기 위해 이형지가 부착되어 있으며, 접착제가 도포되어 있는

부분과 그렇지 않은 부분이 가로 방향으로 약 1:4의 비율을

이루고 있으면서 그 사이에 구획선이 형성되어 있는 디자인입니다

 이 사건 등록디자인의 특징 중에서 네 모서리가 라운딩 처리된

직사각형 판재의 형상은 국내에서 널리 알려진

주지의 형상이라 할 것이고, 이 사건 등록디자인이

컴퓨터 모니터 부착용 메모지 부착 보드 에 관한

디자인이라는 점에서 볼 때, 컴퓨터 모니터의 가장자리에

부착되는 부분에 일정한 폭으로 접착제를 도포하고,

그 위에 접착제를 이물질로부터 보호하기 위해 이형지를 부착하며,

접착제가 도포되어 있는 부분과 그렇지 않은 부분을 구분하거나

그 사이에 구획선을 형성하는 정도는 그 디자인이

속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나

위와 같은 물품에 맞도록 하기 위하여 가할 수 있을 정도의

변화에 지나지 아니하므로, 결국 이 사건 등록디자인은

그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가

국내에서 널리 알려진 주지의 형상을 토대로

용이하게 창작할 수 있는 것에 불과하다고 할 것입니다.

 이에 대하여 원고는, 이 사건 등록디자인은

컴퓨터 모니터 부착용 메모지 부착 보드 라는

종래 전혀 존재하지 않던 용도와 기능을 갖는 새로운 물품에 관한

디자인으로서, 미국과 일본 등 외국에서도 디자인 등록이 되었고, 2011년 초부터 판매되어 2012년까지 약 20억 원의 매출을 달성하는 등 상업적으로 성공한 물품에 관한 디자인이므로,

그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가

용이하게 창작할 수 있는 것이 아니라는 취지로 주장합니다.

살피건대, 설령 이 사건 등록디자인의 물품이 원고에 의해

컴퓨터 모니터 부착용 메모지 부착 보드용으로

최초 개발된 것이라고 하더라도 그와 같은 사정에 의해

이 사건 등록디자인이 창작하기 어려운 것이라고 단정할 수는 없고, 한편 디자인의 등록적격성 유무는 각 디자인에 따라 개

별적으로 판단되어야 하며, 더욱이 이 사건 등록디자인의

등록 가부는 우리나라 디자인보호법에 의해 독립적으로

판단할 것이지 법제나 심사기준 등이 다른 외국의 등록례에

구애받을 것이 아니고(대법 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 참조)

어떠한 물품이 상업적으로 성공하는 데에는

디자인의 창작성 외에 다른 많은 요인들이 작용하는 것이어서

이 사건 등록디자인에 관한 물품이 상업적으로 성공하였어도

바로 그 디자인의 창작 비용이성이 인정된다고 볼 순 없으므로

원고의 위 주장은 받아들여지지 않았습니다.

따라서 이 사건 등록디자인은 국내에서 널리 알려진 형상 등으로부터

그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진자가

용이하게 창작할 수 있는 것이어서

디자인보호법 제5조 제2항에 해당되어

그 등록이 무효로 되어야 할 것인바

이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하기에,

그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어

이를 기각하기로 하였습니다.

특허사무소 소담은

변리사와 변호사가 함께 있어

디자인등록출원 및 디자인소송시

복합적인 자문을 받아보실 수 있습니다.