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상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 

상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는 같은 조 제6항 

소정의 이해관계인 이라 함은 취소되어야 할 등록상표의 존속으로 인하여

 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 

유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있거나

 법률상 자신의 지위에 영향을 받을 것이 객관적으로 명백하여

 그 등록상표의 소멸에 직접적이고도 

현실적인 이해관계가 있는 사람을 말합니다

(대법 2009. 7. 23. 선고 2007후4434 판결).

피고는 2011. 6. 1. 원고를 상대로 이 사건 등록상표는 

정당한 이유 없이 심판청구일 전 3년 이상 국내에서 사용되지 

아니하였으므로 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당한다 고 주장하면서 

상표등록의 취소심판을 청구하였고,

특허심판원은 2012. 4. 23. 2011당1245호로 피고는 

상표등록 취소심판을 청구할 이해관계인에 해당하고, 

이 사건 등록상표는 심판청구일 전 3년 이내에 상표권자 또는 

사용권자에 의해서 사용되었음을 인정할 증거가 부족하여 상표법 

제73조 제1항 제3호의 등록취소사유가 있다 는 이유로 피고의 심판청구를 

인용하는 이 사건 심결을 하게 되었습니다.

우선 원고측에서는 피고는 이 사건 등록상표를 비롯하여 

원고의 상표권, 디자인권, 특허권 등 다수의 지적재산권을 침해하여 

현재도 수사기관에서 조사를 받고 있는 자이어서, 

피고의 이 사건 상표등록 취소심판 청구는 부당한 이익을 얻기 위한 것으로

 심판청구권의 남용에 해당하므로, 피고는 이 사건 상표등록 취소심판을

 청구할 이해관계인에 해당하지 않는다고 주장하였습니다.

그러나 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고가 이 사건 등록상표를 

자신의 홈페이지에 게재함으로써 원고와 사이에 분쟁이 있었던 사실을 

인정할 수 있으므로, 피고는 이 사건 등록상표의 소멸에 직접적이고도 

현실적인 이해관계가 있다고 판단되고, 갑 제2, 3호증만으로는 

이 사건 상표등록 취소심판 청구가 부당한 이익을 얻기 위한 것으로서 

심판청구권의 남용에 해당한다고 보기에 어려우므로 

원고의 위 주장은 받아들이지 않았습니다.

다만 실사용상표 1, 2가 원고에 의하여 이 사건 취소심판청구일인 

2011. 6. 1. 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표의 지정상품인

 `타일 등에 사용되었음을 알 수 있는데요,

이 사건 등록상표 와 대비하여 볼 때, 실사용상표 1 은 글씨체가 

약간 다르고, gold` 부분이 소문자라는 정도의 차이가 있을 뿐, 

나머지의 점은 거의 동일하고, 실사용상표 2 는 글씨체가 약간 다르고, 

한글 명스 골드 부분이 생략되었으나, 생략된 한글 명스 골드 부분은 

영문자 Myoung`s GOLD`의 한글 음역에 불과하고,

나머지의 점은 거의 동일하므로, 실사용상표 1, 2는 이 사건 등록상표와 

거래 사회통념상 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표에 해당합니다.

따라서 이 사건 등록상표는 상표권자에 의하여 

이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 그 지정상품 중 

하나에 사용되었으므로, 이 사건 등록상표에는 

상표법 제73조 제1항 제3호의 등록취소사유가 없기에

이 사건 등록상표는 그 등록이 취소되어서는 아니 될 것인바, 

이 사건 심결은 이와 결론을 달리 하여 위법하고, 그 취소를 구하는 

원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하였습니다.

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권리범위확인은 등록된 권리를 중심으로 어떠한 비등록 실시 형태가 

적극적으로 등록 권리의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 

이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로, 등록된 두 개의 권리의 내용이

 동일 또는 유사한 경우, 선등록 권리자는 후등록 권리자를 상대로 

후등록 권리의 무효를 청구할 수 있을 뿐이고 그를 상대로 하는 

적극적 권리범위 확인심판을 청구할 이익은 없습니다

(대법 1996. 7. 30. 선고 96후375 판결 등 참조).

여기서 후등록디자인과 확인대상디자인 사이에 동일성이 인정된다고 

하기 위해서는, 양 디자인의 형상과 모양 및 색채의 결합이 동일하거나

극히 미세한 차이만 있어 전체적 심미감이 동일하다고 볼 수 있는 

정도에 이르러야 하고, 단순히 용이하게 변형이 가능하다고 볼 수 있어

 전체적인 심미감이 유사한 정도에 불과하다면 양 디자인 사이에 

동일성이 인정된다고 할 수 없습니다.

(대법원 2001. 7. 13. 선고 2000후730 판결 참조).

피고는 2016. 2. 4. 원고들을 상대로 확인대상디자인은

 이 사건 등록디자인과 유사하여 이 사건 등록디자인의 권리범위에 

속한다는 취지의 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판(2016당327호)을 청구하였는데요, 특허심판원은 2016. 6. 20. 확인대상디자인은 

이 사건 등록디자인과 대상 물품이 동일하고, 전체적인 심미감이 유사하므로

이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다는 이유로 피고의 위 심판청구를

인용하는 이 사건 심결을 하였습니다.

원고들은 확인대상디자인은 자신의 후등록디자인과 동일하므로

이 사건 심판청구는 권리대 권리에 관한 적극적 권리범위확인

심판청구에 해당하여 확인의 이익이 없으므로 부적법하기에

각하되어야 하고, 이 사건 등록디자인은 출원 전에 공지된 선행디자인들과

동일.유사하여 그 권리범위를 인정할 수 없으므로 확인대상디자인은

이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하였습니다.

하지만 양 디자인을 비교해보면 양자의 차이는 육안으로

뚜렷하게 인식할 수 있는 부분이었고,

이를 가리켜 극히 미세한 차이라고 할 수 없으며

심미감이 동일하다고 볼 수 있을 정도의 극히 미세한 차이라고

보기 어렵다는 판결을 하였습니다.

그렇기에 양 디자인은 전체적으로 서로 유사하지만

이를 넘어 동일성이 인정된다고 볼 수 없는 디자인권리범위확인심판에서

확인대상디자인은 원고의 후등록디자인과 동일성이 인정되지 않았기에

원고의 이 사건 적극적 권리범위확인심판청구는

적법하기에 원고들의 이부분 주장은 받아들여지지 않았습니다.

디자인 권리범위확인심판시

양 디자인이 유사한지에 대한 판단도 중요하지만

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권리가 인정되는지도 중요합니다.

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디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 

디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 

그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 

출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 

위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것입니다

(대법 2009. 5. 14. 선고 2009후665 판결 등 참조).

그것이 상표로서 사용되고 있는지는 상품과의 관계, 

당해 표장의 사용 태양(즉 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 

등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용 경위 등을 

종합하여 실제 거래계에서 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 

사용되고 있는지에 의하여 판단하여야 합니다 

(대법 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 등 참조).

원심이 적법하게 채택한 증거들 및 기록에 의하면, 

원심판시 원고 등록상표 1, 2, 4, 5[그 구성 및 등록번호는 각

 “” “”  “”, “”와 같습니다.

이하 순서대로 1, 2, 4, 5를 붙여 ‘원고 등록상표 1’과 같은 방식으로 부른다] 및 그와 같은 유형의 표장들을 사용한 원고의 보타닉가든 제품은

1999년경부터 한미유나이티드 주식회사를 통하여 국내에 수입·판매되었고, 

그때부터 2006년경까지 판매된 매출액이 약 552억 원 정도이며, 

1998년부터 약 10여 년간 각종 잡지, 일간신문, 유명백화점 

광고책자 등에서 약 120여 회, 공중파 TV방송으로 약 60여 회, 

케이블 TV방송으로 약 7,000여 회 광고 등이 되었는데, 

2006. 5. 8.자 중앙일보에는 ‘유럽 명품 도자기 여심 유혹’이라는 제목으로 

“야생화, 과일, 나비, 벌 등 자연을 소재로 한 무늬로 유명한 

포트메리온은 독특한 마크의 문양 때문에 인기를 얻고 있습니다.

꽃무늬가 그려진 보타닉가든과 과일이 그려진 포모나는 그림만 봐도 

어느 회사 제품인지 알아차릴 정도란다. 230여 가지 모델이 있으며 

수집용으로도 인기다.”라는 내용의 기사가 게재되기도 한 사실,

원고 등록상표 1, 2는 꽃나무나 풀꽃을 잎과 함께 한두 송이를 꺾어

 꽃을 중심으로 줄기와 잎을 그 아래로 배치하고 꽃이나 잎 주위에 

나비나 잠자리를 2~4마리 배치하여 구성한 도형상표이고, 

특히 원고 등록상표 5는 잎맥이 드러나는 세 갈래 잎 형상의 단위 

구성요소인 가 와 같이 동일한 방향으로 

연속적으로 배열됨으로써 전체적으로 세 갈래 잎이 일렬로 연결되어

 원형을 이루는 도형상표로서 이전의 도자기그릇류에서 볼 수 없었던 

독특한 문양의 상표인 사실, 

원고는 그릇 가운데의 문양을 여러 가지의 꽃 문양으로 다양하게

 교체하고 테두리에는 원고 등록상표 5와 같은 나뭇잎 띠 문양을 배치하여 

만든 보타닉가든 제품들을 국내에서 주로 판매하여 왔는데, 

원심판시 피고 표장 1~4(그 구성은 각 “”, “”, “”, “”와 같습니다.)

제품들에도 원고의 보타닉가든 제품과 동일한 위치에 

동일한 크기로 피고 표장 1~4의 나뭇잎 띠 문양과 꽃과 나비 등 

문양이 배치되어 있는 사실, 

피고 표장 1~4 제품들은 2006년경과 2010년경 인터넷 쇼핑몰인 

옥션, 인터파크, 지마켓에서 ‘포트메리★스타일’, ‘포트메리온 st 접시’

 또는 ‘명품’ 등으로 선전, 광고되고 판매되어 온 사실을 알 수 있습니다.

위 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면,

 도자기그릇에 표현된 디자인은 단순히 디자인으로서만 

사용되는 것은 아니고 다른 상품과 구별하는 식별표지로서도 

사용되는 것으로 보이고, 원고 등록상표 5와 같은 나뭇잎 띠 문양이나 

원고 등록상표 4와 같이 테두리에 나뭇잎 띠 문양을 두르고 

가운데에 꽃과 나비 등의 문양을 배치한 문양은 피고 표장 1~4가 

사용된 2006년경에는 그 거래자와 수요자에게 현저하게 

인식되었다고 할 것이며, 피고 표장 1~4는 원고 등록상표 4 또는 

5와 같은 문양이 사용된 원고의 보타닉가든 제품과 거의 동일한 크기와 

위치로 제품에 표현되어 있고, 피고 표장 1~4 제품들은 

‘포트메리온 st 접시’ 또는 ‘명품’ 등으로 광고되어 원고의 포트메리온 

제품인 것처럼 판매되어 왔으므로, 피고 표장 1~4는 순전히 

디자인이나 장식용으로 사용된 것이 아니라 상품의 출처표시를 위하여

사용된 것으로서 상표로서 사용되었다고 할 것입니다.

그럼에도 원심은 접시 등 제품에 표현된 도형은 특별한 사정이 없는 한 

디자인에 불과하다는 전제에서 상표의 유사 여부에 대하여 

나아가 판단하지 아니한 채 피고 표장 1~4는 상표로서 사용된 것이

 아니므로 원고 등록상표 1, 2, 4에 대한 상표권을 침해하지 않는다고 

판단하였으니, 이러한 원심판결에는 상표로서의 사용에 대한 법리를 

오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있기에

이 점을 지적하는 이 부분 상고이유는 이유 있습니다.

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결 중

 피고 표장 1 내지 4에 관한 원고 패소 부분을 파기하고, 

이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위해 

원심법원으로 환송하였습니다.

상표로서 사용되고 있는지는 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양

등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용 경위 등을 

종합하여 실제 거래계에서 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 

사용되고 있는지에 의하여 판단하여야 한다고 판시한 사례였습니다.

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원심은, 아래 도면과 같은 이 사건 등록디자인(디자인등록번호 생략)과

원심 판시 확인대상디자인은 각각 원심 판시 비교대상디자인과 사이에 

전체적인 심미감에서 상당한 차이가 있어 유사하지 않고,

확인대상디자인은 비교대상디자인에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 

디자인이 아니라고 본 다음, 확인대상디자인과 등록디자인은 

비록 세부적인 점에서 다소 차이가 있을지라도 그 외관을 전체적으로 

대비·관찰하여 볼 때 그 지배적인 특징이 유사하여 전체적인 심미감이 

유사하므로 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 

속한다고 판단하였습니다.

그러나 원심의 판단은 다음과 같은 이유로 수긍하기 어려운데요

우선 원심판결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 등록디자인과 

비교대상디자인을 비교할 때에는 본체의 외주면에 만곡진 형상이 있는 점, 

배출구 나사산의 외경과 본체의 외경이 거의 같은 크기인 점과 같은 

요소에 대해서는 대비하지 않은 채 양 디자인이 전체적인 심미감에서 

상당한 차이가 있어 유사하지 않다고 판단하였으나, 

확인대상디자인과 비교대상디자인을 비교할 때에는 본체 외주면의 

만곡 여부, 배출구 나사산의 외경과 본체의 외경의 동일 여부를 

디자인의 전체적인 심미감에 영향을 미치는 지배적인 특징이라고 보았고,

등록디자인과 확인대상디자인을 비교할 때에는 본체 외주면의 

만곡 여부는 세부적인 구성의 미세한 차이에 불과하다면서 배출구 

나사산의 외경과 본체의 외경이 같은 점을 양 디자인이 유사하다고 보는

 이유 중의 하나로 들었습니다.

이와 같이 기준을 달리하여 디자인 사이의 유사 여부를 판단하여 

확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 본 

원심판결은 그 자체로 논리가 일관된다고 보기 어렵습니다.

그리고 등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 출원 전에

그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 

공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 

등록디자인과 대비할 것도 없이 그 등록디자인의 권리범위에 

속하지 않는다고 보아야 하는데요,

기록에 나타난 대상 물품의 사시도를 중심으로

확인대상디자인과 비교대상디자인을 대비하여 보면, 

양 디자인은 모두 본체(‘’, ‘’), 

배출구

(‘’, ‘’), 

조임볼트(‘’, ‘’), 

공급관(‘’, ‘’)의 

연결구조가 전체적으로 ‘’와 같은 형상과 모양을 이루는 점, 

본체가 원통형의 관체 형상을 이루는 점, 조임볼트가 본체의 

한쪽 끝부분에 링모양으로 있고 그 표면이 일정한 간격으로 

평평하게 깎여 6개의 조임면이 형성되어 있는 점 등에서 공통되어 

그 주된 창작적 모티브를 같이 함을 알 수 있습니다.

다만, 본체의 외주면이 비교대상디자인에서는 만곡진 형상인 반면 

확인대상디자인에서는 일직선으로 되어 있고, 그로 인하여 조임볼트와 

본체 사이 단턱 형성의 정도, 본체와 배출구 연결 부분의 각도 등에서

다소 차이가 나타나지만, 이러한 차이는 전체적으로 볼 때 

다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 

불과하다고 볼 것입니다.

따라서 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 비교대상디자인에 의하여

 쉽게 실시할 수 있는 디자인이라고 보는 것이 타당합니다.

그런데도 원심은 확인대상디자인과 비교대상디자인에 

앞서 본 차이점이 있어, 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 

비교대상디자인으로부터 쉽게 실시할 수 있는 디자인이 아니라고 

판단하였으므로, 이러한 원심의 판단에는 자유실시디자인 판단에 관한 

법리를 오해함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있기에

이 점을 지적하는 상고이유 주장에는 정당한 이유가 있습니다.

그러므로 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리 판단하도록

원심법원에 환송하기로 하였습니다.

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등록디자인이 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 

공연히 실시된 디자인이나 그 출원 전에 국내 또는 

국외에서 반포된 간행물에 게재된 디자인과 동일 또는 

유사한 경우에는 그에 대한 등록무효의 심결이 없어도 

그 권리범위를 인정할 수 없습니다.

(대법 2008. 9. 25. 선고 2008도3797판결 등 참조).

등록디자인이 그 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 

통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 형상 모양 

색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 

디자인에 해당하는 경우에는 그 등록이 무효로 되기 전에는 

등록디자인의 권리범위를 부인할 수 없습니다

(대법 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결 참조).

이러한 법리는 디자인보호법 제5조 제1항 제1호(디자인등록 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인)

 또는 제2호(디자인등록 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 

간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 

이용가능하게 된 디자인)에 해당하는 디자인의 결합에 의하여 

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 대하여도 

적용된다고 봄이 상당합니다.

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 

개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로

대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 

느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 

그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 

다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 합니다

(대법 2006. 9. 8. 선고 2005후2274 판결 등 참조).

한편 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며

여러 디자인이 다양하게 고안되었던 것이나 구조적으로 

그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것 등에서는 

디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 합니다

(대법 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결 참조).

판례로 아기보기 멜빵에 관한 디자인이 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 

여러 디자인이 다양하게 고안되어 그 유사범위를 좁게 보더라도, 

양 디자인은 세부적인 점에서 다소 차이가 있을 뿐, 

많은 공통점들로 인하여 그 지배적인 특징이 유사하여 

전체적으로 대비 관찰할 때 느껴지는 심미감이 유사하다고 판결한

사례가 있었습니다 (특허법원 2013허8550 판결 참조).

디자인특허 진행시, 유사디자인 및 권리범위를

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내 소중한 디자인을 온전히 담아내어 권리확보를 하는것이 중요한데요

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특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를

얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는

질권을 설정할 수 없고 또한 그 특허권에 대하여 전용실시권을

설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 그 권리의 행사에

일정한 제약을 받아 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가집니다.

그러나 일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시

공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여

특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에

특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상,

특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의

특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이

특허권의 공유에도 적용된다고 할 것입니다

(대법 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결 등 참조).

그런데 앞에서 본 특허법 제99조 제2항 및 제4항의 규정 취지는,

공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한

실시권을 설정받을 경우 그 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및

능력 등에 따라 그 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어

다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있는

 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 다른 공유자의

동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데 있습니다.

그렇다면 특허권의 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 그 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게

 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의

제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은

변동이 발생한다고 보기 어려워서 위 특허법 제99조 제2항 및

제4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는

특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에

민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있습니다.

다만 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가

없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의

현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한

복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로,

특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다고 봄이

상당하며 위와 같은 법리는

디자인권의 경우에도 마찬가지입니다.

이러한 법리에 비추어 보면, 원심이 그 판시 각 특허권 및

디자인권(이하 ‘이 사건 특허권 등’이라고 한다)의 공유자인

원고의 분할청구를 받아들여, 이 사건 특허권 등에 대하여

경매에 의한 대금분할을 명한 것은 정당하며 거

기에 상고이유의 주장과 같이 특허권 등의

공유자의 분할청구에 관한 법리를 오해하는 등의

위법이 있다고 할 수 없습니다.

그리고 원고의 피상속인인 망 소외인이 피고들로부터

7,000만 원을 지급받고 이 사건 특허권 등에 관한 지분을

피고들에게 모두 이전하기로 약정하였다는

피고들의 상고이유 주장은 결국 사실심인

원심의 전권사항에 속하는 증거의 취사선택과 사실인정을

탓하는 것에 불과하여 이를 받아들일 수 없습니다.

그러므로 상고를 모두 기각하고 상고비용은 패소자들이

부담하도록 하여 피고들이 부담하게 되었습니다.

특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의

명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나

특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한

공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다고

판시한 사례였습니다.

이처럼 특허권을 포함한 지식재산권은

민법 상표법 부정경쟁방지법등

다양한 지식재산권 법리에 얽혀있으므로

특허변리사와 변리사출신변호사가 함께 있는

종합 특허법률사무소 소담에서

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특허청은 2005. 11. 18. 이 사건 출원상표가 기술적 표장에

해당하거나 일반수요자로 하여금 상품의 품질을 오인하게 하는

상표에 해당하여 등록을 받을 수 없다는 이유로 원고의 상표출원을

거절하는 결정을 하였는데요, 이에 원고는 2005. 12. 23. 특허심판원에2005원8748호로 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였습니다.

특허심판원은 2006. 10. 23. 이 사건 출원상표는

상표법 제6조 제1항 제3호에 규정된 지정상품의 원재료를

나타내는 기술적 표장에 해당하거나 상표법 제7조 제1항 제11호에

규정된 상품의 품질을 오인하게 하는 상표에 해당하여

등록을 받을 수 없다는 이유로,

원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였습니다.

원고는 이 사건 출원상표는 영문자 Florigen 과 그 발음을

표시한 한글 플로리젠 을 병기한 상표인바, 플로리젠은

식물의 개화를 촉진하는 호르몬으로서 이 사건 출원상표의

지정상품의 원재료로 사용될 수 없는 물질이므로

이 사건 출원상표는 지정상품의 원재료를 나타내는 기술적 표장에

해당하지 않으며, 플로리젠이 이 사건 출원상표의 지정상품의

원재료로 사용될 수 없는 물질인 이상 일반수요자가

그 지정상품에 플로리젠이 함유된 것으로 오인할 염려도 없습니다.

피고는 이 사건 출원상표는, 플로리젠이 지정상품의 원재료로

사용되는 경우에는 지정상품의 원재료를 나타내는 기술적 표장에

해당하고, 플로리젠이 지정상품의 원재료로 사용되지 아니하는

경우에는 일반수요자로 하여금 지정상품에 플로리젠이 함유된 것으로 오인하게 할 염려가 있는 상표에 해당하기에 

이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 같은 법

제7조 제1항 제11호에 해당하므로

상표등록을 받을 수 없다고 주장합니다.

이 사건 출원상표가 지정상품의 원재료를 표시하는 것이라고

하기 위해서는 이 사건 출원상표를 구성하는 Florigen 과

플로리젠 (이하, 본항에서는 Florigen과 플로리젠을 통틀어

플로리젠 이라고 한다)이 상업적 용도로 생산되어

이 사건 출원상표의 지정상품인 나리싱크림 등의 원재료로

실제로 사용되고 있거나, 일반수요자나 거래자가 플로리젠이

위 지정상품 등의 원재료로서 사용되는 것으로 인식하고 있음이

인정되어야 할 것인바, 을 제6, 7호증의 각 기재만으로는

이를 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할만한 증거가 없습니다.

오히려, 을 제5, 8호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면,

플로리젠은 식물의 꽃눈에 작용해서 꽃눈의 분화를

일으키는 것으로 생각되는 개화촉진호르몬을 의미하는

식물학 분야의 전문용어로서, 그 실체를 밝히기 위해서

식물체에서 이를 추출하려는 시도가 많이 있었음에도 불구하고

성공하지 못하여 그 실체에 대한 것이 미해결인 채로 남아 있다가,

이 사건 출원 일자 이후인 2005. 8. 12.경에 이르러서야

비로소 그 실체를 규명하였다는 논문이 외국의 학술지인

사이언스에 게재된 물질임을 인정할 수 있는바,

위 인정사실에 의하면, 플로리젠이 상업적 용도로 생산되어

이 사건 출원상표의 지정상품인 나리싱크림 등의 원재료로

사용되고 있거나, 그 원재료로서 사용되는 것으로

일반수요자나 거래자가 인식하고 있다고는 볼 수 없습니다.

따라서, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 규정된

지정상품의 원재료를 표시하는 표장에 해당한다고 할 수 없습니다.

상표법 제7조 제1항 제11호규정부분을 보면

상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표 란 상표의 구성 자체가

지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로

수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고,

어느 상표가 품질오인을 생기게 할 염려가 있는지의 여부는

일반수요자를 표준으로 거래통념에 따라 판단하여야 한다고 하는데요

(대법 1995. 7. 28. 선고 95후187 판결 참조),

이 사건 출원상표를 구성하는 Florigen 과 플로리젠 이

식물의 개화촉진호르몬 을 의미하는 식물학 분야의 전문용어임은

앞서 본 바와 같으므로, 이 사건 출원상표의 지정상품인

나리싱크림 등의 일반수요자가 이 사건 출원상표를

그것이 갖는 본래의 의미인 식물의 개화촉진호르몬 으로

정확하게 이해할 수 있다고는 볼 수 없습니다.

다만, 우리나라의 영어교육 수준이 비추어 볼 때

일반수요자는 출원상표를 구성하는 영문자 Florigen 중

Flori 부분이 식물을 의미하는 영어단어인 flora에서 파생된

식물관련 어간임을 알 수 있다고 할 것인 점, 

식물이나 식물로부터 추출한 천연물질을 사용한 화장품이

인공적인 화학물질을 사용한 화장품에 비하여 피부에 자극이 적다고

알려지면서 이에 대한 일반 수요자들의 관심이 높아지고 있는 점

인공적인 화학물질 이외에 식물이나 식물로부터 추출한 천연물질을

함유한 화장품이 다수 출시되어 널리 광고되고

시중에 유통되고 있는 점 등을 종합하여 보면,

일반수요자들은 이 사건 출원상표를 식물이나 식물로부터 추출한

천연물질을 표시하는 것으로 직감할 수 있고, 이 사건 출원상표의

지정상품인 나리싱크림 등을 식물이나 식물로부터 추출한

천연물질이 함유된 화장품으로 인식할 가능성이 있다고 할 것입니다.

따라서, 이 사건 출원상표는 식물이나 식물로부터 추출한 물질을

 원재료로 하지 아니한 지정상품에 사용되는 경우에는

일반수요자로 하여금 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과

다른 성질을 갖는 것으로 오인하게 할 염려가 있다고 할 것이므로,

상표법 제7조 제1항 제11호에 규정된 상품의 품질을 오인하게 하는 상표에 해당한다고 할 것입니다.

그렇다면, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에는

해당하지 아니하나, 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여

등록을 받을 수 없으므로, 이와 결론을 같이한 심결은 정당하고,

이를 다투는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하고

소송비용은 원고가 부담하게 하였습니다.

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피고는 이 사건 출원상표가 직물지의 연속 반복 무늬로서

누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를

식별할 수 없으므로 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하여

상표등록을 받을 수 없다는 이유로 거절사정을 하였습니다.

 이에 원고가 불복하여 심판을 청구하자,

특허심판원은 위 심판청구 사건을 1999원3742호로 심리하여

2000. 2. 29. 아래와 같은 이유로 원고의 청구를 기각하는

이 사건 심결을 하였습니다.

이  사건 출원상표의 표장은 원고 회사의 회장이었던

조니 메거가 1976년 디자인한 ‘하우스체크’ 무늬로서

일정한 색과 형태를 가진 선이 수직, 수평, 사선으로 교차하여

구성된 독특한 개성을 지니고 있으므로

일반적인 직물지와는 달리 자타상품의 식별력을 가지고 있는 것이라

주장하고 있는데요,

이 사건 출원상표는 노란색의 사선이 바탕을 이룬 가운데

검은색의 3개의 선과 진한 갈색의 1개의 선이 수직으로,

파란색의 3개의 선과 빨간색의 1개의 선이 수평으로 교차하는

반복무늬의 도형과 색채가 결합된 상표임을 알 수 있는바,

이러한 도형과 색채의 결합으로 이루어진 표장은

그 지정상품인 바지, 신사복, 숙녀복, 외투, 잠바 등에 사용될 경우

그 원재료인 직물에 흔히 사용되는 체크 무늬의 형상을 연상시키므로,

상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 수요자가

누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를

식별할 수 없는 상표에 해당한다고 할 것입니다.

원고는 이 사건 출원상표에는 고유한 색채가 가미되어 있으므로

그로 인하여 식별력을 인정받을 수 있다는 취지의 주장을 하는데,

일반적으로 색채가 기호, 문자, 도형 등과 결합하는 경우에는

그로 인하여 식별력이 강화될 수 있으나, 대부분의 체크 무늬

직물지는 색채를 포함하고 있고, 그 색채의 대비가 극명하거나

가로, 세로 선의 교차에 의하여 형성되는 사각형의 면적이 커서

눈에 선명하게 부각된다는 등의 특별한 사정이 없으면 전체적인

색감은 오히려 희미해지는 경우마저 있는 것인바,

이 사건 출원상표의 경우에도 역시 사용된 색체의 대비가

극명하지 아니하고, 가로 세로로 교차되는 선에 의하여

형성되는 사각형의 면적도 비교적 작아서 색채의 사용으로 인하여

흔히 있는 다른 체크 무늬 직물지의 형상과 뚜렷하게 구별될 만한

특징적인 인상을 일반 소비자들에게 준다고 보기는

어렵다고 할 것이므로, 원고의 위 주장은 이유 없습니다.

원고 회사는 1894년 설립되어 그 역사가 110년이 넘고,

1995년 한해의 매출액이 8억 파운드에 이르는

세계적인 의류업체로서 일본, 미국, 캐나다, 남아프리카 등

세계 73개국에서 라이센스 사업 등을 벌여 왔으며,

국내에서도 1972년부터 반도패션을 시작으로 우성 어패럴,

주식회사 발렌타인, 가정표 양말, 서도, 주식회사 유진양산,

쓰리쎄븐 가방, 주식회사 예진상사, 주식회사 르미에르 홈패션,

LG 패션 등의 라이센시(licensee)들이 각종 의류 제품을

활발하게 생산, 판매하여 오면서 이 사건 출원상표와

동일한 하우스 체크를 그 선전·광고에 사용하여 왔으므로,

이 사건 출원상표의 출원일 당시 이미 일반 소비자들은

이 사건 출원상표를 단순한 직물 무늬가 아닌 원고의 상표라고

인식하고 있었다고 할 것이므로 이 사건 출원상표는

상표법 제6조 제2항에 의하여 이른바 사용에 의한

식별력을 취득하였습니다.

국내 라이센시 업체인 주식회사 D가

1994년 이 사건 출원상표와 동일한 하우스 체크 무늬를

원고 회사의 로고 등과 함께 간행물에 소개하고,

1995. 5월 정기간행물인 ‘섬유저널’ 5월호에는 ‘닥스는 과연

어떤 브랜드인가’ 등의 제목 아래 이 사건 출원상표의 표장과

유사한 체크 무늬를 소개하면서 원고회사가 고품격의

디자인과 철저한 품질관리로 연 8 억 파운드의 매출을 올리고 있으며

한국에서는 라이센스 사업으로 해마다 평균 20% 이상의

사업신장률을 보이는 등 상업적 성공을 거두고 있다는 내용이

소개되었으며, 라이센시 업체들이 이 사건 출원상표의 표장과

유사한 체크 무늬를 바탕으로 한 넥타이, 스카프, 골프 백,

여성 핸드백, 커튼 등을 제품 카타로그에 담아

소개한 사실을 인정할 수 있습니다.

위 인정 사실에 의하면, 원고가 1990년대 중반부터

국내에서도 여러 라이센시 업체들을 통하여 체크 무늬를

소재로 한 의류 등 제품들을 제조·판매하여 옴으로써

원고 회사 및 제품의 인지도를 넓혀가고 있었다고는 보여지나,

다수의 체크 무늬 중에서도 일명 ‘하우스 체크’라고 불리우는

이 사건 출원상표를 제품 판매 및 선전 광고에 지속적이고도

광범위하게 사용함으로써 그 출원일인 1988. 5. 2.경

일반 소비자들에게 그것이 원고의 업무에 관련된 상품을

표시하는 것으로서 현저하게 인식되었다고 보기는 어렵고

달리 이를 인정할 증거가 없으므로 원고의 위 주장은

그 이유 없다고 할 것입니다.

따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제23조 제1항 제1호,

제6조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다고 할 것인바

이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하므로

원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하고

소송비용은 원고가 부담하게 하였습니다.

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유사디자인이 등록되면 그 디자인권은 최초의 등록을 받은

기본디자인권과 합체하고 유사디자인의 권리범위는

기본디자인의 권리범위를 초과하지 않는다고 할 것이므로,

확인대상디자인이 유사디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 있으려면

유사디자인과 유사하다는 사정만으로는 부족하고

기본디자인과도 유사하여야 할 것입니다.

(대법 1989. 8. 8. 선고 89후25 판결, 대법 1995. 6. 30. 선고 94후1749 판결 등 참조).

이 경우 기본디자인의 권리범위는

유사디자인의 유사범위까지 확장되는 것은 아닙니다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면 확인대상디자인은

명칭이 게시용기틀인 이 사건 기본디자인과 대비하여 볼 때

양 디자인의 지배적특징을 이루는 구성부분인 봉의 위치와

형상 및 봉이 바탕판에 부착된 형태가 현저히 상이하여

전체적인 심미감이 유사하다고 볼 수 없습니다.

그러므로 확인대상디자인이 이 사건 유사2호디자인과 유사한지의

여부에 관하여 더 살필 것도 없이,

확인대상디자인은 이 사건 유사2호디자인의

권리범위에 속한다고 할 수 없습니다.

그런데도 원심은 유사디자인이 기본디자인의 유사범위를

넘는 경우에 기본디자인의 권리범위를 유사디자인의 유사범위까지

확장할 수 없음에도 불구하고, 이 사건 기본디자인의 권리범위가

이 사건 유사2호디자인의 유사범위로 확장되는 것을 전제로

확인대상디자인과 이 사건 기본디자인을 대비하여

확인대상디자인이 이 사건 유사2호디자인의 권리범위에 속한다고

판단하였으니, 원심판결에는 디자인의 권리범위에 관한

법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있기에

 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있습니다.

그러므로 원심판결을 파기하고 사건을

다시 심리·판단하도록 원심법원인 특허법원으로

환송하기로 하였습니다.

유사디자인이 기본디자인의 유사범위를 넘을 경우,

기본디자인의 권리범위를 유사디자인의 유사범위까지

확장할 수 없다고 판시한 사례였습니다.

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피고는 2011. 9. 15. 특허심판원에 원고를 상대로 하여,

이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 비교대상디자인과

유사한 디자인이거나 비교대상디자인으로부터 용이하게

창작할 수 있는 디자인에 해당한다고 주장하면서

등록무효심판을 청구하였습니다.

특허심판원은 이를 2011당2213호로 심리한 후 2012. 5. 4.

이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 비교대상디자인과

유사하여 디자인보호법 제5조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로

피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였습니다.

원고는 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인은 변 형상의

과자빵 이라는 점에서 모티브는 동일하다고 할 수 있으나,

이러한 모티브가 비교대상디자인에서 처음으로 채택된 것은

아닐 뿐만 아니라, 비교대상디자인은 변 형상을 자연물 그대로

표현한 것임에 비하여 이 사건 등록디자인은 그 전면에

활짝 웃는 사람의 얼굴 모습이 음각되어 있고

그 배면의 동그라미 속에 도형화된 코끼리 모양이 양각되어 있어

양 디자인에서 느껴지는 전체적인 심미감이 상이하므로,

양 디자인은 서로 유사하다고 할 수 없다고 주장합니다.

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여

개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로

대비 관찰 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지

여부에 따라 판단하여야 하므로, 그 지배적인 특징이 유사하다면

세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 합니다

(대법 2011. 2. 24. 선고 2010후3240 판결 참조).

양 디자인은 이 사건 등록디자인은 하층과 중간층이 각각

거의 완전한 타원형으로 이루어져 있음에 비하여

비교대상디자인은 하층과 중간층이 마치 소시지와 같이

아래쪽으로 약간 휘어진 형상을 하고 있는 점,

이 사건 등록디자인은 상층 역시 타원형으로 이루어져 있고

그 위에 좌측으로 살짝 꼬부라진 돌기 모양이 돌출되어 있음에

비하여 비교대상디자인은 상층이 마치 소프트아이스크림

한 덩어리를 올려놓은 것과 같은 형상을 하고 있는 점,

이 사건 등록디자인은 그 전면에 활짝 웃는 사람의 얼굴 모습이

음각되어 있음에 비하여 비교대상디자인은 그 전면에 변의 모양을

보다 구체적으로 표현하기 위한 문양들이 표시되어 있는 점,

이 사건 등록디자인은 그 배면의 동그라미 속에 도형화된

코끼리 모양이 양각되어 있음에 비하여 비교대상디자인에는

그러한 모양이 없는 점 등에서 차이가 있습니다.

하지만 디자인 유사여부는 디자인이 표현된 물품의 사용시뿐 아니라

거래시 외관에 의한 심미감도 같이 고려해서 판단해야 하는데요

(대법 2003. 12. 26. 선고 2002후1218 판결 참조),

이 사건 등록디자인과 비교대상디자인은 모두 과자빵에 관한

디자인으로서 과자빵이라는 물품의 특성상 빵을 구울 때의 온도,

앙금을 에워싼 밀가루 반죽의 두께 등에 따라 제조된 빵 표면의

모양이 잘 드러나지 않게 되는 경우가 많으므로,

이 사건 등록디자인이 비교대상디자인과 유사한지 여부를

판단함에 있어서는 사람의 얼굴 모습 등과 같은 빵 표면의

상세한 모양보다는 빵의 전체적인 윤곽을 중심으로

유사 여부를 판단하여야 할 것입니다.

그러므로 살피건대 양 디자인은 사람이 먹는 빵의 모양을

변 모양으로 하였다는 점에서 독특한 심미감이 있다고 할 것이어서

주의를 끄는 지배적인 특징을 이루는 부분도 변 모양을 모티브로해서

전체적으로 삼각형을 이루도록 3개의 타원형체가 길이 방향으로

적층 형성되어 있는 빵의 전체적인 형상과 모양이라 할 것인데요,

양 디자인의 차이점은 해당 물품을 자세히 볼 때에만

 비로소 인식할 수 있는 세부적인 구성의 미세한 차이에 불과하거나

흔히 취할 수 있는 변형에 불과하여 전체적인 심미감에

영향을 미칠 수 없다고 할 것입니다.

결국 이 사건 등록디자인은 그 출원전에 공지된 비교대상디자인과

유사한 디자인이므로 디자인보호법 제5조 제1항 제3호에 의하여

그 등록이 무효로 되어야 하므로 이 사건 심결은 적법하기에

그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로

이를 모두 기각하고 소송비용은 원고가 부담하게 하였습니다.

디자인출원 및 디자인소송까지

변리사와 변호사가 함께 있는 특허법률사무소 소담에서

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