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특허의 정정제도는 종전 특허발명과 

실질적 동일성을 유지하는 것을 전제로 하는 것으로 정정사항은 

정정 후 명세서 등의 내용을 구성하고, 

정정심결이 심결취소소송의 사실심 변론종결 전에 이루어진 경우 

그와 같이 정정된 명세서 등이 사실심 법원의 심리,판단의 대상이 됩니다.

정정심결은 심판청구인인 특허권자에게 송달됨으로써 확정되지만, 

이해관계인이나 심사관은 그 때부터 정정의 무효심판을 

청구할 수 있게 되는데요, 이러한 이유로 특허의 정정은 

특허무효 절차에서 특허권자의 주된 방어방법으로 활용되고 있고, 

특허무효 분쟁은 필연적으로 정정의 무효심판절차까지 이어집니다.

 결국 정정 전의 명세서 등에 따른 특허의 무효 여부는 

여전히 특허권자와 제3자 사이에는 계속하여 특허무효 분쟁의 대상으로 

남아 있는 것이므로, 정정을 인정하는 내용의 심결이 확정되었다고 하여, 

정정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 그에 따라 

확정적으로 변경되었다고 단정할 수는 없습니다.

또한 특허법 제136조 제10항은 “특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 

정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 

도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 

설정등록이 된 것으로 본다.”라고 규정하고 있습니다.

이 규정은 사후적으로 명세서 등을 정정하더라도 이미 진행된 

특허심사,심판절차의 내용과 효력을 정정 후 명세서 등에 

일체성을 유지하면서 승계시킴으로써 특허심사,심판절차와 

조화를 유지하면서 정정제도의 실효성을 추구하고 

특허권자가 정정으로 인해 불이익을 받지 않도록 한 것이지, 

정정 전의 명세서 등에 따라 발생된 모든 공법적, 사법적 법률관계를 

소급적으로 변경시킨다는 취지로 해석하기 어렵습니다.

민사소송법 제1조 제1항은 “법원은 소송절차가 공정하고 신속하며 

경제적으로 진행되도록 노력하여야 한다.”라고 하여 

민사소송의 이상을 공정·신속·경제에 두고 있는데, 그 중에서도 

신속·경제의 이념을 실현하기 위해서는 당사자에 의한 소송지연을 

적절히 방지할 필요가 있다. 이에 따라 원고는 청구의 기초가 

바뀌지 않는 한도에서 변론을 종결할 때까지 청구의 취지 또는 

원인을 바꿀 수 있지만, 소송절차를 현저히 지연시키는 경우에는

허용되지 않습니다(민사소송법 제262조 제1항,

대법 2017. 5. 30. 선고 2017다211146 판결 등 참조).

또한 특허권자는 특허무효심판절차에서는 정정청구를 통해, 

그 심결취소소송의 사실심에서는 정정심판청구를 통해

 얼마든지 특허무효 주장에 대응할 수 있는데요,

그럼에도 특허권자가 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 

청구의 원인이 변경되었다는 이유로 사실심 법원의 판단을 

다툴 수 있도록 하는 것은 소송절차뿐만 아니라 분쟁의 해결을 

현저하게 지연시키는 것으로 허용되지 않습니다.

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권리범위확인은 등록된 권리를 중심으로 어떠한 비등록 실시 형태가 

적극적으로 등록 권리의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 

이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로, 등록된 두 개의 권리의 내용이

 동일 또는 유사한 경우, 선등록 권리자는 후등록 권리자를 상대로 

후등록 권리의 무효를 청구할 수 있을 뿐이고 그를 상대로 하는 

적극적 권리범위 확인심판을 청구할 이익은 없습니다

(대법 1996. 7. 30. 선고 96후375 판결 등 참조).

여기서 후등록디자인과 확인대상디자인 사이에 동일성이 인정된다고 

하기 위해서는, 양 디자인의 형상과 모양 및 색채의 결합이 동일하거나

극히 미세한 차이만 있어 전체적 심미감이 동일하다고 볼 수 있는 

정도에 이르러야 하고, 단순히 용이하게 변형이 가능하다고 볼 수 있어

 전체적인 심미감이 유사한 정도에 불과하다면 양 디자인 사이에 

동일성이 인정된다고 할 수 없습니다.

(대법원 2001. 7. 13. 선고 2000후730 판결 참조).

피고는 2016. 2. 4. 원고들을 상대로 확인대상디자인은

 이 사건 등록디자인과 유사하여 이 사건 등록디자인의 권리범위에 

속한다는 취지의 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판(2016당327호)을 청구하였는데요, 특허심판원은 2016. 6. 20. 확인대상디자인은 

이 사건 등록디자인과 대상 물품이 동일하고, 전체적인 심미감이 유사하므로

이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다는 이유로 피고의 위 심판청구를

인용하는 이 사건 심결을 하였습니다.

원고들은 확인대상디자인은 자신의 후등록디자인과 동일하므로

이 사건 심판청구는 권리대 권리에 관한 적극적 권리범위확인

심판청구에 해당하여 확인의 이익이 없으므로 부적법하기에

각하되어야 하고, 이 사건 등록디자인은 출원 전에 공지된 선행디자인들과

동일.유사하여 그 권리범위를 인정할 수 없으므로 확인대상디자인은

이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하였습니다.

하지만 양 디자인을 비교해보면 양자의 차이는 육안으로

뚜렷하게 인식할 수 있는 부분이었고,

이를 가리켜 극히 미세한 차이라고 할 수 없으며

심미감이 동일하다고 볼 수 있을 정도의 극히 미세한 차이라고

보기 어렵다는 판결을 하였습니다.

그렇기에 양 디자인은 전체적으로 서로 유사하지만

이를 넘어 동일성이 인정된다고 볼 수 없는 디자인권리범위확인심판에서

확인대상디자인은 원고의 후등록디자인과 동일성이 인정되지 않았기에

원고의 이 사건 적극적 권리범위확인심판청구는

적법하기에 원고들의 이부분 주장은 받아들여지지 않았습니다.

디자인 권리범위확인심판시

양 디자인이 유사한지에 대한 판단도 중요하지만

디자인심판 및 디자인소송 을 청구할 수 있는

권리가 인정되는지도 중요합니다.

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 특허등록된 발명이 공지공용의 기존 기술과 주지관용기술을

수집 종합하여 이루어진 데에 그 특징이 있는 경우에는

이를 종합하는 데 각별한 곤란성이 있다거나,

이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과

 이상의 새로운 상승효과가 있다고 볼 수 있는 경우가 아니면

그 발명의 진보성은 인정될 수 없습니다

(대법 2001. 7. 13. 선고 99후1522 판결,

대법 2008. 5. 29. 선고 2006후3052 판결 등 참조).

한편 어느 주지관용기술이 소송상 공지 또는

현저한 사실이라고 볼 수 있을 만큼 일반적으로 알려져 있지

아니한 경우에 그 주지관용기술은 심결취소소송에서

증명을 필요로 하나, 이 때 법원은 자유로운 심증에 의하여

증거 등 기록에 나타난 자료를 통하여 주지관용기술을

인정할 수 있습니다

(대법 1991. 4. 23. 선고 90후489 판결,

대법 2008. 5. 29. 선고 2006후3052 판결 등 참조).

위와 관련된 사례를 살펴보면

원심에서 명칭을 “완성형 한글 글꼴 처리방법 및 상기 방법을

실행하기 위한 프로그램을 기록한 기록매체”로 하는

이 사건 특허발명(등록번호 제657352호)의 특허청구범위

제2항(이하 ‘이 사건 제2항 발명'이라 하고,

나머지 청구항도 같은 방법으로 부른다)의 구성 중

원심 판시 구성 1, 2는 원심 판시와 같이

원심 판시 비교대상발명 4로부터 용이하게 도출될 수 있음을

알 수 있습니다.

한편 이 사건 제2항 발명 중 원심 판시 구성 3은

중성에 따라 폭을 달리하는 완성형 가변 폭 한글 글꼴 중

자간 조정이 필요한 문자 쌍을 일부 특정하여

그 문자 쌍의 자간을 조정하는 것인데

위 법리와 원심이 채택한 증거에 비추어 살펴보면,

인쇄물에서 특정 앞뒤 문자 사이의 자간이 다른 부분에 비하여

넓거나 좁게 보이는 경우 시각적으로 보기 좋게 하기 위하여

그 자간을 조정하는 기술, 즉 이른바 커닝기술은 인쇄, 조판, 폰트

디자인 분야에서 널리 사용되는 주지관용기술입니다.

(중략)

또한, 통상의 기술자라면 비교대상발명 4와 위 주지관용기술을

결합하여 이 사건 제2항 발명의 모든 구성을 갖춘 발명을

도출하는 데에도 각별한 어려움이 없으며, 발명의 효과 면에서도

 이 사건 제2항 발명은 비교대상발명 4와 위 주지관용기술을

결합한 구성으로부터 예측되는 효과 이상의

새로운 상승효과가 있다고 볼 수 없습니다.

따라서 이 사건 제2항 발명은 비교대상발명 4와

위 주지관용기술을 결합하여 용이하게 발명할 수 있는 것이어서

진보성이 부정된다고 봄이 상당하고, 이 사건 제2항 발명의

진보성이 부정되는 이상, 실질적으로는 이 사건 제2항 발명의

구성요소를 모두 포함하면서 일부 구성요소를 부가․한정하고 있는

이 사건 제3항 내지 제8항 및 제10항 발명도 진보성이

당연히 긍정된다고 할 수 없으므로, 그 부가․한정된 구성요소를

포함하여 이를 심리․판단해 보아야 합니다.

그럼에도 원심은 위 커닝기술 또는 자동커닝기술을

“글자마다 가지는 고유의 커닝 정보를 이용해서 글자 사이의

간격을 조절하는 것”으로 잘못 이해하여 이 사건 제2항

발명의 구성 3이 갑 제11호증에 개시된 공지기술로부터

용이하게 도출될 수 없다고 보아 이 사건 제2항의

진보성이 부정되지 아니한다고 판단하고,

이를 전제로 이 사건 제3항 내지 제8항 및 제10항 발명의

 진보성도 부정되지 아니한다고 판단하고 말았으니,

원심판결에는 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여

 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친

잘못이 있기에 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있습니다.

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채

원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리 판단하게 하기 위하여

원심법원에 환송하기로 하였습니다.

특허출원 및 특허침해 특허소송 문의는

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특허권의 권리범위 내지 보호범위는 특허출원서에 첨부한

명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이

원칙이지만, 특허청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의한

물건의 특정을 포함하고 있어 그 용어의 기재만으로

기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는

발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여

특허발명의 기술적 구성을 확정하여야 합니다

(대법 2006. 12. 22. 선고 2006후2240 판결 참조).

특허명세서에 기재된 용어는 명세서에 그 용어를

특정한 의미로 정의하여 사용하고 있지 않은 이상

당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에게

일반적으로 인식되는 용어의 의미에 따라 명세서 전체를 통하여

통일되게 해석해야 합니다

(대법 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결 참조).

나아가 특허청구범위에 기재된 용어 그대로의 해석이

명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리한 경우에는

출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및

출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여

정의와 형평에 따라 합리적으로 해석하여야 합니다

(대법 1998. 4. 10. 선고 96후1040 판결).

이와 관련한 판례를 보면

이 사건 특허발명의 명세서에는 압력의 유무에 대하여

아무런 기재가 없는 점, 일회용 기저귀 분야에서

‘유체투과성 라이너’는 소수성 부직포에 친수처리를 하여

압력이 없는 상태에서 액체를 투과시키는 것으로 이해되는 점,

라이너의 재료로 사용되는 친수처리된 부직포는 친수처리되지 않은

소수성 부직포와 비교할 때 현저히 뛰어난 액체투과도와

현저히 낮은 내수도를 보이는 점, 이 사건 특허발명의 출원 당시

여러 출원특허에서 ‘유체불투과성 배킹’의 재료로 소수성 부직포를

 사용하기도 하였던 점 등을 알 수 있습니다.

이 사건 특허발명의 상세한 설명에 개시된 플랩의 재료 중

‘기초중량 23.72g/㎡ 내지 27.12g/㎡인 미세망상조직’은

이 사건 제1항 발명의 ‘플랩’에 대한 실시예로

개시된 것으로 보아야 하고, 이 사건 제2항 발명의

“유체투과성 플랩”에 대한 실시예로 개시된 것이라고 보기는 어렵고

설령 특허권자가 통상의 기술자의 일반적 인식과 달리

친수처리되지 않은 소수성 부직포 중에서 액체투과도가

높은 재료를 유체투과성 플랩의 재질로 의도하였다고 하더라도,

기초중량 23.72g/㎡ 내지 27.12g/㎡인 미세망상조직이라는

기재만으로는 이를 명세서에서 정의하였다고 볼 수 없습니다.

그 밖의 다른 방법으로 유체투과성 플랩을 정의하여 사용하거나

그 기술구성을 명세서에 구체적으로 나타내지 아니하여

통상의 기술자가 이를 용이하게 실시할 수 없는 이상,

이 사건 제2항 발명의 권리범위에 포함된다고 할 수 없습니다.

그렇다면 이 사건 제2항 발명의 “유체투과성 플랩”에 대하여는

명의 상세한 설명에 그 실시예로서 ‘기저귀에 통상적으로 사용되는

스펀본드형 기저귀 라이너’가 개시되었을 뿐이므로,

이에 상당하는 정도의 액체 및 기체투과성을 가진 플랩을

가지지 못한 원심 판시 피고들 제품은 이 사건 제2항 발명의

권리범위에 포함된다고 할 수 없다고 판시하였습니다.

그리고 기저귀 라이너에 쓰이는 재료로써 형성된 플랩도

장벽기능을 수행함에 지장이 없어

미완성발명에 해당하지 않는다는 취지이므로,

그 구체적인 보호범위를 확정하는 이 사건에서의 판단과

어긋나지 않습니다.

그러므로 상고를 모두 기각하고, 상고비용은 패소자들인 원고가

부담하게 하기로 판결하였습니다.

 특허발명의 특허청구범위에 기재된 “유체투과성 플랩”이라는

용어 자체만으로는 일회용 기저귀 분야의 통상의 기술자가

그 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없고,

특허청구범위의 각 독립항 발명 사이의 관계,

소수성 부직포에 대한 발명자와 통상의 기술자의 인식 및

‘유체투과성 또는 유체불투과성’에 대한 명세서의 다른 기재 등을

종합하여 보면, 위 특허발명의 상세한 설명에 개시된

플랩의 재료 중 ‘기초중량 23.72g/㎡ 내지 27.12g/㎡인

미세망상조직’은 “플랩”에 대한 실시예일뿐이고

“유체투과성 플랩”에 대한 실시예로 개시된 것이라고

보기는 어려우므로, 경쟁사의 일회용 기저귀 제품이

위 특허발명의 권리범위에 포함되지 않는다고 한 사례였습니다.

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특허청은 2005. 11. 18. 이 사건 출원상표가 기술적 표장에

해당하거나 일반수요자로 하여금 상품의 품질을 오인하게 하는

상표에 해당하여 등록을 받을 수 없다는 이유로 원고의 상표출원을

거절하는 결정을 하였는데요, 이에 원고는 2005. 12. 23. 특허심판원에2005원8748호로 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였습니다.

특허심판원은 2006. 10. 23. 이 사건 출원상표는

상표법 제6조 제1항 제3호에 규정된 지정상품의 원재료를

나타내는 기술적 표장에 해당하거나 상표법 제7조 제1항 제11호에

규정된 상품의 품질을 오인하게 하는 상표에 해당하여

등록을 받을 수 없다는 이유로,

원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였습니다.

원고는 이 사건 출원상표는 영문자 Florigen 과 그 발음을

표시한 한글 플로리젠 을 병기한 상표인바, 플로리젠은

식물의 개화를 촉진하는 호르몬으로서 이 사건 출원상표의

지정상품의 원재료로 사용될 수 없는 물질이므로

이 사건 출원상표는 지정상품의 원재료를 나타내는 기술적 표장에

해당하지 않으며, 플로리젠이 이 사건 출원상표의 지정상품의

원재료로 사용될 수 없는 물질인 이상 일반수요자가

그 지정상품에 플로리젠이 함유된 것으로 오인할 염려도 없습니다.

피고는 이 사건 출원상표는, 플로리젠이 지정상품의 원재료로

사용되는 경우에는 지정상품의 원재료를 나타내는 기술적 표장에

해당하고, 플로리젠이 지정상품의 원재료로 사용되지 아니하는

경우에는 일반수요자로 하여금 지정상품에 플로리젠이 함유된 것으로 오인하게 할 염려가 있는 상표에 해당하기에 

이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 같은 법

제7조 제1항 제11호에 해당하므로

상표등록을 받을 수 없다고 주장합니다.

이 사건 출원상표가 지정상품의 원재료를 표시하는 것이라고

하기 위해서는 이 사건 출원상표를 구성하는 Florigen 과

플로리젠 (이하, 본항에서는 Florigen과 플로리젠을 통틀어

플로리젠 이라고 한다)이 상업적 용도로 생산되어

이 사건 출원상표의 지정상품인 나리싱크림 등의 원재료로

실제로 사용되고 있거나, 일반수요자나 거래자가 플로리젠이

위 지정상품 등의 원재료로서 사용되는 것으로 인식하고 있음이

인정되어야 할 것인바, 을 제6, 7호증의 각 기재만으로는

이를 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할만한 증거가 없습니다.

오히려, 을 제5, 8호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면,

플로리젠은 식물의 꽃눈에 작용해서 꽃눈의 분화를

일으키는 것으로 생각되는 개화촉진호르몬을 의미하는

식물학 분야의 전문용어로서, 그 실체를 밝히기 위해서

식물체에서 이를 추출하려는 시도가 많이 있었음에도 불구하고

성공하지 못하여 그 실체에 대한 것이 미해결인 채로 남아 있다가,

이 사건 출원 일자 이후인 2005. 8. 12.경에 이르러서야

비로소 그 실체를 규명하였다는 논문이 외국의 학술지인

사이언스에 게재된 물질임을 인정할 수 있는바,

위 인정사실에 의하면, 플로리젠이 상업적 용도로 생산되어

이 사건 출원상표의 지정상품인 나리싱크림 등의 원재료로

사용되고 있거나, 그 원재료로서 사용되는 것으로

일반수요자나 거래자가 인식하고 있다고는 볼 수 없습니다.

따라서, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 규정된

지정상품의 원재료를 표시하는 표장에 해당한다고 할 수 없습니다.

상표법 제7조 제1항 제11호규정부분을 보면

상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표 란 상표의 구성 자체가

지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로

수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고,

어느 상표가 품질오인을 생기게 할 염려가 있는지의 여부는

일반수요자를 표준으로 거래통념에 따라 판단하여야 한다고 하는데요

(대법 1995. 7. 28. 선고 95후187 판결 참조),

이 사건 출원상표를 구성하는 Florigen 과 플로리젠 이

식물의 개화촉진호르몬 을 의미하는 식물학 분야의 전문용어임은

앞서 본 바와 같으므로, 이 사건 출원상표의 지정상품인

나리싱크림 등의 일반수요자가 이 사건 출원상표를

그것이 갖는 본래의 의미인 식물의 개화촉진호르몬 으로

정확하게 이해할 수 있다고는 볼 수 없습니다.

다만, 우리나라의 영어교육 수준이 비추어 볼 때

일반수요자는 출원상표를 구성하는 영문자 Florigen 중

Flori 부분이 식물을 의미하는 영어단어인 flora에서 파생된

식물관련 어간임을 알 수 있다고 할 것인 점, 

식물이나 식물로부터 추출한 천연물질을 사용한 화장품이

인공적인 화학물질을 사용한 화장품에 비하여 피부에 자극이 적다고

알려지면서 이에 대한 일반 수요자들의 관심이 높아지고 있는 점

인공적인 화학물질 이외에 식물이나 식물로부터 추출한 천연물질을

함유한 화장품이 다수 출시되어 널리 광고되고

시중에 유통되고 있는 점 등을 종합하여 보면,

일반수요자들은 이 사건 출원상표를 식물이나 식물로부터 추출한

천연물질을 표시하는 것으로 직감할 수 있고, 이 사건 출원상표의

지정상품인 나리싱크림 등을 식물이나 식물로부터 추출한

천연물질이 함유된 화장품으로 인식할 가능성이 있다고 할 것입니다.

따라서, 이 사건 출원상표는 식물이나 식물로부터 추출한 물질을

 원재료로 하지 아니한 지정상품에 사용되는 경우에는

일반수요자로 하여금 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과

다른 성질을 갖는 것으로 오인하게 할 염려가 있다고 할 것이므로,

상표법 제7조 제1항 제11호에 규정된 상품의 품질을 오인하게 하는 상표에 해당한다고 할 것입니다.

그렇다면, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에는

해당하지 아니하나, 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여

등록을 받을 수 없으므로, 이와 결론을 같이한 심결은 정당하고,

이를 다투는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하고

소송비용은 원고가 부담하게 하였습니다.

특허법 상표법 및 디자인출원 등

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피고는 이 사건 출원상표가 직물지의 연속 반복 무늬로서

누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를

식별할 수 없으므로 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하여

상표등록을 받을 수 없다는 이유로 거절사정을 하였습니다.

 이에 원고가 불복하여 심판을 청구하자,

특허심판원은 위 심판청구 사건을 1999원3742호로 심리하여

2000. 2. 29. 아래와 같은 이유로 원고의 청구를 기각하는

이 사건 심결을 하였습니다.

이  사건 출원상표의 표장은 원고 회사의 회장이었던

조니 메거가 1976년 디자인한 ‘하우스체크’ 무늬로서

일정한 색과 형태를 가진 선이 수직, 수평, 사선으로 교차하여

구성된 독특한 개성을 지니고 있으므로

일반적인 직물지와는 달리 자타상품의 식별력을 가지고 있는 것이라

주장하고 있는데요,

이 사건 출원상표는 노란색의 사선이 바탕을 이룬 가운데

검은색의 3개의 선과 진한 갈색의 1개의 선이 수직으로,

파란색의 3개의 선과 빨간색의 1개의 선이 수평으로 교차하는

반복무늬의 도형과 색채가 결합된 상표임을 알 수 있는바,

이러한 도형과 색채의 결합으로 이루어진 표장은

그 지정상품인 바지, 신사복, 숙녀복, 외투, 잠바 등에 사용될 경우

그 원재료인 직물에 흔히 사용되는 체크 무늬의 형상을 연상시키므로,

상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 수요자가

누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를

식별할 수 없는 상표에 해당한다고 할 것입니다.

원고는 이 사건 출원상표에는 고유한 색채가 가미되어 있으므로

그로 인하여 식별력을 인정받을 수 있다는 취지의 주장을 하는데,

일반적으로 색채가 기호, 문자, 도형 등과 결합하는 경우에는

그로 인하여 식별력이 강화될 수 있으나, 대부분의 체크 무늬

직물지는 색채를 포함하고 있고, 그 색채의 대비가 극명하거나

가로, 세로 선의 교차에 의하여 형성되는 사각형의 면적이 커서

눈에 선명하게 부각된다는 등의 특별한 사정이 없으면 전체적인

색감은 오히려 희미해지는 경우마저 있는 것인바,

이 사건 출원상표의 경우에도 역시 사용된 색체의 대비가

극명하지 아니하고, 가로 세로로 교차되는 선에 의하여

형성되는 사각형의 면적도 비교적 작아서 색채의 사용으로 인하여

흔히 있는 다른 체크 무늬 직물지의 형상과 뚜렷하게 구별될 만한

특징적인 인상을 일반 소비자들에게 준다고 보기는

어렵다고 할 것이므로, 원고의 위 주장은 이유 없습니다.

원고 회사는 1894년 설립되어 그 역사가 110년이 넘고,

1995년 한해의 매출액이 8억 파운드에 이르는

세계적인 의류업체로서 일본, 미국, 캐나다, 남아프리카 등

세계 73개국에서 라이센스 사업 등을 벌여 왔으며,

국내에서도 1972년부터 반도패션을 시작으로 우성 어패럴,

주식회사 발렌타인, 가정표 양말, 서도, 주식회사 유진양산,

쓰리쎄븐 가방, 주식회사 예진상사, 주식회사 르미에르 홈패션,

LG 패션 등의 라이센시(licensee)들이 각종 의류 제품을

활발하게 생산, 판매하여 오면서 이 사건 출원상표와

동일한 하우스 체크를 그 선전·광고에 사용하여 왔으므로,

이 사건 출원상표의 출원일 당시 이미 일반 소비자들은

이 사건 출원상표를 단순한 직물 무늬가 아닌 원고의 상표라고

인식하고 있었다고 할 것이므로 이 사건 출원상표는

상표법 제6조 제2항에 의하여 이른바 사용에 의한

식별력을 취득하였습니다.

국내 라이센시 업체인 주식회사 D가

1994년 이 사건 출원상표와 동일한 하우스 체크 무늬를

원고 회사의 로고 등과 함께 간행물에 소개하고,

1995. 5월 정기간행물인 ‘섬유저널’ 5월호에는 ‘닥스는 과연

어떤 브랜드인가’ 등의 제목 아래 이 사건 출원상표의 표장과

유사한 체크 무늬를 소개하면서 원고회사가 고품격의

디자인과 철저한 품질관리로 연 8 억 파운드의 매출을 올리고 있으며

한국에서는 라이센스 사업으로 해마다 평균 20% 이상의

사업신장률을 보이는 등 상업적 성공을 거두고 있다는 내용이

소개되었으며, 라이센시 업체들이 이 사건 출원상표의 표장과

유사한 체크 무늬를 바탕으로 한 넥타이, 스카프, 골프 백,

여성 핸드백, 커튼 등을 제품 카타로그에 담아

소개한 사실을 인정할 수 있습니다.

위 인정 사실에 의하면, 원고가 1990년대 중반부터

국내에서도 여러 라이센시 업체들을 통하여 체크 무늬를

소재로 한 의류 등 제품들을 제조·판매하여 옴으로써

원고 회사 및 제품의 인지도를 넓혀가고 있었다고는 보여지나,

다수의 체크 무늬 중에서도 일명 ‘하우스 체크’라고 불리우는

이 사건 출원상표를 제품 판매 및 선전 광고에 지속적이고도

광범위하게 사용함으로써 그 출원일인 1988. 5. 2.경

일반 소비자들에게 그것이 원고의 업무에 관련된 상품을

표시하는 것으로서 현저하게 인식되었다고 보기는 어렵고

달리 이를 인정할 증거가 없으므로 원고의 위 주장은

그 이유 없다고 할 것입니다.

따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제23조 제1항 제1호,

제6조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다고 할 것인바

이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하므로

원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하고

소송비용은 원고가 부담하게 하였습니다.

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유사디자인이 등록되면 그 디자인권은 최초의 등록을 받은

기본디자인권과 합체하고 유사디자인의 권리범위는

기본디자인의 권리범위를 초과하지 않는다고 할 것이므로,

확인대상디자인이 유사디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 있으려면

유사디자인과 유사하다는 사정만으로는 부족하고

기본디자인과도 유사하여야 할 것입니다.

(대법 1989. 8. 8. 선고 89후25 판결, 대법 1995. 6. 30. 선고 94후1749 판결 등 참조).

이 경우 기본디자인의 권리범위는

유사디자인의 유사범위까지 확장되는 것은 아닙니다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면 확인대상디자인은

명칭이 게시용기틀인 이 사건 기본디자인과 대비하여 볼 때

양 디자인의 지배적특징을 이루는 구성부분인 봉의 위치와

형상 및 봉이 바탕판에 부착된 형태가 현저히 상이하여

전체적인 심미감이 유사하다고 볼 수 없습니다.

그러므로 확인대상디자인이 이 사건 유사2호디자인과 유사한지의

여부에 관하여 더 살필 것도 없이,

확인대상디자인은 이 사건 유사2호디자인의

권리범위에 속한다고 할 수 없습니다.

그런데도 원심은 유사디자인이 기본디자인의 유사범위를

넘는 경우에 기본디자인의 권리범위를 유사디자인의 유사범위까지

확장할 수 없음에도 불구하고, 이 사건 기본디자인의 권리범위가

이 사건 유사2호디자인의 유사범위로 확장되는 것을 전제로

확인대상디자인과 이 사건 기본디자인을 대비하여

확인대상디자인이 이 사건 유사2호디자인의 권리범위에 속한다고

판단하였으니, 원심판결에는 디자인의 권리범위에 관한

법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있기에

 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있습니다.

그러므로 원심판결을 파기하고 사건을

다시 심리·판단하도록 원심법원인 특허법원으로

환송하기로 하였습니다.

유사디자인이 기본디자인의 유사범위를 넘을 경우,

기본디자인의 권리범위를 유사디자인의 유사범위까지

확장할 수 없다고 판시한 사례였습니다.

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구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)

제73조 제1항 제3호, 제4항에 의하면, 상표권자·전용사용권자 또는

통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표

(당해 등록상표와 연합된 다른 등록상표가 있을 때에는

그 중 어느 하나의 등록상표 또는 당해 등록상표)를

그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여

3년 이상 국내에서 사용하지 아니하였을 때에는 심판에 의하여

그 상표등록을 취소하도록 규정되어 있습니다.

여기에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지

아니한 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는

거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로

사용하지 아니한 때를 말한다 할 것이고, 지정상품과 유사한

상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용하였다고

볼 수 없다 할 것입니다.

원심판결 이유에 의하면, 원심은 그 판결에서 채용하고 있는

증거들을 종합하여, 이 사건 등록상표(등록번호 제320471호)의

지정상품은 쌀, 보리, 수수, 현미, 녹두, 옥수수, 콩가루, 감자가루,

현미가루, 보리가루이고, 이 사건 등록상표가 사용된 상품은

여러 가지 곡물 또는 야채 등의 분말을 일정한 비율로 혼합한

이른바 즉석건조건강식품인 사실을 인정하였습니다.

이 사건 등록상표가 사용된 상품은, 그 상품의 특성상

성분의 구성 및 비율에 그 특징이 있다는 점에 비추어 볼 때,

이 사건 등록상표의 지정상품 중 일부가 그 식품의 성분의 일부로

포함되어 있다고 하더라도, 거래사회의 통념상 개개의 곡물 내지

곡물가루에 불과한 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일성의 범위

내에 있다고 보기는 어렵다 할 것입니다.

또한 달리 이 사건 등록상표가그 지정상품 중 1 이상에 대하여

이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서

정당하게 사용되었음을 인정할 아무런 자료가 없으므로,

이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여

그 등록이 취소됨을 면할 수 없다고

판단하였습니다.

기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 수긍이 가고,

거기에 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 관한 법리를

오해하였거나 사실오인으로 판결에 영향을 미친 위법이 없으므로

상고를 기각하고 상고비용은 상고인인 피고의 부담으로 하기로

판결하였습니다.

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등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및

그 출원서에 첨부한 도면·사진 또는 견본과 도면에 기재된

디자인의 설명에 표현된 디자인에 의하여 정하여지고

(디자인보호법 제43조),

디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을

실시할 권리를 독점합니다(디자인보호법 제41조).

여기서 디자인의 유사 여부는, 디자인을 구성하는 요소들을

각 부분으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를

대비·관찰하여, 보는 사람의 마음에 환기될 미적 느낌과

인상이 유사한지 여부에 따라 판단하되, 그 물품의 성질, 용도,

사용형태 등에 비추어 보는 사람의 시선과 주의를

가장 끌기 쉬운 부분을 중심으로 대비·관찰하여

일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서

판단해야 합니다(대법 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결 등 참조).

그리고 등록디자인이 신규성이 있는 부분과 함께

공지의 형상과 모양을 포함하고 있는 경우

그 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를

인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어서는

공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하기에

등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 공지 부분에서는

동일·유사하다고 하더라도 나머지 특징적인 부분에서

서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의

권리범위에 속한다고 할 수 없습니다.

(대법 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결 등 참조).

원심판결 이유에 의하면, 원심은 콤바인의 수확기커버에 대한

부분디자인인 원심 판시 제2 등록디자인(등록번호 1 생략)에서

‘정면에서 보았을 때 작업등이 비교적 폭이 넓은 사이드커버

상부 속에 좌우 대칭으로 내장된 형상’은 그 출원 전에 공개된

원심 판시 미쯔비시 디자인 등에 공지되어 있으므로

그 중요도를 높게 평가하여 유사범위를 넓게 보기는

어렵다고 판단하였습니다.

나아가 원심은, 그 도면 및 디자인 설명 등으로부터 파악되는

제2 등록디자인과 원심 판시 피고 디자인 2를 전체적으로

대비·관찰하여, 작업등의 형상과 모양이 제2 등록디자인은

세로로 긴 형태의 유리 덮개가 씌워진 하나의 작업등이

사이드커버의 전면과 측면을 비추도록 내장된 형상임에 비하여

피고 디자인 2는 2개의 개별 작업등이 각각 금속제 원형 홈에

삽입되어 사이드커버의 전면만을 비추도록 내장된 형상인 점에

차이가 있고 그 사이드커버의 형상과 모양도 상당한 차이가 있으므로

전체적으로 수요자에게 느껴지는 심미감이 달라

두 디자인이 유사하지 않다고 판단하였는데요,

앞서 본 법리를 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은

정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 등록디자인의

보호범위나 디자인 유사 판단에 관한 법리를 오해하는 등의

위법이 있다고 할 수 없습니다.

원심판결 이유에 의하면, 원심은 대상물품을 ‘콤바인’으로 하는

원심 판시 제1 등록디자인(등록번호 2 생략)에서

‘자연스럽게 일체를 형성한 곡물탱크커버와 원동부커버의

상부 윤곽선’은 출원 전에 공개된 원심 판시 비교대상디자인 2에

이미 공지된 모양으로서 옛날부터 여러 디자인이 다양하게

고안되어 왔으므로 그 부분의 유사범위를

비교적 좁게 보아야 한다고 판단하였습니다.

나아가 원심은, 그 도면 및 디자인 설명 등으로부터 파악되는

제1 등록디자인과 원심 판시 피고 디자인 1을 전체적으로

대비·관찰하여, 곡물탱크커버 및 원동기커버의 외곽선 모양이

부드러운 느낌에서 차이가 있고, 곡물탱크커버의 형상이

제1 등록디자인은 외면 중앙부가 바깥쪽으로 완만한 호 형상으로

돌출되었음에 비하여 피고 디자인 2는 직선 형상인 점,

 탈곡커버의 형상이 제1 등록디자인은 짚 처리장치의 후단까지

연장되어 있음에 비하여 피고 디자인 1은 짚 처리장치의

후단부에 미치기 이전에 단절된 형상인 점, 조종부 전면의

엠블럼 주변 모양이 제1 등록디자인은 사각형 모양임에 비하여

피고 디자인 1은 삼각형 모양인 점 등에서도 차이가 있으므로,

전체적으로 수요자에게 느껴지는 심미감이 달라

두 디자인이 유사하지 않다고 판단하였습니다.

원심 판시 제1 등록디자인(등록번호 2 생략)의 대상물품인

 ‘콤바인’의 용도 및 사용형태, 콤바인을 광고하는

카탈로그에 콤바인의 좌우 측면과 정면을 모두 볼 수 있도록

전방 45도 지점에서 찍은 사진이 주로 실려 있는 점,

콤바인 운행 시 탈곡된 볏짚이 후부로 배출되므로

후면 또한 좌우 측면 및 정면과 동일하게 보는 사람의 눈에

자주 띄게 되는 점 등을 참작하여 보면, 콤바인에서는

그 전후좌우에서 바라보는 형태 가

보는 사람의 주의를 끄는 부분이라고 할 것인데,

이를 중심으로 대비해 보면 원심 판시 피고 디자인 1과

제1 등록디자인은 서로 유사하다고 보기 어렵습니다.

즉, 제1 등록디자인은 그 특징적 형태로서, ‘우측면도’에서

예취반송장치의 폭과 콤바인 차체의 폭은 동일한 형상,

‘정면도’에서 곡물탱크커버와 원동기커버로 이루어지는 모양을

대략 직사각형 모양에서 위 그림과 같은 모양으로 변경하고

그 외곽선을 연장할 경우 예취반송장치의 상부 끝과

부드럽게 연결되도록 함으로써 곡물탱크커버의 뒤쪽 하단에서부터

예취반송장치 하단까지 이어지는 외곽선을 부드러운 호가

되도록 한 형상,

‘배면도’에서 탈곡부커버를 뒤의 짚 처리부까지 연장시킨 형상,

‘좌측면도’에서 곡물저장탱크의 우측 외곽선이 가운데가 불룩한

호 모양이고, 방향지시등과 차폭등이 곡물저장탱크에 설치된

형상을 갖추고 있지만, 피고 디자인 1은 그러한 형상을 갖추고

있지 않아 전체적으로 보아 두 디자인은 일반 수요자의 심미감에서

뚜렷한 차이가 있습니다.

같은 취지의 원심 판단은 정당하고,

거기에 상고이유의 주장과 같이 등록디자인의 보호범위나

디자인 유사 판단에 관한 법리를 오해하는 등의

위법이 있다고 할 수 없습니다.

이에 상고를 기각하고 상고비용은 원고가 부담하기로 하였습니다.

업무상배임죄의 주체는 타인의 사무를 처리하는

지위에 있어야 합니다.

따라서 회사직원이 재직 중에 영업비밀 또는

영업상 주요한 자산을 경쟁업체에 유출하거나

스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 무단으로 반출하였다면

타인의 사무를 처리하는 자로서 그 업무상의 임무에 위배하여

유출 또는 반출한 것이어서 유출 또는 반출시에

업무상배임죄의 기수가 됩니다.

또한 회사직원이 영업비밀 등을 적법하게 반출하여

그 반출행위가 업무상배임죄에 해당하지 않는 경우라도,

퇴사시에 그 영업비밀 등을 회사에 반환하거나

폐기할 의무가 있음에도 경쟁업체에 유출하거나

스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 이를 반환하거나

폐기하지 아니하였다면, 이러한 행위 역시 퇴사시에

업무상배임죄의 기수가 됩니다

(대법 2008. 4. 24. 선고 2006도9089 판결 등 참조).

그러나 회사직원이 퇴사한 후에는 특별한 사정이 없는 한

그 퇴사한 회사직원은 더 이상 업무상배임죄에서

타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있다고 볼 수 없고,

위와 같이 반환하거나 폐기하지 아니한 영업비밀 등을

경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용하더라도

이는 이미 성립한 업무상배임 행위의 실행행위에 지나지 아니하므로,

그 유출 내지 이용행위가 부정경쟁방지 및 영입비밀보호에 관한

법률 위반(영업비밀누설등)죄에 해당하는지 여부는

별론으로 하더라도, 따로 업무상배임죄를 구성할 여지는

없다고 보아야 합니다.

그리고 위와 같이 퇴사한 회사직원에 대하여

타인의 사무를 처리하는 자의 지위를 인정할 수 없는 이상

제3자가 위와 같은 유출 내지 이용행위에 공모·가담하였다

하더라도 그 타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있다는

등의 사정이 없는 한 업무상배임죄의 공범 역시 성립할 수 없습니다.

원심은 그 판시 증거를 종합하여, 피고인 2가 2011. 8.경

피해자 회사에서 퇴사할 당시 이 사건 각 파일을 반환하거나

폐기하지 않았고, 이후 피고인 1이 설립한 경쟁회사에 입사하여

경쟁회사를 위한 소스코드를 만드는데 이 사건 각 파일을

이용한 사실, 한편 피고인 1은 피고인 2가 2012. 8. 24.경

이 사건 14번 파일을 사용하는데 있어 공모·가담한 사실 등을

인정한 후 피고인 1에 대하여 이 사건 14번 파일 사용에 관한

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한

법률 위반(영업비밀누설등)죄가 성립한다고 판단하였습니다.

나아가 원심은 피고인 2가 퇴사하면서 이 사건 각 파일을 반환하거나

폐기하지 않아 이미 업무상배임죄의 기수에 이르렀기 때문에

이후 14번 파일을 사용한 것은 불가벌적 사후행위에 해당하나,

그와 같은 불가벌적 사후행위에 공모·가담한 피고인 1에 대하여는

이 사건 14번 파일에 관한 업무상배임죄가

별도로 성립한다고 판단하였습니다.

 그러나 원심이 인정한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면

피고인 2가 이 사건 14번 파일을 사용할 당시에는

이미 피해자 회사를 퇴사하고 1년 정도 지난 후여서

다른 특별한 사정이 없는 한 피해자 회사의 사무를 처리하는 자의

지위에 있었다고 볼 수 없으므로, 피고인 2의 이 사건 14번

파일 이용행위는 업무상배임죄의 구성요건에 해당하지 않는다고

할 것이고, 따라서 피고인 1이 이러한 피고인 2의 행위에

공모·가담하였다고 하더라도 부정경쟁방지 및

영업비밀보호에 관한 법률 위반(영업비밀누설등)죄 외에

따로 배임죄 등이 성립할 여지는 없다고 할 것입니다.

그럼에도 원심은 그 판시와 같은 이유만으로 이와 달리 판단하였으니,

원심판단에는 업무상배임죄에서 타인의 사무를 처리하는 자,

불가벌적 사후행위 등에 관한 법리를 오해하여

판결에 영향을 미친 잘못이 있으므로

이를 지적하는 취지의 피고인 1의 상고이유 주장은 이유 있습니다.

원심판결 이유를 원심이 적법하게 채택한 증거들에 비추어 살펴보면,

원심이 그 판시와 같은 이유를 들어 피고인 2에 대한

이 사건 공소사실이 유죄로 인정된다고 판단한 것은 정당하고,

거기에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙을 위반하여

자유심증주의의 한계를 벗어나거나 엄격해석의 원칙, 죄형법정주의,

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제18조 제2항에서의

부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에게 손해를 입힐 목적,

영업비밀, 사용, 업무상 배임죄에서의 타인의 사무를 처리하는 자,

임무위배행위 등에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없습니다.

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