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권리범위확인은 등록된 권리를 중심으로 어떠한 비등록 실시 형태가 

적극적으로 등록 권리의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 

이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로, 등록된 두 개의 권리의 내용이

 동일 또는 유사한 경우, 선등록 권리자는 후등록 권리자를 상대로 

후등록 권리의 무효를 청구할 수 있을 뿐이고 그를 상대로 하는 

적극적 권리범위 확인심판을 청구할 이익은 없습니다

(대법 1996. 7. 30. 선고 96후375 판결 등 참조).

여기서 후등록디자인과 확인대상디자인 사이에 동일성이 인정된다고 

하기 위해서는, 양 디자인의 형상과 모양 및 색채의 결합이 동일하거나

극히 미세한 차이만 있어 전체적 심미감이 동일하다고 볼 수 있는 

정도에 이르러야 하고, 단순히 용이하게 변형이 가능하다고 볼 수 있어

 전체적인 심미감이 유사한 정도에 불과하다면 양 디자인 사이에 

동일성이 인정된다고 할 수 없습니다.

(대법원 2001. 7. 13. 선고 2000후730 판결 참조).

피고는 2016. 2. 4. 원고들을 상대로 확인대상디자인은

 이 사건 등록디자인과 유사하여 이 사건 등록디자인의 권리범위에 

속한다는 취지의 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판(2016당327호)을 청구하였는데요, 특허심판원은 2016. 6. 20. 확인대상디자인은 

이 사건 등록디자인과 대상 물품이 동일하고, 전체적인 심미감이 유사하므로

이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다는 이유로 피고의 위 심판청구를

인용하는 이 사건 심결을 하였습니다.

원고들은 확인대상디자인은 자신의 후등록디자인과 동일하므로

이 사건 심판청구는 권리대 권리에 관한 적극적 권리범위확인

심판청구에 해당하여 확인의 이익이 없으므로 부적법하기에

각하되어야 하고, 이 사건 등록디자인은 출원 전에 공지된 선행디자인들과

동일.유사하여 그 권리범위를 인정할 수 없으므로 확인대상디자인은

이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하였습니다.

하지만 양 디자인을 비교해보면 양자의 차이는 육안으로

뚜렷하게 인식할 수 있는 부분이었고,

이를 가리켜 극히 미세한 차이라고 할 수 없으며

심미감이 동일하다고 볼 수 있을 정도의 극히 미세한 차이라고

보기 어렵다는 판결을 하였습니다.

그렇기에 양 디자인은 전체적으로 서로 유사하지만

이를 넘어 동일성이 인정된다고 볼 수 없는 디자인권리범위확인심판에서

확인대상디자인은 원고의 후등록디자인과 동일성이 인정되지 않았기에

원고의 이 사건 적극적 권리범위확인심판청구는

적법하기에 원고들의 이부분 주장은 받아들여지지 않았습니다.

디자인 권리범위확인심판시

양 디자인이 유사한지에 대한 판단도 중요하지만

디자인심판 및 디자인소송 을 청구할 수 있는

권리가 인정되는지도 중요합니다.

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원심은, 아래 도면과 같은 이 사건 등록디자인(디자인등록번호 생략)과

원심 판시 확인대상디자인은 각각 원심 판시 비교대상디자인과 사이에 

전체적인 심미감에서 상당한 차이가 있어 유사하지 않고,

확인대상디자인은 비교대상디자인에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 

디자인이 아니라고 본 다음, 확인대상디자인과 등록디자인은 

비록 세부적인 점에서 다소 차이가 있을지라도 그 외관을 전체적으로 

대비·관찰하여 볼 때 그 지배적인 특징이 유사하여 전체적인 심미감이 

유사하므로 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 

속한다고 판단하였습니다.

그러나 원심의 판단은 다음과 같은 이유로 수긍하기 어려운데요

우선 원심판결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 등록디자인과 

비교대상디자인을 비교할 때에는 본체의 외주면에 만곡진 형상이 있는 점, 

배출구 나사산의 외경과 본체의 외경이 거의 같은 크기인 점과 같은 

요소에 대해서는 대비하지 않은 채 양 디자인이 전체적인 심미감에서 

상당한 차이가 있어 유사하지 않다고 판단하였으나, 

확인대상디자인과 비교대상디자인을 비교할 때에는 본체 외주면의 

만곡 여부, 배출구 나사산의 외경과 본체의 외경의 동일 여부를 

디자인의 전체적인 심미감에 영향을 미치는 지배적인 특징이라고 보았고,

등록디자인과 확인대상디자인을 비교할 때에는 본체 외주면의 

만곡 여부는 세부적인 구성의 미세한 차이에 불과하다면서 배출구 

나사산의 외경과 본체의 외경이 같은 점을 양 디자인이 유사하다고 보는

 이유 중의 하나로 들었습니다.

이와 같이 기준을 달리하여 디자인 사이의 유사 여부를 판단하여 

확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 본 

원심판결은 그 자체로 논리가 일관된다고 보기 어렵습니다.

그리고 등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 출원 전에

그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 

공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 

등록디자인과 대비할 것도 없이 그 등록디자인의 권리범위에 

속하지 않는다고 보아야 하는데요,

기록에 나타난 대상 물품의 사시도를 중심으로

확인대상디자인과 비교대상디자인을 대비하여 보면, 

양 디자인은 모두 본체(‘’, ‘’), 

배출구

(‘’, ‘’), 

조임볼트(‘’, ‘’), 

공급관(‘’, ‘’)의 

연결구조가 전체적으로 ‘’와 같은 형상과 모양을 이루는 점, 

본체가 원통형의 관체 형상을 이루는 점, 조임볼트가 본체의 

한쪽 끝부분에 링모양으로 있고 그 표면이 일정한 간격으로 

평평하게 깎여 6개의 조임면이 형성되어 있는 점 등에서 공통되어 

그 주된 창작적 모티브를 같이 함을 알 수 있습니다.

다만, 본체의 외주면이 비교대상디자인에서는 만곡진 형상인 반면 

확인대상디자인에서는 일직선으로 되어 있고, 그로 인하여 조임볼트와 

본체 사이 단턱 형성의 정도, 본체와 배출구 연결 부분의 각도 등에서

다소 차이가 나타나지만, 이러한 차이는 전체적으로 볼 때 

다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 

불과하다고 볼 것입니다.

따라서 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 비교대상디자인에 의하여

 쉽게 실시할 수 있는 디자인이라고 보는 것이 타당합니다.

그런데도 원심은 확인대상디자인과 비교대상디자인에 

앞서 본 차이점이 있어, 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 

비교대상디자인으로부터 쉽게 실시할 수 있는 디자인이 아니라고 

판단하였으므로, 이러한 원심의 판단에는 자유실시디자인 판단에 관한 

법리를 오해함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있기에

이 점을 지적하는 상고이유 주장에는 정당한 이유가 있습니다.

그러므로 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리 판단하도록

원심법원에 환송하기로 하였습니다.

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등록디자인이 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 

공연히 실시된 디자인이나 그 출원 전에 국내 또는 

국외에서 반포된 간행물에 게재된 디자인과 동일 또는 

유사한 경우에는 그에 대한 등록무효의 심결이 없어도 

그 권리범위를 인정할 수 없습니다.

(대법 2008. 9. 25. 선고 2008도3797판결 등 참조).

등록디자인이 그 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 

통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 형상 모양 

색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 

디자인에 해당하는 경우에는 그 등록이 무효로 되기 전에는 

등록디자인의 권리범위를 부인할 수 없습니다

(대법 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결 참조).

이러한 법리는 디자인보호법 제5조 제1항 제1호(디자인등록 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인)

 또는 제2호(디자인등록 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 

간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 

이용가능하게 된 디자인)에 해당하는 디자인의 결합에 의하여 

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 대하여도 

적용된다고 봄이 상당합니다.

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 

개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로

대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 

느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 

그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 

다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 합니다

(대법 2006. 9. 8. 선고 2005후2274 판결 등 참조).

한편 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며

여러 디자인이 다양하게 고안되었던 것이나 구조적으로 

그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것 등에서는 

디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 합니다

(대법 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결 참조).

판례로 아기보기 멜빵에 관한 디자인이 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 

여러 디자인이 다양하게 고안되어 그 유사범위를 좁게 보더라도, 

양 디자인은 세부적인 점에서 다소 차이가 있을 뿐, 

많은 공통점들로 인하여 그 지배적인 특징이 유사하여 

전체적으로 대비 관찰할 때 느껴지는 심미감이 유사하다고 판결한

사례가 있었습니다 (특허법원 2013허8550 판결 참조).

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등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및

그 출원서에 첨부한 도면·사진 또는 견본과 도면에 기재된

디자인의 설명에 표현된 디자인에 의하여 정하여지고

(디자인보호법 제43조),

디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을

실시할 권리를 독점합니다(디자인보호법 제41조).

여기서 디자인의 유사 여부는, 디자인을 구성하는 요소들을

각 부분으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를

대비·관찰하여, 보는 사람의 마음에 환기될 미적 느낌과

인상이 유사한지 여부에 따라 판단하되, 그 물품의 성질, 용도,

사용형태 등에 비추어 보는 사람의 시선과 주의를

가장 끌기 쉬운 부분을 중심으로 대비·관찰하여

일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서

판단해야 합니다(대법 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결 등 참조).

그리고 등록디자인이 신규성이 있는 부분과 함께

공지의 형상과 모양을 포함하고 있는 경우

그 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를

인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어서는

공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하기에

등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 공지 부분에서는

동일·유사하다고 하더라도 나머지 특징적인 부분에서

서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의

권리범위에 속한다고 할 수 없습니다.

(대법 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결 등 참조).

원심판결 이유에 의하면, 원심은 콤바인의 수확기커버에 대한

부분디자인인 원심 판시 제2 등록디자인(등록번호 1 생략)에서

‘정면에서 보았을 때 작업등이 비교적 폭이 넓은 사이드커버

상부 속에 좌우 대칭으로 내장된 형상’은 그 출원 전에 공개된

원심 판시 미쯔비시 디자인 등에 공지되어 있으므로

그 중요도를 높게 평가하여 유사범위를 넓게 보기는

어렵다고 판단하였습니다.

나아가 원심은, 그 도면 및 디자인 설명 등으로부터 파악되는

제2 등록디자인과 원심 판시 피고 디자인 2를 전체적으로

대비·관찰하여, 작업등의 형상과 모양이 제2 등록디자인은

세로로 긴 형태의 유리 덮개가 씌워진 하나의 작업등이

사이드커버의 전면과 측면을 비추도록 내장된 형상임에 비하여

피고 디자인 2는 2개의 개별 작업등이 각각 금속제 원형 홈에

삽입되어 사이드커버의 전면만을 비추도록 내장된 형상인 점에

차이가 있고 그 사이드커버의 형상과 모양도 상당한 차이가 있으므로

전체적으로 수요자에게 느껴지는 심미감이 달라

두 디자인이 유사하지 않다고 판단하였는데요,

앞서 본 법리를 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은

정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 등록디자인의

보호범위나 디자인 유사 판단에 관한 법리를 오해하는 등의

위법이 있다고 할 수 없습니다.

원심판결 이유에 의하면, 원심은 대상물품을 ‘콤바인’으로 하는

원심 판시 제1 등록디자인(등록번호 2 생략)에서

‘자연스럽게 일체를 형성한 곡물탱크커버와 원동부커버의

상부 윤곽선’은 출원 전에 공개된 원심 판시 비교대상디자인 2에

이미 공지된 모양으로서 옛날부터 여러 디자인이 다양하게

고안되어 왔으므로 그 부분의 유사범위를

비교적 좁게 보아야 한다고 판단하였습니다.

나아가 원심은, 그 도면 및 디자인 설명 등으로부터 파악되는

제1 등록디자인과 원심 판시 피고 디자인 1을 전체적으로

대비·관찰하여, 곡물탱크커버 및 원동기커버의 외곽선 모양이

부드러운 느낌에서 차이가 있고, 곡물탱크커버의 형상이

제1 등록디자인은 외면 중앙부가 바깥쪽으로 완만한 호 형상으로

돌출되었음에 비하여 피고 디자인 2는 직선 형상인 점,

 탈곡커버의 형상이 제1 등록디자인은 짚 처리장치의 후단까지

연장되어 있음에 비하여 피고 디자인 1은 짚 처리장치의

후단부에 미치기 이전에 단절된 형상인 점, 조종부 전면의

엠블럼 주변 모양이 제1 등록디자인은 사각형 모양임에 비하여

피고 디자인 1은 삼각형 모양인 점 등에서도 차이가 있으므로,

전체적으로 수요자에게 느껴지는 심미감이 달라

두 디자인이 유사하지 않다고 판단하였습니다.

원심 판시 제1 등록디자인(등록번호 2 생략)의 대상물품인

 ‘콤바인’의 용도 및 사용형태, 콤바인을 광고하는

카탈로그에 콤바인의 좌우 측면과 정면을 모두 볼 수 있도록

전방 45도 지점에서 찍은 사진이 주로 실려 있는 점,

콤바인 운행 시 탈곡된 볏짚이 후부로 배출되므로

후면 또한 좌우 측면 및 정면과 동일하게 보는 사람의 눈에

자주 띄게 되는 점 등을 참작하여 보면, 콤바인에서는

그 전후좌우에서 바라보는 형태 가

보는 사람의 주의를 끄는 부분이라고 할 것인데,

이를 중심으로 대비해 보면 원심 판시 피고 디자인 1과

제1 등록디자인은 서로 유사하다고 보기 어렵습니다.

즉, 제1 등록디자인은 그 특징적 형태로서, ‘우측면도’에서

예취반송장치의 폭과 콤바인 차체의 폭은 동일한 형상,

‘정면도’에서 곡물탱크커버와 원동기커버로 이루어지는 모양을

대략 직사각형 모양에서 위 그림과 같은 모양으로 변경하고

그 외곽선을 연장할 경우 예취반송장치의 상부 끝과

부드럽게 연결되도록 함으로써 곡물탱크커버의 뒤쪽 하단에서부터

예취반송장치 하단까지 이어지는 외곽선을 부드러운 호가

되도록 한 형상,

‘배면도’에서 탈곡부커버를 뒤의 짚 처리부까지 연장시킨 형상,

‘좌측면도’에서 곡물저장탱크의 우측 외곽선이 가운데가 불룩한

호 모양이고, 방향지시등과 차폭등이 곡물저장탱크에 설치된

형상을 갖추고 있지만, 피고 디자인 1은 그러한 형상을 갖추고

있지 않아 전체적으로 보아 두 디자인은 일반 수요자의 심미감에서

뚜렷한 차이가 있습니다.

같은 취지의 원심 판단은 정당하고,

거기에 상고이유의 주장과 같이 등록디자인의 보호범위나

디자인 유사 판단에 관한 법리를 오해하는 등의

위법이 있다고 할 수 없습니다.

이에 상고를 기각하고 상고비용은 원고가 부담하기로 하였습니다.

특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는

 사용하는 방법이 특허발명의 특허권을 침해한다고

할 수 있기 위하여는 특허발명의 특허청구범위에 기재된

각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가

침해대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 합니다.

한편 침해대상제품 등에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된

구성 중 치환 내지 변경된 부분이 있는 경우에도,

특허발명과 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 치환에 의하더라도

특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고

실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며,

그와 같이 치환하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서

통상의 지식을 가진 자라면 누구나 용이하게

생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면,

침해대상제품 등이 특허발명의 출원시 이미 공지된 기술과

동일한 기술 또는 통상의 기술자가 공지기술로부터

용이하게 발명할 수 있었던 기술에 의한 것이거나,

특허발명의 출원절차를 통하여 침해대상제품 등의

치환된 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에

해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 침해대상제품 등은

전체적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과

균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을

침해한다고 보아야 할 것입니다

(대법 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결)

원심 판시 채무자 실시제품은 발명의 명칭을

“벽 블록 및 벽 구조물”로 하는 이 사건 특허발명

(등록번호 제116843호)의 특허청구범위 제1항

(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다)의 구성 중 ‘앞면, 상부면,

바닥면, 후방으로 연장하는 측면을 포함하는 몸통부’와

동일한 구성을 가지고 있습니다.

그리고 채무자 실시제품은 이 사건 제1항 발명의

 ‘제1, 제2핀구멍’에 대응하는 구성으로 ‘장홈 형상으로

이루어져 삽입된 연결구의 좌우이동이 가능한

두 개의 연결구구멍’의 구성을 가지고 있으나

이 사건 제1항 발명의 ‘제1, 제2핀구멍’은 핀을 수용하여

블록 사이의 결합을 견고히 하는 블록 상호연결수단으로서,

특허청구범위에 그 형상이나 크기에 한정이 없고 발명의

상세한 설명의 기재 및 도면 등에 의하더라도 수용된 핀의

좌우이동이 불가능한 것만으로 그 형태가 한정된다고 볼 수 없습니다.

따라서 연결구를 수용하여 블록 사이의 결합을 견고히 하는

결합수단에 해당한다는 점에서 이와 동일한 채무자 실시제품의

‘두 개의 연결구구멍’은 이 사건 제1항 발명의 ‘제1, 제2핀구멍’의

구성에 포함된다고 함이 상당합니다.

또한 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위에는 ‘제1, 제2핀구멍은

 각각 제1, 제2포켓에 인접하여 배치되고 이곳으로부터

측면방향으로 어긋나게 배열되는 것’이라고 기재되어 있는데,

 ‘포켓(43, 44)의 안쪽 끝은 대체로 핀구멍(39, 41)과 함께

 가로로 열지어 있다’는 명세서의 기재 등을 참작할 때,

그 의미는 각 핀구멍이 각 해당 포켓 안쪽 끝의 가로방향으로

 인접하여 위치하고 있다는 것으로 해석되나

채무자 실시제품에서도 각 연결구구멍이 각 해당 포켓부

안쪽 끝에서 가로방향으로 나란히 인접하여 위치하고 있으므로,

 이는 핀구멍과 포켓의 위치관계에 관한 이 사건 제1항 발명의

구성에 포함된다고 할 것입니다.

다만 채무자 실시제품에서 이 사건 제1항 발명의 구성 중

‘제1, 제2포켓’에 대응하는 구성인 ‘두 개의 포켓부’는 블록 몸통부를

관통하는 형태로 되어 있다는 점에서 블록 몸통부의 상부면과

바닥면의 하나에 개방되어 있는 위 ‘제1, 제2포켓’과는 차이가 있지만 채무자 실시제품은 두 개의 포켓부와 연결구구멍 사이에

연결구를 끼워 블록들을 견고하게 결합할 수 있게 하고

포켓부와 연결구구멍의 몸통부 내에서의 위치 차이로 옹벽의

수직축조, 후퇴축조 등을 가능하게 한다는 점에서

이 사건 제1항 발명과 과제의 해결원리가 동일합니다.

그리고 블록 몸통부의 상부면과 바닥면의 하나에 개방되어 있는

 ‘제1, 제2포켓’의 구성을 몸통부를 관통하는 형태의

‘두 개의 포켓부’로 변경하는 것은 블록의 무게나 강도 등을

고려하여 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는

정도로 자명할 뿐 아니라 그러한 변경에 의하더라도

블록간의 견고한 결합과 옹벽의 수직축조, 후퇴축조 등에서

이 사건 제1항 발명과 실질적으로 동일한 목적과 작용효과를

달성할 수 있기에 채무자 실시제품의 ‘두 개의 포켓부’는

이 사건 제1항 발명의 ‘제1, 제2포켓’과 균등한 구성에 해당합니다.

결국 채무자 실시제품은 이 사건 제1항 발명의 각 구성요소와

동일하거나 균등한 구성을 모두 가지고 있고,

그 구성요소 간의 유기적 결합관계도 그대로 포함하고 있으므로,

이 사건 제1항 발명에 대한 채권자의 전용실시권을

침해한다고 할 것입니다.

그럼에도 원심은 채무자 실시제품이 이 사건 제1항 발명의

구성과 동일하거나 균등한 구성을 모두 구비하고 있지 않아

이 사건 제1항 발명에 대한 채권자의 전용실시권을 침해하지

않는다는 취지로 판단하였으니, 이러한 원심결정에는

특허발명의 보호범위 판단에 관한 법리를 오해하여

판결에 영향을 미친 위법이 있으므로

이 점을 지적하는 재항고이유의 주장은 이유 있습니다.

이에따라 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리.판단하기 위하여

원심결정을 파기하고, 사건을 서울고등법원에 환송하기로 하였습니다

특허침해 및 특허소송은

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원고의 이 사건 공소사실 요지는

피고인은 2006. 5. 초순경부터 2006. 12. 22. 까지 사이에

포천시 화현면 지현리 거성섬유 내에서 제작하여 창고에 보관하고 있던

고소인 디자인의 등록 재고품 수세미 약 5만장을 2006. 12. 22. 부터

2007. 1. 말일경까지 포천 가산면 가산리 소재 가산할인마트등

재래시장에서 판매하면서 고소인의 디자인권을 침해했다는 것입니다.

원심은 그 채택 증거들에 의하여 판시와 같은 사실을 인정한 뒤

피고인이 이 사건 등록디자인에 대한 등록무효심판에서 패소한

2006. 12. 22. 이후에도 고소인의 디자인권을 침해하는 제품들을

판매한 사실을 충분히 인정할 수 있고 이에 반하는 피고인의 진술은

경찰에서부터 제1심법정 및 원심법정에 이르기까지

그 내용이 수시로 바뀌고 있어 신빙성을 인정하기 어렵고

변호인이 제출한 증거들만으로는 위 범죄사실의 인정에 방해가 되지

않는다는 이유로 피고인에 대한 이 사건 공소사실을

유죄로 인정하였습니다.

그러나 위와 같은 원심의 판단은 등록디자인이 그 출원전에

국내에서 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된

디자인이나 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에

게재된 디자인과 동일 유사한 경우에는 그에 대한 등록무효의

심결이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없고

(대법 2001. 9. 14. 선고 99도1866 판결,

대법 2003. 1. 10. 선고 2002도 5514 판결 등 참조)

이와 같이 권리범위가 인정되지 아니하는 등록디자인에 대하여는

그 등록디자인과 동일한 디자인의 물품을 제작, 판매하였다 하여

디자인침해죄를 구성할 수 없습니다

(대법 1987. 6. 23. 선고 86도2670 판결,

대법 2004. 6. 11. 선고 2002도3151 판결 등 참조).

한편 디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리해

개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로

대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면

세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고,

디자인보호법이 요구하는 객관적 창작성이란 과거 또는 현존의

모든 것과 유사하지 아니한 독특함만을 말하는 것은 아니므로

과거 및 현존의 것을 기초로 하여 거기에 새로운 미감을 주는

미적 창작이 결합되어 그 전체에서 종전의 디자인과는 다른

미감적 가치가 인정되는 정도면 디자인등록을 받을 수 있으나,

부분적으로는 창작성이 인정된다고 하여도 전체적으로 보아서

종전의 디자인과 다른 미감적 가치가 인정되지 않는다면

디자인등록을 받을 수 없습니다

(대법 2006. 7. 28. 선고 2005후2915 판결 등 참조).

기록에 의하면, 피고인은 원심에서 2005. 7. 14. 출원된

이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 국내에서 반포된 간행물에

게재된 디자인과 동일 또는 유사하므로 무효라는 취지의

주장을 하면서 G사에서 2002년에 발행한

GIFT BOOK MILLENIUM 2002 664-665면에 게재된 디자인’ 사본을

제출한 사실을 알 수 있고, 이 사건 등록디자인과

위 간행물 게재 디자인의 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보면,

두 디자인은 전체적으로 심미감을 느끼게 하는 지배적인 특징이

동일 또는 유사하다고 볼 여지가 있는바, 만일 위 간행물이

이 사건 등록디자인의 출원 전에 반포된 것이고

이 사건 등록디자인이 위 간행물 게재 디자인과 동일 또는

유사한 것이라면, 이 사건 등록디자인에 대하여는

그 권리범위를 인정할 수 없다 할 것입니다.

그렇다면 원심으로서는 위 간행물이 이 사건 등록디자인의 출원 전에

반포된 간행물인지 여부를 심리하고 나아가 이 사건

등록디자인과 위 간행물 게재 디자인의 외관을 대비 관찰하여

그 동일.유사 여부를 판단하였어야 함에도 불구,

그 판시와 같은 이유만으로 이 사건 공고사실을

유죄로 인정하였으니 원심판결에는 디자인보호법에 관한

법리를 오해하였거나 그에 필요한 심리를 다하지 않은

위법이 있다 할 것이고 이러한 위법은 판결에 영향을 미쳤음이

분명하여 원심판결을 파기하고

사건을 원심법원에 환송하게 하였습니다.

등록디자인이 국내외에서 공지된 디자인이나 그 출원전에

반포된 간행물에 기재된 디자인과 동일.유사한 경우

등록무효심결이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없고

권리범위가 인정되지 아니하는 등록디자인에 대하여는

그 등록디자인과 동일한 디자인의 물품을 제작, 판매하였다 하여

디자인침해죄를 구성할 수 없다고 판시한 사례였습니다.

디자인등록 및 디자인침해 디자인소송 문의는

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비치가운 디자인분쟁 - 권리범위확인심판

디자인분쟁 대상이 되는 디자인들을 먼저 살펴보면

원고의 디자인

피고의 디자인

선행디자인들

이렇게 있습니다.

피고는 2015. 4. 9. 특허심판원에 이 사건 등록디자인의

디자인권자인 원고를 상대로, 이 사건 등록디자인은 그 출원전 공지된

선행디자인들과 동일.유사하여 그 등록무효심결의 확정 여부와는

관계없이 권리범위를 인정할 수 없고

확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고

주장하면서, 확인대상디자인에 대한 소극적 권리범위확인심판을

청구하였습니다.

이에 특허심판원은 위 심판청구를 2015당2203 사건으로 심리하여

2016. 1. 5. 피고는 소극적권리범위확인심판을 청구할 적법한

이해관계인에 해당하고, 이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된

선행디자인들과 전체적인 심미감이 유사하여 그 등록무효심결의

확정 여부와 관계없이 권리범위를 인정할 수 없으므로

확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다는

이유를 들어 피고의 위 심판청구를 인용하는 내용의

이 사건 심결을 하였습니다.

원고측은 피고는 확인대상디자인을 실시하고 있는 J사의 대표이사며

직접 확인대상을 실시하고 있진 않으므로

확인대상디자인에 대해 소극적 권리범위확인심판 청구를

할 수 있는 이해관계인이 아니라고 주장하였습니다.

나아가 이 사건 심결의 본안 판단에 관하여 보더라도 선행디자인들은

모두 인터넷사이트에 올린 게시글들에 불과하며

그 내용을 사후에 임의로 조작, 변경하는것이 가능하기에

선행디자인들이 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 것이라고

단정할 수 없는데도 이 사건 심결은 선행디자인들이 출원 전에

공지되었음을 전제로 확인대상디자인이 자유실시디자인이라고

주장하면서, 이 사건 등록디자인의 보호범위에

포함되지 않는다고 판단하였으니 위법한것이라 주장하였습니다.

피고측은 확인대상디자인의 실시와 관련하여 원고로부터 권리의 대항을 받아 손해를 받을 염려가 있는등의

확인대상디자인에 대하여 소극적 권리범위 확인심판 청구를

할 수 있는 정당한 이해관계를 갖고있다 주장하였고

선행디자인들과 관련하여 제출한 인터넷 게시글의 출력물들은

임의로 조작되거나 변경된 자료라고 보기 어려우므로

확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지 여부를

판단함에 있어 대비자료로 사용할 수 있다 하였습니다.

원고와 피고의 주장을 종합하여 보면 이 사건의 논점은

피고에게 확인대상디자인에 대한 소극적 권리범위확인심판을

청구할 수 있는 이해관계가 존재하는지,

선행디자인들이 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 것으로서

확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지를

판단할 수 있는지 두 개로 요악할 수 있습니다.

피고가 소극적 권리범위확인심판 청구를 할 수 있는

이해관계인인지 여부를 따져보면

디자인권등에 관한 소극적 권리범위확인심판에 있어서 심판을

청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 등록권리자 등으로부터

권리의 대항을 받아 업무상 손해를 받고 있거나

손해를 받을 염려가 있는 자를 말하는데요, 이러한 이해관계인엔

등록디자인의 보호범위에 속하는지 여부에 관하여 분쟁이 생길

염려가 있는 대상물을 제조.판매.사용하는 것을 업으로 하고 있는자에

한하지 않고, 그 업무의 성질상 장래에 그러한 물품을 업으로

제조.판매.사용하리라고 추측이 갈 수 있는자도 포함합니다.

피고는 지정상품을 의류 등으로 한 디자인권자이며

주식회사 J의 대표이사로서 확인대상디자인을 실시한 비치가운을

비롯하여 동물 비치가운 제품을 수입하여

오픈마켓등에서 판매하였는데요,

원고는 오픈마켓등에 j사의 확인대상디자인 제품이

이 사건 등록디자인권을 침해한다고 주장하면서 지적재산권

침해신고를 하였고 그에 따라 인터넷 쇼핑몰에서 J사의

확인대상디자인제품에 대한 판매가 중지되었습니다.

위 인정사실에 의하면 피고는 이 사건 소극적 권리범위확인심판

청구 직전까지 J상호로 이 사건 등록디자인의 대상물품 비치가운등

의류 도.소매업에 종사해왔고 현재도 S라는 상호로 의류 도.소매업을

영위중에 있고, 이사건 등록디자인과 관련하여 분쟁이 생길

염려가 충분한 확인대상디자인 제품을 판매하고 있을 뿐 아니라

확인대상디자인을 실시하고 있는 J의 대표이사로서

이 사건 등록디자인에 대한 디자인권침해죄로

형사처벌을 받을 가능성도 있습니다.

이 부분에 대하여 원고는 소극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있는

이해관계인인지 여부는 심결 당시를 기준으로 판단하는데요

이 사건 심결당시 피고는 개인 사업자로서는 이미 폐업한 상태기에

이후 다시 개인사업자등록을 하고 사업을 재개하였어도

이해관계인이라고 할 수는 없다는 취지로 주장하였습니다.

하지만 피고는 의류 등을 지정상품으로 하는 상표의 상표권자이자

우의를 대상물품으로 하는 디자인의 디자인권자인데다가

확인대상디자인에 대한 이 사건 소극적 권리범위확인심판

청구 직전까지도 J상호로 이 사건 등록디자인의 대상물품 비치가운등

의류 도소매업에 종사하고 있었습니다.

따라서 이 사건 심결 당시를 기준으로 보아도 피고에게는

장래에 이 사건 등록디자인과 분쟁이 생길 염려가 있는

확인대상디자인 제품을 업으로 제조.판매.사용할 가능성이

있다고 추측하기에 충분하므로 위 주장은 받아들일 수 없습니다.

선행디자인들이 이 사건 등록디자인의 출원전에

공지된 것인지 그 여부를 판단함에 있어

인터넷 포털사이트의 개인블로그에 게재된 게시글인 사실이 인정되고

따라서 특별한 사정이 없는 한 선행디자인들은 모두

이 사건 등록디자인 출원일인 2014. 2. 21. 전 위 각 게시일자에

공지된 디자인이라고 보아야 합니다.

이 부분에 대하여 원고는 게시일자는 게시글이 블로그에 최초 게재된

날짜를 의미하는 것일 뿐, 구체적인 게시글이나 댓글의 내용은

언제든지 교체 또는 변경할 수 있다고 주장하였지만

위 증거만으로는 선행디자인들의 공지시점을 확정할 수 없다는

취지로 다투었습니다.

하지만 선행디자인들은 블로그 가입자들이 각각 자신이 구입한

제품에 대한 소개와 평가 등 일상의 다분히 사적인 내용을

게시한 것일 뿐, 피고가 위 각 게시글의 작성자들에게 영향력을

행사하여 사후에 비치가운에 대한 사진등을 교체 또는 변경했다고

의심할 만한 어떠한 사정도 존재하지 않습니다.

특히 선행디자인 3이 포함된 게시글에 달린 댓글을 보면

우리도 요 가운 사용중인데 꿀벌도 귀엽다라고 달려있는데

이에 비추어 보면 선행디자인 3의 게시글에는

처음부터 비치가운 사진이 포함되어 있었기에

위와 같은 댓글이 달린 것으로 판단할 수 있습니다.

그렇기에 확인대상디자인은 선행디자인들에 의해

쉽게 창작할 수 있는 자유실시디자인에 해당하므로,

이 사건 등록디자인과 대비할 필요도 없이 이 사건 등록디자인의

보호범위에 포함되지 않습니다.

따라서 나머지 쟁점에 관하여는 나아가 살필 필요 없이

이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하고

그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다며 기각하였고

소송비용도 원고에게 부담하도록 하였습니다.

디자인분쟁 사례를 보면 절차도 매우 복잡하고

원고처럼 확실하고 다양한 증거가 없으면

패소한뒤로 소송비용도 부담하게 됩니다.

그렇기에 전문가의 도움과 법률자문을 받아서

신중하게 진행하시는 것을 권합니다.

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디자인권 공유 / 특허사무소 소담

디자인권의 공유란 하나의 디자인권을 2인 이상이

공동으로 소유하는 것을 말합니다.

다른 공유자의 동의 없이 실시할 수 있는 공유의 성질을

갖고 있는 동시에 지분의 양도 및 질권.실시권의 설정에 있어

타 공유자의 동의를 요하는 합유적 성질을 갖습니다.

이는 공유자 1인의 지분변동이 타 공유자 지분의 실질적 경제가치에

영향을 미칠 수 있는 무체재산권으로서의 특수성을 고려한 것입니다.

수인의 공동창작물을 공동출원하여 등록받은 경우

디자인등록받을 수 있는 권리가 일부 이전되거나

공동으로 상속하여 등록받은 경우, 질권에 의해 지분이 경락된 경우,

예약승계를 통해 직무 디자인의 수인의 사용자에게 귀속된 경우

등을 발생 태양으로 합니다.

공유 디자인권에 대한 지분 비율은 계약 또는 법률의 규정에 의하여

결정되지만 이러한 사정이 없는 경우에는

균등한 것으로 추정합니다.

공유디자인권은 무체재산권이라는 특성상,

각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는

타공유자의 동의없이 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을

지분비율에 관계없이 실시할 수 있습니다.

공유자 중 1인이 창작한 이용디자인은 특별한 약정이 없는 이상

공유디자인권에 대한 실시 권한을 가지므로 이용디자인 역시

자유롭게 실시할 수 있습니다.

침해금지청구권의 경우 보존행위임을 이유로

각 공유자가 행사할 수 있다는 견해가 있으나 패소시 타공유자에게

기판력이 미치게 되어 처분행위가 되는 문제가 있으므로

각 공유자는 자신의 지분권에 기하여 행사할 수 있다는 견해가

패소판결의 기판력이 타공유자에게 미칠 염려가 없어 타당합니다.

손해배상청구권의 경우 공유자 1인이 손해액 전부에 대한

청구가 가능하단 견해가 있으나 향후 고융자간의 내부처리가

문제되기에, 지분비율에 따른 손해액만을

청구할 수 있다고 봄이 타당합니다.

각 공유자는 침해자에 대해 부당이득반환청구권, 신용회복청구권등을

행사할 수 있습니다.

공유디자인권에 대해 공유자 간 특약이 있는 경우 적극적 효력이

제한됩니다. 계약자유의 원칙을 존중하기 위함인데요

그 이외에는 지분 비율과 관계없이 등록디자인의

자유로운 실시가 가능합니다. 이용에 있어 점유를 요하지 않는

무체재산권이기 때문입니다.

각 공유자는 다른 공유자의 동의 없이는 지분의 양도 및

지분에 대한 질권을 설정할 수 없습니다.

새로운 공유자의 자본력.기술력 등에 따라

지분의 실질적 경제가치의 변동을 초래하기 때문입니다.

각 공유자는 타 공유자의 동의 없이 디자인권에 대한

전용실시권의 설정이나 통상실시권의 허락을 할 수 없습니다.

실시권자의 자본력.기술력에 의해

공유자 간의 이해관계가 변화되기 때문입니다.

디자인권에 관한 절차를 밟을 경우 각자가 전원을 대표하나

법 제13조 각 호의 사항은 전원이 공동으로

절차를 밟아야 합니다. 다만 대표자를 정하여 신고한 경우에는

대표자가 전원의 동의를 얻어 절차수행이 가능합니다.

심판당사자가 되는 경우 공유디자인권자 전원이 공동으로

청구이 ㄴ또는 피청구인이 되어야 하는데요 심판의 결과는

각 공유자의 이해관계에 중요한 영향을 미치기에

합일확정의 필요가 있어 고유필수적 공동심판으로

규정하고 있습니다.

공유디자인권자 일부를 누락한 경우에는 디자인권자를

추가하는 심판청구서의 보정을 통해

그 흠을 극복할 수 있습니다.

대법원판례에서는 상표권에 대한 심결취소소송은

고유필수적공동소송이라고 할 수 없고 공유자 중 1인이라도

당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한.방해하는

심결이 있을 때엔 단독으로 심결의 취소를 구할 수 있다고

판시하였는데요, 디자인권에 대해서도

적용 가능한 것으로 해석됩니다.

직물지 디자인분쟁 권리범위확인심판 사례

명칭이 “직물지”인 이 사건 등록디자인(등록번호 제483945호)과 

확인대상디자인의 표면도와 이면도를 대비하여 볼 때, 

양 디자인의 이면은 아무런 모양이 없는 점에서 동일하나, 

그 표면은 이 사건 등록디자인

은 여러 가닥으로 된 실 형상의 선들이 아래로 내려오면서 서로 꼬이듯이 보이도록 한 

‘V’자 모양을 상하좌우로 연속적으로 반복하여 이루어져 있는 반면, 

확인대상디자인은

이 사건 등록디자인과 유사한 바탕 모양에 큰 나뭇잎 모양이 위와 아래로 서로 엇갈려 반복하여 이루어져 있고 

황색 계통의 색으로 채색되어 있어서, 양 디자인은 전체적으로 볼 때 서로 유사하지 않습니다.

그런데 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 위 ‘V’자 모양과 유사한 모양이 일부 반복하여 이루어지다가 

그 사이 사이에 큰 나뭇잎 모양이 위와 아래로 서로 엇갈리게 반복하여 이루어진 것이 혼연일체로 결합하여 

하나의 디자인을 형성하고 있어서 이 사건 등록디자인의 본질적 특징인 

위 ‘V’자 모양이 상하좌우로 연속적으로 반복된 부분 중 상당한 부분이 손상되어 있습니다. 

따라서 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 본질적 특징을 손상시키지 않은 채 

그대로 자기의 디자인 내에 도입하고 있다고 할 수 없으므로 

이 사건 등록디자인을 이용하는 관계에 있다고 할 수 없습니다.

그럼에도 원심은 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인과 이용관계에 있어서

그 권리범위에 속한다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 디자인의 이용관계 여부에 관한 법리를 오해하여

심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있고, 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있습니다.

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고,

사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 판단한 사례가 있었습니다.

특허.디자인분쟁은

각종 법리와 특허법 상표법등 여러 법리가 얽혀있어

지식재산권 분쟁은 매우 복잡합니다.

따라서 변리사와 변호사의 도움을 받을 수 있는

특허사무소 소담에서 도움을 받으시는것을 권합니다.

디자인보호법에서의 우선권주장

우선권주장의 기초가 되는 제1국 출원은

디자인등록출원, 특허출원 또는 실용신안등록출원이어야 합니다.

제1국 출원은 제1국에서의 출원일이 확정된 정규의 출원이어야 하며

일단 정규출원으로 인정된 후에는 출원이 무효, 취하, 포기 또는

거절되더라도 이를 기초로 우선권주장을 할 수 있습니다.

제1국 출원과 우선권주장출원의 출원내용간 동일성이 있어야 하는데

이 경우 출원의 형식이나 디자인을 표현하는 방식과 관계없이

우선권증명서류에 표현된 디자인 가운데 우리나라에 출원된 디자인과 실질적으로 동일한 디자인이 포함되어 있으면 족합니다.

가국ㄱ의 법제가 상이하므로 엄격한 동일성을 요구하면

국제적 보호의 실효성을 도모할 수 없기 때문입니다.

우리나라에 출원된 디자인이 우선권증명서류에 표현되어 있는지

그 여부는 해당 디자인이 속하는 분야에 있어서 통상의 지식에

기초하여 우선권증명서류의 전체 기재내용 및 최초에 출원한 국가의

제도 등을 종합적으로 고려하여 판단합니다.

최초출원 디자인의 물품명칭과 우리나라 출원디자인의 물품명칭이

다르더라도 우선권 증명서류의 기재내용을 종합적으로 고려하여

판단할 때, 출원디자인이 적용되는 물품의 용도.기능이

실질적으로 동일하면 물품의 동일성을 인정합니다.

우선권증명서류에 기재된 물품명칭이 다수의 물품을

포괄하는 명칭이더라도 그 가운데 하나의 물품의 명칭을

우리나라의 출원서에 적은 경우에는 물품의 동일성을 인정합니다.

제1국과 우리나라에서 등록을 받으려고 하는 디자인의 대상이 되는

물품의 형상.모양.색채가 실질적으로 동일하면

디자인의 동일성이 인정됩니다.

하지만 우선권증명서류에 첨부된 도면에

우리나라에서 등록을 받으려고 하는 디자인의 전체적인 형태가

표현되어 있지 않은 경우 동일성이 인정되지 않습니다.

우선권주장의 대상이 되는 출원은 우선권주장의

기초가 되는 제1국 출원의 출원일부터 6월 이내에 우리나라에

출원된 것이어야 하는데요, 특허.실용신안등록출원의

우선권 주장기간이 12개월인 것과 달리,

디자인은 출원서류의 작성 및 기타 절차가 용이하므로

우선기간을 6개월로 정하고 있습니다.