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등록디자인이 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 

공연히 실시된 디자인이나 그 출원 전에 국내 또는 

국외에서 반포된 간행물에 게재된 디자인과 동일 또는 

유사한 경우에는 그에 대한 등록무효의 심결이 없어도 

그 권리범위를 인정할 수 없습니다.

(대법 2008. 9. 25. 선고 2008도3797판결 등 참조).

등록디자인이 그 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 

통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 형상 모양 

색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 

디자인에 해당하는 경우에는 그 등록이 무효로 되기 전에는 

등록디자인의 권리범위를 부인할 수 없습니다

(대법 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결 참조).

이러한 법리는 디자인보호법 제5조 제1항 제1호(디자인등록 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인)

 또는 제2호(디자인등록 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 

간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 

이용가능하게 된 디자인)에 해당하는 디자인의 결합에 의하여 

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 대하여도 

적용된다고 봄이 상당합니다.

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 

개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로

대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 

느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 

그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 

다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 합니다

(대법 2006. 9. 8. 선고 2005후2274 판결 등 참조).

한편 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며

여러 디자인이 다양하게 고안되었던 것이나 구조적으로 

그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것 등에서는 

디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 합니다

(대법 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결 참조).

판례로 아기보기 멜빵에 관한 디자인이 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 

여러 디자인이 다양하게 고안되어 그 유사범위를 좁게 보더라도, 

양 디자인은 세부적인 점에서 다소 차이가 있을 뿐, 

많은 공통점들로 인하여 그 지배적인 특징이 유사하여 

전체적으로 대비 관찰할 때 느껴지는 심미감이 유사하다고 판결한

사례가 있었습니다 (특허법원 2013허8550 판결 참조).

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상표법 제75조에 규정되어 있는 권리범위확인심판은 

등록상표의 권리범위를 확인하기 위하여 

상표권의 효력이 미치는 범위를 확인대상이 되는 상표와의 관계에서 

구체적으로 확정하려는 제도일 뿐이고, 

확인대상이 되는 상표가 상표권을 침해하였는지를 판단함으로써 

상표권자 등에게 상표권침해 금지청구권이나 손해배상청구권 등의 

권리가 인정되는지를 확정하는 절차가 아닙니다.

상표법에는 특허권, 실용신안권, 디자인권과 같은 다른

 산업재산권과 달리 상표등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 

아닌 자 또는 상표등록을 받을 수 있는 권리를 모인한 자가 

상표출원을 하여 상표등록을 받은 경우에 그 상표권을 

무효로 하는 규정을 두고 있지 않습니다.

그리고 상표법 제57조 제1항은 “상표권자는 

그 상표권에 관하여 타인에게 통상사용권을 설정할 수 있다”, 

제2항은 “ 제1항에 규정에 의한 통상사용권의 설정을 받은 

통상사용권자는 그 설정행위로 정한 범위 안에서 지정상표에 

관하여 등록상표를 사용할 수 있는 권리를 가진다”고 

규정하고 있는바, 이러한 통상사용권에 관한 

상표법의 위 규정들은 상표권자의 허락에 의한 통상사용권은 

상표권자가 기간, 지역, 사용내용 등에 관하여 설정행위로 정한 

범위 안으로 한정된다는 취지를 나타내는 것이고, 

그 이상의 다른 사항을 정하고 있지 않습니다.

위와 같은 「상표권에 관한 권리범위 확인심판 제도의

성격과 상표법상 무권리자의 출원에 의한 상표등록을 

무효로 하는 규정이 없는 점, 그리고 통상사용권에 관한 

상표법의 규정 등을 고려하여 볼 때, 설령 이 사건 등록상표가 

무권리자의 상표출원에 의하여 등록된 상표라고 하더라도 

권리범위 확인심판에서 그 권리범위를 부정할 수 없을 뿐만 아니라,

또한 피고가 이 사건 등록상표에 대하여 통상사용권 등의 

사용권한을 가지는지의 여부는 이 사건 등록상표권의 

권리범위를 확인하는 데 아무런 관련이 없고(대법 1974. 8. 30. 선고

73후8 판결 참조),

이는 구체적인 상표 사용행위에 대한 상표권 침해소송에서

피고가 항변사항으로 주장하거나 그 침해소송과 별도의

확인소송에서 주장되어야 할 성질의 것입니다.

양 표장은 외관과 호칭에서 다른 점이 있지만, 

호칭에서 일부 유사한 점이 있고 특히 관념에서 극히 유사하여,

양 표장을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰할 때, 

상품의 출처에 관하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬우므로, 

양 표장은 서로 유사하다고 보아

인대상표장은 이 사건 등록상표와 그 표장과 사용상품이 

동일 또는 유사하므로, 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고

판시한 사례가 있었는데요,

그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 인용되었습니다.

 확인대상표장과 다른 표장이 부착된 포장재를 사용하고 있고, 

 향후 확인대상표장을 사용하지 않을 것이라는 주장만으로는 

피고가 장래 확인대상고안을 사용할 가능성이 전혀 없다고 

단정할 수 없없기에, 원고는 피고를 상대로 확인대상표장이 

이 사건 등록상표의 보호범위에 속하는지 여부를 

확인하기 위하여 권리범위 확인심판을 청구할 이익이 있다고

판시한 사례였습니다 (특허법원 2007허3882 판결 참조).

특허 디자인 상표 등

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저작권법 제2조에는 저작물이라 함은 문학.학술 또는

 예술의 범위에 속하는 창작물을 말한다라고 규정하고 있는바,

위 규정에 따라 저작권의 보호대상이 되는 저작물이 되려면

먼저 그것이 문학.학술 또는 예술의 범위에 속하여야 하고

 저작자의 정신적 활동의 결과 그 사상이나 감정이 표현된

 객관적 존재임을 요합니다.

이러한 저작물에 대하여 저작권법에 의해 저작권의 보호를

베풀 것인가의 여부는 저작권보호가 개인의 창작활동을 보호하여

 이를 고무하는 데 있음은 물론 그 창작활동은 공동체의 문화발전에

기여한다는 점을 고려하여 그 창작의 결과를 저작자의

독점적.배타적 권리로 인정할 것인가 또는 공공에게 개방하여

공동이용을 허용여부에 관한 문화정책적인 문제라고 할 것입니다.

관련 사례에서 피고의 디자인기법은 종래의 한국 전통한복치마에

수직으로 여러 줄의 일정한 간격을 가진 가는 띠모양의 배색천을

배치하고 다시 그 배색천 안에 전통문양의 수를 놓은 것인데,

한복 등 의상디자인이란 인류의 오랜 문화적 유산인 복식에

기초를 두고 이에 변형을 가해 가는 것으로 저고리, 소매, 치마

등에 수직이나 수평으로 배색인 선을 넣거나 천을 대는 기법은

이미 고대로부터 사용해온 것이나(고구려의 수산리벽화 및

일본의 고송총벽화에 이미 수직으로 배색천을 넣은 치마를 입은

인물이 발견된다), 피고의 이 사건 한복 디자인기법은

이러한 전통적 복식에 근거하되 그 색상의 조화나 배색천 안에

장식문양을 넣는 등 현대적 감각을 살린 점에서

기법상의 독창성을 인정할 수 있습니다.

그렇다면 나아가 피고가 창안했다고 하는 디자인기법이

 저작권의 보호를 받는가의 여부에 관하여 보건대

일반적으로 미술저작물은 심미적 관점에서 미술성을 보호함을

원칙으로 하는 것이므로 저작물이 순전히 실용적인 효용성만을

가지는 경우에는 이를 미술저작권의 보호대상으로 볼 수 없다고

 할 것이나, 전체적으로 보아 작품의 주된 본질이나 기능이

심미적인 데 있다면 그것이 동시에 실용성을 가진다고 하여도

저작권의 보호대상으로 함이 타당할 것입니다.

그러나 한편 저작권법의 일반적 해석에 의하면

 저작물이 되기 위하여는 그 사상과 감정이 객관적으로

표현될 것을 요하므로 사상이나 감정이 표현된 물건의 형태 또는

 표현이 미학적고찰의 대상이 될 수 있는 경우일 것을 요하며,

아무리 독창적이라 하더라도 그 표현기법 자체나

 그에 관한 아이디어에 관하여는 이를 만인의 공유의

지적재산으로 개방함이 타당하고 특정인의 독점적.배타적 사용을

 허용할 수 없다 할 것입니다.

이러한 입장에서 보면 피고가 창안했다고 주장하는

이 사건 한복치마의 디자인기법은 특정인에게 독점적.배타적

권리가 부여되는 저작권의 보호대상이 될 수 없고 이러한 기법을

 이용하여 제작한 한복치마는 저작권보호의 대상이 된다고 할 것인바,

결국 피고가 창안했다고 하는 이 사건 한복제작기법은

저작권법상 보호의 대상이 될 수 없고, 원고가 위 기법에 따른

 피고의 줄무늬치마에 대한 저작권을 침해하였다는 입증이 없는

이 사건에서 피고의 항변은 이유없다고 보았습니다.

저작권법상 저작물이란 저작자의 정신적 활동의 결과

그 사상이나 감정이 객관적으로 표현된 창작물로서 그 물건의

형태 또는 표현 등이 미학적 고찰의 대상이 될 수 있는

경우이어야 하고 그 표현지법 자체나 그에 관한 아이디어는

 아무리 독창적인 것이라 하여도 특정인에게 독점적 배타적 사용을

 허용할 수 없는 것이므로, 전통한복치마에 수직으로 여러줄의

 일정한 간격을 가진 가는 띠모양의 배색천을 배치하고

그 배색천 안에 전통문양의 수를 놓은 디자인 지법은

전통적 복식에 근거를 둔 것으로서 그 색상의 조화나 배색천 안에

 장식문양을 넣는 등 현대적 감각을 살린 점에서

 그 독창성을 인정할 수 있으나 이러한 디자인 지법은

특정인에게 독점적.배타적 권리가 부여되는 저작권의 보호대상이

 될 수 없고 다만 이러한 지법을 이용하여 제작한 한복치마 만이

 저작권보호의 대상이 됩니다.

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저작권법까지 변리사와 변호사가 있어

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상표법 제7조 제1항 제10호 소정의 저명상표와 대비할 경우

상표 자체로서는 유사상표라고 할 수 없는 상표라도

양 상표의 구성이나 관념 등을 비교하여 그 상표에서

타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하게 연상되거나

타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로

 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으키는 경우에는

등록될 수 없다 할 것임은 소론이 지적하는 바와 같습니다

(대법 1993. 3. 23. 선고 92후1370 판결,

1995. 10. 12. 선고 95후576 판결,

1996. 2. 13. 선고 95후1173 판결 등 참조).

등록상표 와

선출원하여 등록된 인용상표(1) 의

유사 여부를 판단해보면

양 상표는 모두 그 자체로부터는 특정한 관념이나 호칭을

생각할 수 없는 경우이므로 외관의 면에서 대비를 하여야 할 것인바,

 인용상표(1)은 외곽의 원안에 'C'자 형상의 도형을

서로 반대로 교차시켜 대칭되게 구성한 것이나,

이 사건 등록상표는 두 줄로 된 두 개의 원형고리를

 서로 교차시켜 대칭되게 구성하되 좌우측의 일부분을

다른 부분보다 가느다란 2개의 선으로 구성한 것으로서

전체적·이격적으로 관찰하더라도 그 외관이 주는 지배적인 인상이

유사하다고 단정할 수 없으므로

양 상표는 유사한 상표가 아니라고 할 것입니다.

이와 같은 취지의 원심판단은 정당하고,

원심결에 소론과 같은 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리오해나

심리미진의 위법이 있다고 볼 수 없고

또한 상표의 유사 여부는 각 상표에 따라 개별적으로

판단되어야 하고 다른 상표에 대한 판단결과에

구애받을 것이 아니어서 이 사건 상표와 유사한 출원상표들이

인용상표(1)과 유사하다는 이유로 그에 대한 거절사정이

확정되었다고 하더라도 그러한 사정만으로 원심의 위와 같은 판단에

형평에 어긋난 법적용을 한 위법이 있다고 볼 수 없기에

논지는 모두 이유가 없습니다.

기록에 의하면, 이 사건 등록상표나 인용상표(1)은

모두 비교적 간단한 도형으로 이루어진 상표들로서

앞서 본 바와 같이 유사한 상표라고 볼 수 없을 뿐만 아니라

나아가 그 구성 등을 비교하여 볼 때 이 사건 등록상표에서

 저명상표인 인용상표(1)이 용이하게 연상된다거나 인용상표(1)

 또는 그 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되지도

 아니하므로 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제10호의

 규정에 위반되어 등록되었다고 볼 수 없습니다.

원심결의 설시이유에 미흡한 점이 있으나,

이 사건 등록상표가 저명상표에 관한 위 법 조항에 위반되어

등록된 것이 아니라고 본 원심의 결론은 정당하므로

논지도 이유가 없습니다.

기록에 의하면, 피심판청구인은 이 사건 등록상표를 출원하기 이전인

1991. 1. 29. 이 사건 등록상표의 지정상품과 같은

상품류 구분 제25류의 서류가방, 핸드백 등을 지정상품으로 하여

 인용상표(2) 를 출원하여 1992. 1. 17. 등록

(등록 제231166호)을 마쳤는데, 인용상표(2)의 출원 후

 그 등록 전에 이 사건 등록상표를 연합상표가 아닌

독립상표로서 다시 출원하였음을 알 수 있습니다.

그러나 이 사건 등록상표와 인용상표(2)를 대비할 경우,

양 상표는 모두 도형만으로 된 상표로서 그 자체로부터는

 특정한 관념이나 호칭을 생각할 수 없고 외관에 의하여

양 상표가 직관적으로 주는 지배적인 인상이 서로 달라

유사한 상표라고 볼 수 없으므로 이 사건 등록상표는

상표법 제11조 제1항에서 규정한 연합상표로서 등록할 경우에

해당되지 아니한다고 할 것입니다.

따라서 원심이 이 사건 등록상표가 연합상표 규정에 위반되어

무효라는 심판청구인의 주장에 대하여 심리·판단을 하지

아니한 것은 잘못이라고 할 것이나,

이와 같은 원심의 잘못은심결 결과에 영향을 미쳤다고

볼 수 없으므로 논지도 이유가 없습니다.

상표출원 및 상표등록

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특허권의 권리범위 내지 보호범위는 특허출원서에 첨부한

명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이

원칙이지만, 특허청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의한

물건의 특정을 포함하고 있어 그 용어의 기재만으로

기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는

발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여

특허발명의 기술적 구성을 확정하여야 합니다

(대법 2006. 12. 22. 선고 2006후2240 판결 참조).

특허명세서에 기재된 용어는 명세서에 그 용어를

특정한 의미로 정의하여 사용하고 있지 않은 이상

당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에게

일반적으로 인식되는 용어의 의미에 따라 명세서 전체를 통하여

통일되게 해석해야 합니다

(대법 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결 참조).

나아가 특허청구범위에 기재된 용어 그대로의 해석이

명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리한 경우에는

출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및

출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여

정의와 형평에 따라 합리적으로 해석하여야 합니다

(대법 1998. 4. 10. 선고 96후1040 판결).

이와 관련한 판례를 보면

이 사건 특허발명의 명세서에는 압력의 유무에 대하여

아무런 기재가 없는 점, 일회용 기저귀 분야에서

‘유체투과성 라이너’는 소수성 부직포에 친수처리를 하여

압력이 없는 상태에서 액체를 투과시키는 것으로 이해되는 점,

라이너의 재료로 사용되는 친수처리된 부직포는 친수처리되지 않은

소수성 부직포와 비교할 때 현저히 뛰어난 액체투과도와

현저히 낮은 내수도를 보이는 점, 이 사건 특허발명의 출원 당시

여러 출원특허에서 ‘유체불투과성 배킹’의 재료로 소수성 부직포를

 사용하기도 하였던 점 등을 알 수 있습니다.

이 사건 특허발명의 상세한 설명에 개시된 플랩의 재료 중

‘기초중량 23.72g/㎡ 내지 27.12g/㎡인 미세망상조직’은

이 사건 제1항 발명의 ‘플랩’에 대한 실시예로

개시된 것으로 보아야 하고, 이 사건 제2항 발명의

“유체투과성 플랩”에 대한 실시예로 개시된 것이라고 보기는 어렵고

설령 특허권자가 통상의 기술자의 일반적 인식과 달리

친수처리되지 않은 소수성 부직포 중에서 액체투과도가

높은 재료를 유체투과성 플랩의 재질로 의도하였다고 하더라도,

기초중량 23.72g/㎡ 내지 27.12g/㎡인 미세망상조직이라는

기재만으로는 이를 명세서에서 정의하였다고 볼 수 없습니다.

그 밖의 다른 방법으로 유체투과성 플랩을 정의하여 사용하거나

그 기술구성을 명세서에 구체적으로 나타내지 아니하여

통상의 기술자가 이를 용이하게 실시할 수 없는 이상,

이 사건 제2항 발명의 권리범위에 포함된다고 할 수 없습니다.

그렇다면 이 사건 제2항 발명의 “유체투과성 플랩”에 대하여는

명의 상세한 설명에 그 실시예로서 ‘기저귀에 통상적으로 사용되는

스펀본드형 기저귀 라이너’가 개시되었을 뿐이므로,

이에 상당하는 정도의 액체 및 기체투과성을 가진 플랩을

가지지 못한 원심 판시 피고들 제품은 이 사건 제2항 발명의

권리범위에 포함된다고 할 수 없다고 판시하였습니다.

그리고 기저귀 라이너에 쓰이는 재료로써 형성된 플랩도

장벽기능을 수행함에 지장이 없어

미완성발명에 해당하지 않는다는 취지이므로,

그 구체적인 보호범위를 확정하는 이 사건에서의 판단과

어긋나지 않습니다.

그러므로 상고를 모두 기각하고, 상고비용은 패소자들인 원고가

부담하게 하기로 판결하였습니다.

 특허발명의 특허청구범위에 기재된 “유체투과성 플랩”이라는

용어 자체만으로는 일회용 기저귀 분야의 통상의 기술자가

그 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없고,

특허청구범위의 각 독립항 발명 사이의 관계,

소수성 부직포에 대한 발명자와 통상의 기술자의 인식 및

‘유체투과성 또는 유체불투과성’에 대한 명세서의 다른 기재 등을

종합하여 보면, 위 특허발명의 상세한 설명에 개시된

플랩의 재료 중 ‘기초중량 23.72g/㎡ 내지 27.12g/㎡인

미세망상조직’은 “플랩”에 대한 실시예일뿐이고

“유체투과성 플랩”에 대한 실시예로 개시된 것이라고

보기는 어려우므로, 경쟁사의 일회용 기저귀 제품이

위 특허발명의 권리범위에 포함되지 않는다고 한 사례였습니다.

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구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제63조

본문에 의하면, 심사관은 제62조의 규정에 의하여

특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게

거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는

기회를 주어야 한다고 규정되어 있습니다.

심사관이 특허출원인에게 거절이유를 통지하여

의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 않고 특허거절결정을

하는 것은 구 특허법 제63조 본문에 위반되어

위법한 것이 원칙이나 특허거절결정의 이유 중에

심사관이 통지하지 아니한 거절이유가 일부 포함되어 있다 하더라도,

특허거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결이유가

심사관이 통지하지 아니한 거절이유를 들어 특허거절결정을

유지하는 경우가 아니라면, 그와 같은 사유만으로

심결을 위법하다고는 할 수 없습니다

(대법 1994. 2. 8. 선고 93후1582 판결 등 참조).

위와 관련하여 특허 거절결정 불복심판에

원고가 승소한 사례가 있었는데요,

원심에서 심사관은 2004. 12. 8. 원고에게 최초 출원 당시의

이 사건 출원발명 특허청구범위 제1 내지 26항은

공지된 선행기술로부터 용이하게 발명할 수 있어서

구 특허법 제29조 제2항에 의하여 특허를 받을 수 없으니

의견이 있으면 제출하라는 내용의 의견제출통지를 하였고,

이에 원고는 2005. 2. 1. 최초 출원 당시의 특허청구범위에

제27 내지 29항을 신설하여 추가하는 등의 명세서 등

보정서를 제출하였으나, 심사관은 2005. 6. 4. 위 의견제출통지서에

기재된 거절이유가 여전히 해소되지 않았고,

추가된 특허청구범위 제27 내지 29항은 보정 전의 청구항들과

동일하다는 이유로 특허거절결정을 한 사실이 인정됩니다. 

이에 원고가 2005. 7. 26.자로 특허청구범위를 보정하여 개시된

심사전치절차에서는 2005. 9. 5.자로 보정각하결정이 있었고

원결정이 유지되었으며, 특허심판원은 2006. 11. 29. 보정각하결정

당시의 특허청구범위 제1항은 공지된 선행기술로부터

용이하게 발명할 수 있어 진보성이 없으므로 위 보정각하결정은

정당하다고 한 다음, 특허거절결정 당시의 특허청구범위 제1항은

보정각하결정 당시의 특허청구범위 제1항과 실질적으로 동일하여

진보성이 없다는 이유를 들어 특허거절결정을

유지하는 심결을 한 사실 등을 알 수 있습니다.

앞서든 법리 외에도 특허청구범위가 여러 개의 청구항으로

되어 있는 경우 그 하나의 항이라도 거절이유가 있는 때에는

그 출원이 전부 거절되어야 하는

(대법원 2001. 7. 27. 선고 2000후747 판결 등 참조)

법리에 비추어 보면, 이 사건 심결에서는 보정각하결정 당시의

특허청구범위 제1항은 진보성이 없어 위 보정각하결정은

정당하다고 한 다음, 심사절차에서 추가된 특허청구범위 제27항이

진보성이 없다는 점은 거절이유로 들지 아니하고,

거절이유의 통지가 있었던 특허거절결정 당시의

특허청구범위 제1항이 진보성이 없다는 이유를 들어

특허거절결정을 유지하는 심결을 하였습니다.

이러한 경우 원심으로서는 위 보정각하결정 및 특허거절결정 당시

각 특허청구범위 제1항은 진보성이 없다고 한 심결의

위법 여부에 관하여 심리판단하지 않은 채,

특허청구범위 제27항에 대한 거절이유를 통지하지 않았다는

사유만으로 심결을 위법하다고 판단할 수는 없습니다.

그런데도 원심은 이 사건 출원발명의 위 보정각하결정 및

특허거절결정 당시 각 특허청구범위 제1항의 진보성

유무에 대하여는 아무런 판단도 하지 아니한 채

특허청구범위 제27항에 대한 거절이유를 통지하지 않았다는

사유만으로 이 사건 심결을 위법하다고 판단하였으니,

이러한 원심판결에는 복수의 거절이유가 있는

특허출원의 거절결정 및 복수의 청구항으로 이루어진

특허출원의 거절결정에 대한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친

위법이 있기에 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있습니다.

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채

원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리.판단하게 하기 위해

원심법원에 환송하기로 대법에서 결정하였습니다.

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구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)

제73조 제1항 제3호, 제4항에 의하면, 상표권자·전용사용권자 또는

통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표

(당해 등록상표와 연합된 다른 등록상표가 있을 때에는

그 중 어느 하나의 등록상표 또는 당해 등록상표)를

그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여

3년 이상 국내에서 사용하지 아니하였을 때에는 심판에 의하여

그 상표등록을 취소하도록 규정되어 있습니다.

여기에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지

아니한 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는

거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로

사용하지 아니한 때를 말한다 할 것이고, 지정상품과 유사한

상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용하였다고

볼 수 없다 할 것입니다.

원심판결 이유에 의하면, 원심은 그 판결에서 채용하고 있는

증거들을 종합하여, 이 사건 등록상표(등록번호 제320471호)의

지정상품은 쌀, 보리, 수수, 현미, 녹두, 옥수수, 콩가루, 감자가루,

현미가루, 보리가루이고, 이 사건 등록상표가 사용된 상품은

여러 가지 곡물 또는 야채 등의 분말을 일정한 비율로 혼합한

이른바 즉석건조건강식품인 사실을 인정하였습니다.

이 사건 등록상표가 사용된 상품은, 그 상품의 특성상

성분의 구성 및 비율에 그 특징이 있다는 점에 비추어 볼 때,

이 사건 등록상표의 지정상품 중 일부가 그 식품의 성분의 일부로

포함되어 있다고 하더라도, 거래사회의 통념상 개개의 곡물 내지

곡물가루에 불과한 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일성의 범위

내에 있다고 보기는 어렵다 할 것입니다.

또한 달리 이 사건 등록상표가그 지정상품 중 1 이상에 대하여

이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서

정당하게 사용되었음을 인정할 아무런 자료가 없으므로,

이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여

그 등록이 취소됨을 면할 수 없다고

판단하였습니다.

기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 수긍이 가고,

거기에 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 관한 법리를

오해하였거나 사실오인으로 판결에 영향을 미친 위법이 없으므로

상고를 기각하고 상고비용은 상고인인 피고의 부담으로 하기로

판결하였습니다.

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업무상배임죄의 주체는 타인의 사무를 처리하는

지위에 있어야 합니다.

따라서 회사직원이 재직 중에 영업비밀 또는

영업상 주요한 자산을 경쟁업체에 유출하거나

스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 무단으로 반출하였다면

타인의 사무를 처리하는 자로서 그 업무상의 임무에 위배하여

유출 또는 반출한 것이어서 유출 또는 반출시에

업무상배임죄의 기수가 됩니다.

또한 회사직원이 영업비밀 등을 적법하게 반출하여

그 반출행위가 업무상배임죄에 해당하지 않는 경우라도,

퇴사시에 그 영업비밀 등을 회사에 반환하거나

폐기할 의무가 있음에도 경쟁업체에 유출하거나

스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 이를 반환하거나

폐기하지 아니하였다면, 이러한 행위 역시 퇴사시에

업무상배임죄의 기수가 됩니다

(대법 2008. 4. 24. 선고 2006도9089 판결 등 참조).

그러나 회사직원이 퇴사한 후에는 특별한 사정이 없는 한

그 퇴사한 회사직원은 더 이상 업무상배임죄에서

타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있다고 볼 수 없고,

위와 같이 반환하거나 폐기하지 아니한 영업비밀 등을

경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용하더라도

이는 이미 성립한 업무상배임 행위의 실행행위에 지나지 아니하므로,

그 유출 내지 이용행위가 부정경쟁방지 및 영입비밀보호에 관한

법률 위반(영업비밀누설등)죄에 해당하는지 여부는

별론으로 하더라도, 따로 업무상배임죄를 구성할 여지는

없다고 보아야 합니다.

그리고 위와 같이 퇴사한 회사직원에 대하여

타인의 사무를 처리하는 자의 지위를 인정할 수 없는 이상

제3자가 위와 같은 유출 내지 이용행위에 공모·가담하였다

하더라도 그 타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있다는

등의 사정이 없는 한 업무상배임죄의 공범 역시 성립할 수 없습니다.

원심은 그 판시 증거를 종합하여, 피고인 2가 2011. 8.경

피해자 회사에서 퇴사할 당시 이 사건 각 파일을 반환하거나

폐기하지 않았고, 이후 피고인 1이 설립한 경쟁회사에 입사하여

경쟁회사를 위한 소스코드를 만드는데 이 사건 각 파일을

이용한 사실, 한편 피고인 1은 피고인 2가 2012. 8. 24.경

이 사건 14번 파일을 사용하는데 있어 공모·가담한 사실 등을

인정한 후 피고인 1에 대하여 이 사건 14번 파일 사용에 관한

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한

법률 위반(영업비밀누설등)죄가 성립한다고 판단하였습니다.

나아가 원심은 피고인 2가 퇴사하면서 이 사건 각 파일을 반환하거나

폐기하지 않아 이미 업무상배임죄의 기수에 이르렀기 때문에

이후 14번 파일을 사용한 것은 불가벌적 사후행위에 해당하나,

그와 같은 불가벌적 사후행위에 공모·가담한 피고인 1에 대하여는

이 사건 14번 파일에 관한 업무상배임죄가

별도로 성립한다고 판단하였습니다.

 그러나 원심이 인정한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면

피고인 2가 이 사건 14번 파일을 사용할 당시에는

이미 피해자 회사를 퇴사하고 1년 정도 지난 후여서

다른 특별한 사정이 없는 한 피해자 회사의 사무를 처리하는 자의

지위에 있었다고 볼 수 없으므로, 피고인 2의 이 사건 14번

파일 이용행위는 업무상배임죄의 구성요건에 해당하지 않는다고

할 것이고, 따라서 피고인 1이 이러한 피고인 2의 행위에

공모·가담하였다고 하더라도 부정경쟁방지 및

영업비밀보호에 관한 법률 위반(영업비밀누설등)죄 외에

따로 배임죄 등이 성립할 여지는 없다고 할 것입니다.

그럼에도 원심은 그 판시와 같은 이유만으로 이와 달리 판단하였으니,

원심판단에는 업무상배임죄에서 타인의 사무를 처리하는 자,

불가벌적 사후행위 등에 관한 법리를 오해하여

판결에 영향을 미친 잘못이 있으므로

이를 지적하는 취지의 피고인 1의 상고이유 주장은 이유 있습니다.

원심판결 이유를 원심이 적법하게 채택한 증거들에 비추어 살펴보면,

원심이 그 판시와 같은 이유를 들어 피고인 2에 대한

이 사건 공소사실이 유죄로 인정된다고 판단한 것은 정당하고,

거기에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙을 위반하여

자유심증주의의 한계를 벗어나거나 엄격해석의 원칙, 죄형법정주의,

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제18조 제2항에서의

부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에게 손해를 입힐 목적,

영업비밀, 사용, 업무상 배임죄에서의 타인의 사무를 처리하는 자,

임무위배행위 등에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없습니다.

부정경쟁방지법 영업비밀 및 업무상배임죄

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특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는

 사용하는 방법이 특허발명의 특허권을 침해한다고

할 수 있기 위하여는 특허발명의 특허청구범위에 기재된

각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가

침해대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 합니다.

한편 침해대상제품 등에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된

구성 중 치환 내지 변경된 부분이 있는 경우에도,

특허발명과 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 치환에 의하더라도

특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고

실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며,

그와 같이 치환하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서

통상의 지식을 가진 자라면 누구나 용이하게

생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면,

침해대상제품 등이 특허발명의 출원시 이미 공지된 기술과

동일한 기술 또는 통상의 기술자가 공지기술로부터

용이하게 발명할 수 있었던 기술에 의한 것이거나,

특허발명의 출원절차를 통하여 침해대상제품 등의

치환된 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에

해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 침해대상제품 등은

전체적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과

균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을

침해한다고 보아야 할 것입니다

(대법 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결)

원심 판시 채무자 실시제품은 발명의 명칭을

“벽 블록 및 벽 구조물”로 하는 이 사건 특허발명

(등록번호 제116843호)의 특허청구범위 제1항

(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다)의 구성 중 ‘앞면, 상부면,

바닥면, 후방으로 연장하는 측면을 포함하는 몸통부’와

동일한 구성을 가지고 있습니다.

그리고 채무자 실시제품은 이 사건 제1항 발명의

 ‘제1, 제2핀구멍’에 대응하는 구성으로 ‘장홈 형상으로

이루어져 삽입된 연결구의 좌우이동이 가능한

두 개의 연결구구멍’의 구성을 가지고 있으나

이 사건 제1항 발명의 ‘제1, 제2핀구멍’은 핀을 수용하여

블록 사이의 결합을 견고히 하는 블록 상호연결수단으로서,

특허청구범위에 그 형상이나 크기에 한정이 없고 발명의

상세한 설명의 기재 및 도면 등에 의하더라도 수용된 핀의

좌우이동이 불가능한 것만으로 그 형태가 한정된다고 볼 수 없습니다.

따라서 연결구를 수용하여 블록 사이의 결합을 견고히 하는

결합수단에 해당한다는 점에서 이와 동일한 채무자 실시제품의

‘두 개의 연결구구멍’은 이 사건 제1항 발명의 ‘제1, 제2핀구멍’의

구성에 포함된다고 함이 상당합니다.

또한 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위에는 ‘제1, 제2핀구멍은

 각각 제1, 제2포켓에 인접하여 배치되고 이곳으로부터

측면방향으로 어긋나게 배열되는 것’이라고 기재되어 있는데,

 ‘포켓(43, 44)의 안쪽 끝은 대체로 핀구멍(39, 41)과 함께

 가로로 열지어 있다’는 명세서의 기재 등을 참작할 때,

그 의미는 각 핀구멍이 각 해당 포켓 안쪽 끝의 가로방향으로

 인접하여 위치하고 있다는 것으로 해석되나

채무자 실시제품에서도 각 연결구구멍이 각 해당 포켓부

안쪽 끝에서 가로방향으로 나란히 인접하여 위치하고 있으므로,

 이는 핀구멍과 포켓의 위치관계에 관한 이 사건 제1항 발명의

구성에 포함된다고 할 것입니다.

다만 채무자 실시제품에서 이 사건 제1항 발명의 구성 중

‘제1, 제2포켓’에 대응하는 구성인 ‘두 개의 포켓부’는 블록 몸통부를

관통하는 형태로 되어 있다는 점에서 블록 몸통부의 상부면과

바닥면의 하나에 개방되어 있는 위 ‘제1, 제2포켓’과는 차이가 있지만 채무자 실시제품은 두 개의 포켓부와 연결구구멍 사이에

연결구를 끼워 블록들을 견고하게 결합할 수 있게 하고

포켓부와 연결구구멍의 몸통부 내에서의 위치 차이로 옹벽의

수직축조, 후퇴축조 등을 가능하게 한다는 점에서

이 사건 제1항 발명과 과제의 해결원리가 동일합니다.

그리고 블록 몸통부의 상부면과 바닥면의 하나에 개방되어 있는

 ‘제1, 제2포켓’의 구성을 몸통부를 관통하는 형태의

‘두 개의 포켓부’로 변경하는 것은 블록의 무게나 강도 등을

고려하여 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는

정도로 자명할 뿐 아니라 그러한 변경에 의하더라도

블록간의 견고한 결합과 옹벽의 수직축조, 후퇴축조 등에서

이 사건 제1항 발명과 실질적으로 동일한 목적과 작용효과를

달성할 수 있기에 채무자 실시제품의 ‘두 개의 포켓부’는

이 사건 제1항 발명의 ‘제1, 제2포켓’과 균등한 구성에 해당합니다.

결국 채무자 실시제품은 이 사건 제1항 발명의 각 구성요소와

동일하거나 균등한 구성을 모두 가지고 있고,

그 구성요소 간의 유기적 결합관계도 그대로 포함하고 있으므로,

이 사건 제1항 발명에 대한 채권자의 전용실시권을

침해한다고 할 것입니다.

그럼에도 원심은 채무자 실시제품이 이 사건 제1항 발명의

구성과 동일하거나 균등한 구성을 모두 구비하고 있지 않아

이 사건 제1항 발명에 대한 채권자의 전용실시권을 침해하지

않는다는 취지로 판단하였으니, 이러한 원심결정에는

특허발명의 보호범위 판단에 관한 법리를 오해하여

판결에 영향을 미친 위법이 있으므로

이 점을 지적하는 재항고이유의 주장은 이유 있습니다.

이에따라 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리.판단하기 위하여

원심결정을 파기하고, 사건을 서울고등법원에 환송하기로 하였습니다

특허침해 및 특허소송은

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원심심결 이유에 의하면, 원심은, 이 사건 등록상표

"U S POLO ASSOCIATION"(특허청 1993. 4. 27. 등록 제261527호)는

폴로게임을 장려, 개최, 감독 등을 하기 위하여 미국 일리노이주

법률하에 1943. 7. 17. 인가되어 설립된 "미국 폴로협회"의

영문명칭임을 알 수 있고, 그 등록권자는 미국폴로협회의

상표, 심벌, 휘장, 디자인 등의 상업적 사용에 관한

독점권을 행사하기 위하여 설립된 미국폴로협회의 자회사임을

알 수 있습니다.

따라서 이 사건 등록상표는 전체적으로 미합중국

폴로경기협회의 관념을 가지는 경기단체의 명칭으로서

일련불가분적으로 결합된 것이라 하겠으므로,

이 사건 등록상표에서 단지 경기의 명칭을 나타내고 있는

'POLO' 부분만을 분리하여 인용상표와 대비 관찰하는 것은

타당하지 않기에 이 사건 등록상표는 인용상표

폴로" 및 인용상표 "POLO BY RALPH LAUREN와는

전체적, 객관적, 이격적으로 보아 비유사한 상표로서

상품의 출처나 품질의 오인·혼동을 일으키거나

수요자를 기만할 염려가 있는 상표로 판단되지 아니한다고 하여,

이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호와 제11호에

위반하여 등록된 것이 아니므로

그 등록이 무효가 아니라고 하였습니다.

그러나 기록과 관련 법규에 의하여 살피건대,

이 사건 등록상표를 보고 우리 나라의 일반 수요자나 거래자는

미합중국 폴로경기협회로 인식할 사람은 없으며,

그 구성 부분 중의 'U S' 부분과 'ASSOCIATION' 부분은

현저한 지리적 명칭이나 단체 등을 의미하는 단어로서

널리 사용되는 용어이므로 식별력을 인정하기 어렵고,

따라서 그 요부는 'POLO' 부분이라 할 것이며,

인용상표2는 'POLO' 부분과 'RALPH LAUREN' 부분으로

분리관찰하는 것이 거래상 부자연스러울 정도로

일체불가분적으로 결합되어 있는 것이라고 할 수는 없고,

이 두 구성 부분들은 각각 일반인에게는 대등한 식별력을

가지고 있는 것으로 인식되어 지는바,

상표를 간략하게 호칭, 관념하려는 경향이 있는

거래계의 일반적인 관행에 의하면 양 상표는 모두

그 요부인 'POLO' 부분만으로 약칭될 수 있습니다.

그러한 경우 양 상표는 호칭과 관념이 동일하여

전체적, 객관적, 이격적으로 관찰할 때 일반 수요자에게

상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 불러 일으킬 염려가 있는

유사한 상표라 할 것이고, 더욱이 인용상표들이 주지·저명한

까닭에 우리 나라 일반 수요자나 거래자에게는

이 사건 등록상표에서 인용상표들이 용이하게 연상되어

인용상표권자나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여

생산 또는 판매되는 것으로 인식될 수 있으므로

이 사건 등록상표는 상품의 출처에 관하여 수요자를

기만할 염려가 있는 상표에 해당한다고 할 것입니다.

그런데도 원심이 이 사건 등록상표는 미합중국 폴로협회를

뜻하는 것으로서 일체불가분적으로만 관찰된다는

잘못된 전제하에서 인용상표와는 상이하고,

또한 상품의 출처에 관하여 수요자를 기만할 염려가 있는 상표가

아니라고 한 것은 상표법 제7조 제1항 제7호와 제11호의

법리를 오해한 위법이 있고, 이는 심결결과에 영향을 미쳤음이

명백하므로 이를 지적하는 상고주장은 이유 있습니다.

그러므로 원심심결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게

하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여

원심심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송하였습니다.

상표등록을 받아도 상표무효심판으로 소중한 권리가

무효로 되는 경우가 있는데요

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