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특허의 정정제도는 종전 특허발명과 

실질적 동일성을 유지하는 것을 전제로 하는 것으로 정정사항은 

정정 후 명세서 등의 내용을 구성하고, 

정정심결이 심결취소소송의 사실심 변론종결 전에 이루어진 경우 

그와 같이 정정된 명세서 등이 사실심 법원의 심리,판단의 대상이 됩니다.

정정심결은 심판청구인인 특허권자에게 송달됨으로써 확정되지만, 

이해관계인이나 심사관은 그 때부터 정정의 무효심판을 

청구할 수 있게 되는데요, 이러한 이유로 특허의 정정은 

특허무효 절차에서 특허권자의 주된 방어방법으로 활용되고 있고, 

특허무효 분쟁은 필연적으로 정정의 무효심판절차까지 이어집니다.

 결국 정정 전의 명세서 등에 따른 특허의 무효 여부는 

여전히 특허권자와 제3자 사이에는 계속하여 특허무효 분쟁의 대상으로 

남아 있는 것이므로, 정정을 인정하는 내용의 심결이 확정되었다고 하여, 

정정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 그에 따라 

확정적으로 변경되었다고 단정할 수는 없습니다.

또한 특허법 제136조 제10항은 “특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 

정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 

도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 

설정등록이 된 것으로 본다.”라고 규정하고 있습니다.

이 규정은 사후적으로 명세서 등을 정정하더라도 이미 진행된 

특허심사,심판절차의 내용과 효력을 정정 후 명세서 등에 

일체성을 유지하면서 승계시킴으로써 특허심사,심판절차와 

조화를 유지하면서 정정제도의 실효성을 추구하고 

특허권자가 정정으로 인해 불이익을 받지 않도록 한 것이지, 

정정 전의 명세서 등에 따라 발생된 모든 공법적, 사법적 법률관계를 

소급적으로 변경시킨다는 취지로 해석하기 어렵습니다.

민사소송법 제1조 제1항은 “법원은 소송절차가 공정하고 신속하며 

경제적으로 진행되도록 노력하여야 한다.”라고 하여 

민사소송의 이상을 공정·신속·경제에 두고 있는데, 그 중에서도 

신속·경제의 이념을 실현하기 위해서는 당사자에 의한 소송지연을 

적절히 방지할 필요가 있다. 이에 따라 원고는 청구의 기초가 

바뀌지 않는 한도에서 변론을 종결할 때까지 청구의 취지 또는 

원인을 바꿀 수 있지만, 소송절차를 현저히 지연시키는 경우에는

허용되지 않습니다(민사소송법 제262조 제1항,

대법 2017. 5. 30. 선고 2017다211146 판결 등 참조).

또한 특허권자는 특허무효심판절차에서는 정정청구를 통해, 

그 심결취소소송의 사실심에서는 정정심판청구를 통해

 얼마든지 특허무효 주장에 대응할 수 있는데요,

그럼에도 특허권자가 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 

청구의 원인이 변경되었다는 이유로 사실심 법원의 판단을 

다툴 수 있도록 하는 것은 소송절차뿐만 아니라 분쟁의 해결을 

현저하게 지연시키는 것으로 허용되지 않습니다.

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권리범위확인은 등록된 권리를 중심으로 어떠한 비등록 실시 형태가 

적극적으로 등록 권리의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 

이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로, 등록된 두 개의 권리의 내용이

 동일 또는 유사한 경우, 선등록 권리자는 후등록 권리자를 상대로 

후등록 권리의 무효를 청구할 수 있을 뿐이고 그를 상대로 하는 

적극적 권리범위 확인심판을 청구할 이익은 없습니다

(대법 1996. 7. 30. 선고 96후375 판결 등 참조).

여기서 후등록디자인과 확인대상디자인 사이에 동일성이 인정된다고 

하기 위해서는, 양 디자인의 형상과 모양 및 색채의 결합이 동일하거나

극히 미세한 차이만 있어 전체적 심미감이 동일하다고 볼 수 있는 

정도에 이르러야 하고, 단순히 용이하게 변형이 가능하다고 볼 수 있어

 전체적인 심미감이 유사한 정도에 불과하다면 양 디자인 사이에 

동일성이 인정된다고 할 수 없습니다.

(대법원 2001. 7. 13. 선고 2000후730 판결 참조).

피고는 2016. 2. 4. 원고들을 상대로 확인대상디자인은

 이 사건 등록디자인과 유사하여 이 사건 등록디자인의 권리범위에 

속한다는 취지의 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판(2016당327호)을 청구하였는데요, 특허심판원은 2016. 6. 20. 확인대상디자인은 

이 사건 등록디자인과 대상 물품이 동일하고, 전체적인 심미감이 유사하므로

이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다는 이유로 피고의 위 심판청구를

인용하는 이 사건 심결을 하였습니다.

원고들은 확인대상디자인은 자신의 후등록디자인과 동일하므로

이 사건 심판청구는 권리대 권리에 관한 적극적 권리범위확인

심판청구에 해당하여 확인의 이익이 없으므로 부적법하기에

각하되어야 하고, 이 사건 등록디자인은 출원 전에 공지된 선행디자인들과

동일.유사하여 그 권리범위를 인정할 수 없으므로 확인대상디자인은

이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하였습니다.

하지만 양 디자인을 비교해보면 양자의 차이는 육안으로

뚜렷하게 인식할 수 있는 부분이었고,

이를 가리켜 극히 미세한 차이라고 할 수 없으며

심미감이 동일하다고 볼 수 있을 정도의 극히 미세한 차이라고

보기 어렵다는 판결을 하였습니다.

그렇기에 양 디자인은 전체적으로 서로 유사하지만

이를 넘어 동일성이 인정된다고 볼 수 없는 디자인권리범위확인심판에서

확인대상디자인은 원고의 후등록디자인과 동일성이 인정되지 않았기에

원고의 이 사건 적극적 권리범위확인심판청구는

적법하기에 원고들의 이부분 주장은 받아들여지지 않았습니다.

디자인 권리범위확인심판시

양 디자인이 유사한지에 대한 판단도 중요하지만

디자인심판 및 디자인소송 을 청구할 수 있는

권리가 인정되는지도 중요합니다.

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디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 

디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 

그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 

출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 

위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것입니다

(대법 2009. 5. 14. 선고 2009후665 판결 등 참조).

그것이 상표로서 사용되고 있는지는 상품과의 관계, 

당해 표장의 사용 태양(즉 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 

등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용 경위 등을 

종합하여 실제 거래계에서 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 

사용되고 있는지에 의하여 판단하여야 합니다 

(대법 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 등 참조).

원심이 적법하게 채택한 증거들 및 기록에 의하면, 

원심판시 원고 등록상표 1, 2, 4, 5[그 구성 및 등록번호는 각

 “” “”  “”, “”와 같습니다.

이하 순서대로 1, 2, 4, 5를 붙여 ‘원고 등록상표 1’과 같은 방식으로 부른다] 및 그와 같은 유형의 표장들을 사용한 원고의 보타닉가든 제품은

1999년경부터 한미유나이티드 주식회사를 통하여 국내에 수입·판매되었고, 

그때부터 2006년경까지 판매된 매출액이 약 552억 원 정도이며, 

1998년부터 약 10여 년간 각종 잡지, 일간신문, 유명백화점 

광고책자 등에서 약 120여 회, 공중파 TV방송으로 약 60여 회, 

케이블 TV방송으로 약 7,000여 회 광고 등이 되었는데, 

2006. 5. 8.자 중앙일보에는 ‘유럽 명품 도자기 여심 유혹’이라는 제목으로 

“야생화, 과일, 나비, 벌 등 자연을 소재로 한 무늬로 유명한 

포트메리온은 독특한 마크의 문양 때문에 인기를 얻고 있습니다.

꽃무늬가 그려진 보타닉가든과 과일이 그려진 포모나는 그림만 봐도 

어느 회사 제품인지 알아차릴 정도란다. 230여 가지 모델이 있으며 

수집용으로도 인기다.”라는 내용의 기사가 게재되기도 한 사실,

원고 등록상표 1, 2는 꽃나무나 풀꽃을 잎과 함께 한두 송이를 꺾어

 꽃을 중심으로 줄기와 잎을 그 아래로 배치하고 꽃이나 잎 주위에 

나비나 잠자리를 2~4마리 배치하여 구성한 도형상표이고, 

특히 원고 등록상표 5는 잎맥이 드러나는 세 갈래 잎 형상의 단위 

구성요소인 가 와 같이 동일한 방향으로 

연속적으로 배열됨으로써 전체적으로 세 갈래 잎이 일렬로 연결되어

 원형을 이루는 도형상표로서 이전의 도자기그릇류에서 볼 수 없었던 

독특한 문양의 상표인 사실, 

원고는 그릇 가운데의 문양을 여러 가지의 꽃 문양으로 다양하게

 교체하고 테두리에는 원고 등록상표 5와 같은 나뭇잎 띠 문양을 배치하여 

만든 보타닉가든 제품들을 국내에서 주로 판매하여 왔는데, 

원심판시 피고 표장 1~4(그 구성은 각 “”, “”, “”, “”와 같습니다.)

제품들에도 원고의 보타닉가든 제품과 동일한 위치에 

동일한 크기로 피고 표장 1~4의 나뭇잎 띠 문양과 꽃과 나비 등 

문양이 배치되어 있는 사실, 

피고 표장 1~4 제품들은 2006년경과 2010년경 인터넷 쇼핑몰인 

옥션, 인터파크, 지마켓에서 ‘포트메리★스타일’, ‘포트메리온 st 접시’

 또는 ‘명품’ 등으로 선전, 광고되고 판매되어 온 사실을 알 수 있습니다.

위 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면,

 도자기그릇에 표현된 디자인은 단순히 디자인으로서만 

사용되는 것은 아니고 다른 상품과 구별하는 식별표지로서도 

사용되는 것으로 보이고, 원고 등록상표 5와 같은 나뭇잎 띠 문양이나 

원고 등록상표 4와 같이 테두리에 나뭇잎 띠 문양을 두르고 

가운데에 꽃과 나비 등의 문양을 배치한 문양은 피고 표장 1~4가 

사용된 2006년경에는 그 거래자와 수요자에게 현저하게 

인식되었다고 할 것이며, 피고 표장 1~4는 원고 등록상표 4 또는 

5와 같은 문양이 사용된 원고의 보타닉가든 제품과 거의 동일한 크기와 

위치로 제품에 표현되어 있고, 피고 표장 1~4 제품들은 

‘포트메리온 st 접시’ 또는 ‘명품’ 등으로 광고되어 원고의 포트메리온 

제품인 것처럼 판매되어 왔으므로, 피고 표장 1~4는 순전히 

디자인이나 장식용으로 사용된 것이 아니라 상품의 출처표시를 위하여

사용된 것으로서 상표로서 사용되었다고 할 것입니다.

그럼에도 원심은 접시 등 제품에 표현된 도형은 특별한 사정이 없는 한 

디자인에 불과하다는 전제에서 상표의 유사 여부에 대하여 

나아가 판단하지 아니한 채 피고 표장 1~4는 상표로서 사용된 것이

 아니므로 원고 등록상표 1, 2, 4에 대한 상표권을 침해하지 않는다고 

판단하였으니, 이러한 원심판결에는 상표로서의 사용에 대한 법리를 

오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있기에

이 점을 지적하는 이 부분 상고이유는 이유 있습니다.

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결 중

 피고 표장 1 내지 4에 관한 원고 패소 부분을 파기하고, 

이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위해 

원심법원으로 환송하였습니다.

상표로서 사용되고 있는지는 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양

등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용 경위 등을 

종합하여 실제 거래계에서 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 

사용되고 있는지에 의하여 판단하여야 한다고 판시한 사례였습니다.

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등록디자인이 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 

공연히 실시된 디자인이나 그 출원 전에 국내 또는 

국외에서 반포된 간행물에 게재된 디자인과 동일 또는 

유사한 경우에는 그에 대한 등록무효의 심결이 없어도 

그 권리범위를 인정할 수 없습니다.

(대법 2008. 9. 25. 선고 2008도3797판결 등 참조).

등록디자인이 그 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 

통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 형상 모양 

색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 

디자인에 해당하는 경우에는 그 등록이 무효로 되기 전에는 

등록디자인의 권리범위를 부인할 수 없습니다

(대법 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결 참조).

이러한 법리는 디자인보호법 제5조 제1항 제1호(디자인등록 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인)

 또는 제2호(디자인등록 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 

간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 

이용가능하게 된 디자인)에 해당하는 디자인의 결합에 의하여 

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 대하여도 

적용된다고 봄이 상당합니다.

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 

개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로

대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 

느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 

그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 

다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 합니다

(대법 2006. 9. 8. 선고 2005후2274 판결 등 참조).

한편 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며

여러 디자인이 다양하게 고안되었던 것이나 구조적으로 

그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것 등에서는 

디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 합니다

(대법 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결 참조).

판례로 아기보기 멜빵에 관한 디자인이 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 

여러 디자인이 다양하게 고안되어 그 유사범위를 좁게 보더라도, 

양 디자인은 세부적인 점에서 다소 차이가 있을 뿐, 

많은 공통점들로 인하여 그 지배적인 특징이 유사하여 

전체적으로 대비 관찰할 때 느껴지는 심미감이 유사하다고 판결한

사례가 있었습니다 (특허법원 2013허8550 판결 참조).

디자인특허 진행시, 유사디자인 및 권리범위를

정확히 파악하여 디자인소송 및 분쟁에서도

내 소중한 디자인을 온전히 담아내어 권리확보를 하는것이 중요한데요

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특허법 제135조가 규정하고 있는 권리범위확인심판은 

특허권 침해에 관한 민사소송(이하 ‘침해소송’이라고 한다)과 같이 

침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 

분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 

아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 기속력을 미치는 것도 아니지만

(대법 2002. 1. 11. 선고 99다59320 판결, 대법 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결의 다수의견에 대한 보충의견 등 참조),

간이하고 신속하게 확인대상발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 

사전에 예방하거나 조속히 종결시키는 데에 이바지한다는 점에서

 고유한 기능을 가집니다.

특허법 제164조 제1항은 심판장이 소송절차가 완결될 때까지

심판절차를 중지할 수 있다고 규정하고, 제2항은 법원은

특허에 관한 심결이 확정될 때까지 소송절차를

 중지할 수 있다고 규정하며, 제3항은 법원은 침해소송이 제기되거나 종료되었을 때에 그 취지를 특허심판원장에게 통보하도록 규정하고, 

제4항은 특허심판원장은 제3항에 따른 특허권 또는 전용실시권의

 침해에 관한 소에 대응하여 그 특허권에 관한 무효심판 등이

 청구된 경우에는 그 취지를 제3항에 해당하는 법원에 통보하여야 

한다고 규정하고 있습니다. 

이와 같이 특허법이 권리범위확인심판과 소송절차를 각 절차의 개시 

선후나 진행경과 등과 무관하게

 별개의 독립된 절차로 인정됨을 전제로 규정하고 있는 것도 

앞서 본 권리범위확인심판 제도의 기능을 존중하는 취지로

이해할 수 있습니다.

이와 같은 권리범위확인심판 제도의 성질과 기능, 

특허법의 규정내용과 취지 등에 비추어 보면, 침해소송이 

계속 중이어서 그 소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 

확정할 수 있다고 하더라도 이를 이유로 침해소송과 

별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이

 부정된다고 볼 수는 없습니다.

원고들은 피고를 상대로 피고가 실시하는 

원심 판시 확인대상발명이 원고들의 이 사건 특허발명을 침해한다는 이유로 수원지방법원에 특허권 침해금지 등을 구하는 소

(이하 ‘관련 침해소송’이라고 한다)를 제기하였는데,

피고는 관련 침해소송의 변론이 종결되고 판결이 선고되기 전에 

이 사건 소극적 권리범위확인심판을 청구하였습니다.

원고들은 이 사건 특허발명과 관련하여 이 사건 외에도 

다수의 소송과 심판에서 당사자로서 쟁송 중인데요,

이러한 사실관계를 토대로 하여, 

원심은 이 사건 소극적 권리범위확인심판의 청구요건을 판단하면서

 확인의 소에서의 확인의 이익에 관한 법리를 참고하여, 

관련 침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 이 사건 특허발명의 

권리범위를 확정할 수 있음에도 불구하고 별도로 

이 사건 소극적 권리범위확인심판을 청구하는 것은 소송경제에 비추어 

유효·적절한 수단이라고 할 수 없고, 당사자들에게 과도하고 

불필요한 부담을 주는 경우에 해당한다는 이유 등을 들어 

이 사건은 심판청구의 이익을 인정하기 어렵다고 판단하였습니다.

하지만 원심의 판단은 앞서 본 법리에 비추어보면

수긍하기 어렵다고 하였으므로

원심의 판단은 권리범위확인심판에서의 심판청구의 이익에 관한 

법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 있고,

이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다고 보아

원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 

원심법원에 환송하기로 하였습니다.

침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를

 확정할 수 있더라도 이를 이유로 침해소송과 별개로 청구된 

권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 부정된다고 볼 수는 없다고

판시한 사례였는데요,

지식재산권소송은 헌법 민법등

다양한 법리와 얽혀져 있으므로

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상표법 제75조에 규정되어 있는 권리범위확인심판은 

등록상표의 권리범위를 확인하기 위하여 

상표권의 효력이 미치는 범위를 확인대상이 되는 상표와의 관계에서 

구체적으로 확정하려는 제도일 뿐이고, 

확인대상이 되는 상표가 상표권을 침해하였는지를 판단함으로써 

상표권자 등에게 상표권침해 금지청구권이나 손해배상청구권 등의 

권리가 인정되는지를 확정하는 절차가 아닙니다.

상표법에는 특허권, 실용신안권, 디자인권과 같은 다른

 산업재산권과 달리 상표등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 

아닌 자 또는 상표등록을 받을 수 있는 권리를 모인한 자가 

상표출원을 하여 상표등록을 받은 경우에 그 상표권을 

무효로 하는 규정을 두고 있지 않습니다.

그리고 상표법 제57조 제1항은 “상표권자는 

그 상표권에 관하여 타인에게 통상사용권을 설정할 수 있다”, 

제2항은 “ 제1항에 규정에 의한 통상사용권의 설정을 받은 

통상사용권자는 그 설정행위로 정한 범위 안에서 지정상표에 

관하여 등록상표를 사용할 수 있는 권리를 가진다”고 

규정하고 있는바, 이러한 통상사용권에 관한 

상표법의 위 규정들은 상표권자의 허락에 의한 통상사용권은 

상표권자가 기간, 지역, 사용내용 등에 관하여 설정행위로 정한 

범위 안으로 한정된다는 취지를 나타내는 것이고, 

그 이상의 다른 사항을 정하고 있지 않습니다.

위와 같은 「상표권에 관한 권리범위 확인심판 제도의

성격과 상표법상 무권리자의 출원에 의한 상표등록을 

무효로 하는 규정이 없는 점, 그리고 통상사용권에 관한 

상표법의 규정 등을 고려하여 볼 때, 설령 이 사건 등록상표가 

무권리자의 상표출원에 의하여 등록된 상표라고 하더라도 

권리범위 확인심판에서 그 권리범위를 부정할 수 없을 뿐만 아니라,

또한 피고가 이 사건 등록상표에 대하여 통상사용권 등의 

사용권한을 가지는지의 여부는 이 사건 등록상표권의 

권리범위를 확인하는 데 아무런 관련이 없고(대법 1974. 8. 30. 선고

73후8 판결 참조),

이는 구체적인 상표 사용행위에 대한 상표권 침해소송에서

피고가 항변사항으로 주장하거나 그 침해소송과 별도의

확인소송에서 주장되어야 할 성질의 것입니다.

양 표장은 외관과 호칭에서 다른 점이 있지만, 

호칭에서 일부 유사한 점이 있고 특히 관념에서 극히 유사하여,

양 표장을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰할 때, 

상품의 출처에 관하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬우므로, 

양 표장은 서로 유사하다고 보아

인대상표장은 이 사건 등록상표와 그 표장과 사용상품이 

동일 또는 유사하므로, 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고

판시한 사례가 있었는데요,

그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 인용되었습니다.

 확인대상표장과 다른 표장이 부착된 포장재를 사용하고 있고, 

 향후 확인대상표장을 사용하지 않을 것이라는 주장만으로는 

피고가 장래 확인대상고안을 사용할 가능성이 전혀 없다고 

단정할 수 없없기에, 원고는 피고를 상대로 확인대상표장이 

이 사건 등록상표의 보호범위에 속하는지 여부를 

확인하기 위하여 권리범위 확인심판을 청구할 이익이 있다고

판시한 사례였습니다 (특허법원 2007허3882 판결 참조).

특허 디자인 상표 등

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종합특허법률사무소 소담입니다.

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호

 ‘자’목은 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을

양도ㆍ대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위의

한 유형으로 규정하고 있습니다.

이는 타인이 개발한 상품의 형태를 모방하여

실질적으로 동일하다고 볼 수 있을 정도의 상품을

만들어 냄으로써 경쟁상 불공정한 이익을 얻는 것을

막기 위한 것으로서, 여기에 규정된 모방의 대상으로서의

 ‘상품의 형태’는 일반적으로 상품 자체의 형상ㆍ모양ㆍ색채ㆍ광택

 또는 이들을 결합한 전체적 외관을 말합니다.

그러므로 위 규정에 의한 보호대상인 상품의 형태를

 갖추었다고 하려면, 수요자가 그 상품의 외관 자체로

특정 상품임을 인식할 수 있는 형태적 특이성이 있을 뿐 아니라

정형화된 것이어야 하는데요, 사회통념으로 볼 때

그 상품들 사이에 일관된 정형성이 없다면 비록 상품의 형태를

구성하는 아이디어나 착상 또는 특징적 모양이나 기능 등의

동일성이 있다고 하더라도 이를 ‘상품의 형태’를 모방한

부정경쟁행위의 보호대상에 해당한다고 할 수 없습니다.

이해를 돕기 위한 위와 관련한 사례를 보면

원심은, 투명한 컵 또는 콘에 담긴 소프트 아이스크림 위에

벌집채꿀(‘벌집 그대로의 상태인 꿀’을 말한다)을 올린 모습을 한

원고 제품은, 공산품이 아니라 매장 직원이 고객으로부터

주문을 받고 즉석에서 만들어 판매하는 것으로서

그 제조·판매방식의 특성상 소프트 아이스크림의 높이와 모양,

벌집채꿀의 크기나 모양 및 소프트 아이스크림에 놓이는 위치

등이 개별 제품별로 차이가 날 가능성이 높고,

실제로 원고의 매장에서 판매되는 원고 제품은 벌집채꿀이

원고 주장처럼 2㎝×3㎝×2㎝ 크기의 직육면체라고 보기 어려운

불규칙적인 형태의 입체형상인데다 벌집채꿀이

소프트 아이스크림에 놓이는 위치도 다양하여 일정한 형태로

정형화되어 판매되고 있지 않습니다.

또한 원고가 벌집채꿀의 크기나 모양을 균일하게 하기 위한

별도의 대책을 마련한 것으로 보이지도 않는다고 하고,

이러한 점 등에 비추어 보면 원고 제품은 개별 제품마다

상품형태가 달라져서 일정한 상품형태를 항상 가지고 있다고

보기 어렵다고 판단하였습니다.

설령 원고 제품들은

‘휘감아 올린 소프트 아이스크림 위에 입체 또는 직육면체 모양의

 벌집채꿀을 얹은 형태’라는 점에서 공통점이 있고

이것이 원고 제품의 형태에 관련되어 있다고 하더라도,

이는 상품의 형태 그 자체가 아니라 개별 제품들의

추상적 특징에 불과하거나 소프트 아이스크림과 토핑으로서의

 벌집채꿀을 조합하는 제품의 결합방식 또는 판매방식에 관한

아이디어가 공통된 것에 불과할 뿐이므로,

원고 제품은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 ‘자’목에 의한

보호의 대상이 된다고 할 수 없다고 판단하였습니다.

위와 같은 원심의 판단은 원고 제품이 일관된 형태의

정형성을 갖추지 못하였다는 사실인정을 전제한 것으로서,

그 사실의 인정이 자유심증주의의 한계를 벗어난 것으로는

보이지 아니하므로 이는 원심의 전권에 속하는 것이고,

또한 앞서 본 법리에 비추어 보면 원심의 판단에

부정경쟁방지법 제2조 제1호 ‘자’목의 상품형태의 모방에 의한

부정경쟁행위에 관한 법리를 오해한 잘못이 있지도 않기에

상고를 기각하고 상고비용은 패소자인 원고가 부담하게 하였습니다.

 고객에게서 주문을 받고 즉석에서 만들어 판매하는

제조·판매방식의 특성상 갑 회사의 제품은 개별 제품마다

상품형태가 달라져서 일정한 상품형태를 항상 가지고 있다고

보기 어렵고, ‘휘감아 올린 소프트 아이스크림 위에 입체 또는

직육면체 모양의 벌집채꿀을 얹은 형태’는 개별 제품들의

추상적 특징에 불과하거나 소프트 아이스크림과

토핑으로서의 벌집채꿀을 조합하는 제품의 결합방식 또는

판매방식에 관한 아이디어가 공통된 것에 불과할 뿐이므로,

갑 회사의 제품이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 자목에 의한

보호대상이 될 수 없다고 본 원심판단이 정당하다고 한 사례입니다.

특허법률사무소 소담은 변리사와 변호사가 있어

특허 상표 디자인 뿐 아니라 부정경쟁행위에 대한

지식재산권 상담이 가능합니다.

저작권법 제2조에는 저작물이라 함은 문학.학술 또는

 예술의 범위에 속하는 창작물을 말한다라고 규정하고 있는바,

위 규정에 따라 저작권의 보호대상이 되는 저작물이 되려면

먼저 그것이 문학.학술 또는 예술의 범위에 속하여야 하고

 저작자의 정신적 활동의 결과 그 사상이나 감정이 표현된

 객관적 존재임을 요합니다.

이러한 저작물에 대하여 저작권법에 의해 저작권의 보호를

베풀 것인가의 여부는 저작권보호가 개인의 창작활동을 보호하여

 이를 고무하는 데 있음은 물론 그 창작활동은 공동체의 문화발전에

기여한다는 점을 고려하여 그 창작의 결과를 저작자의

독점적.배타적 권리로 인정할 것인가 또는 공공에게 개방하여

공동이용을 허용여부에 관한 문화정책적인 문제라고 할 것입니다.

관련 사례에서 피고의 디자인기법은 종래의 한국 전통한복치마에

수직으로 여러 줄의 일정한 간격을 가진 가는 띠모양의 배색천을

배치하고 다시 그 배색천 안에 전통문양의 수를 놓은 것인데,

한복 등 의상디자인이란 인류의 오랜 문화적 유산인 복식에

기초를 두고 이에 변형을 가해 가는 것으로 저고리, 소매, 치마

등에 수직이나 수평으로 배색인 선을 넣거나 천을 대는 기법은

이미 고대로부터 사용해온 것이나(고구려의 수산리벽화 및

일본의 고송총벽화에 이미 수직으로 배색천을 넣은 치마를 입은

인물이 발견된다), 피고의 이 사건 한복 디자인기법은

이러한 전통적 복식에 근거하되 그 색상의 조화나 배색천 안에

장식문양을 넣는 등 현대적 감각을 살린 점에서

기법상의 독창성을 인정할 수 있습니다.

그렇다면 나아가 피고가 창안했다고 하는 디자인기법이

 저작권의 보호를 받는가의 여부에 관하여 보건대

일반적으로 미술저작물은 심미적 관점에서 미술성을 보호함을

원칙으로 하는 것이므로 저작물이 순전히 실용적인 효용성만을

가지는 경우에는 이를 미술저작권의 보호대상으로 볼 수 없다고

 할 것이나, 전체적으로 보아 작품의 주된 본질이나 기능이

심미적인 데 있다면 그것이 동시에 실용성을 가진다고 하여도

저작권의 보호대상으로 함이 타당할 것입니다.

그러나 한편 저작권법의 일반적 해석에 의하면

 저작물이 되기 위하여는 그 사상과 감정이 객관적으로

표현될 것을 요하므로 사상이나 감정이 표현된 물건의 형태 또는

 표현이 미학적고찰의 대상이 될 수 있는 경우일 것을 요하며,

아무리 독창적이라 하더라도 그 표현기법 자체나

 그에 관한 아이디어에 관하여는 이를 만인의 공유의

지적재산으로 개방함이 타당하고 특정인의 독점적.배타적 사용을

 허용할 수 없다 할 것입니다.

이러한 입장에서 보면 피고가 창안했다고 주장하는

이 사건 한복치마의 디자인기법은 특정인에게 독점적.배타적

권리가 부여되는 저작권의 보호대상이 될 수 없고 이러한 기법을

 이용하여 제작한 한복치마는 저작권보호의 대상이 된다고 할 것인바,

결국 피고가 창안했다고 하는 이 사건 한복제작기법은

저작권법상 보호의 대상이 될 수 없고, 원고가 위 기법에 따른

 피고의 줄무늬치마에 대한 저작권을 침해하였다는 입증이 없는

이 사건에서 피고의 항변은 이유없다고 보았습니다.

저작권법상 저작물이란 저작자의 정신적 활동의 결과

그 사상이나 감정이 객관적으로 표현된 창작물로서 그 물건의

형태 또는 표현 등이 미학적 고찰의 대상이 될 수 있는

경우이어야 하고 그 표현지법 자체나 그에 관한 아이디어는

 아무리 독창적인 것이라 하여도 특정인에게 독점적 배타적 사용을

 허용할 수 없는 것이므로, 전통한복치마에 수직으로 여러줄의

 일정한 간격을 가진 가는 띠모양의 배색천을 배치하고

그 배색천 안에 전통문양의 수를 놓은 디자인 지법은

전통적 복식에 근거를 둔 것으로서 그 색상의 조화나 배색천 안에

 장식문양을 넣는 등 현대적 감각을 살린 점에서

 그 독창성을 인정할 수 있으나 이러한 디자인 지법은

특정인에게 독점적.배타적 권리가 부여되는 저작권의 보호대상이

 될 수 없고 다만 이러한 지법을 이용하여 제작한 한복치마 만이

 저작권보호의 대상이 됩니다.

특허침해 상표권침해 디자인침해는 물론

저작권법까지 변리사와 변호사가 있어

다양하게 다룰 수 있는 특허법률사무소 소담입니다.

상표법 제7조 제1항 제10호 소정의 저명상표와 대비할 경우

상표 자체로서는 유사상표라고 할 수 없는 상표라도

양 상표의 구성이나 관념 등을 비교하여 그 상표에서

타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하게 연상되거나

타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로

 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으키는 경우에는

등록될 수 없다 할 것임은 소론이 지적하는 바와 같습니다

(대법 1993. 3. 23. 선고 92후1370 판결,

1995. 10. 12. 선고 95후576 판결,

1996. 2. 13. 선고 95후1173 판결 등 참조).

등록상표 와

선출원하여 등록된 인용상표(1) 의

유사 여부를 판단해보면

양 상표는 모두 그 자체로부터는 특정한 관념이나 호칭을

생각할 수 없는 경우이므로 외관의 면에서 대비를 하여야 할 것인바,

 인용상표(1)은 외곽의 원안에 'C'자 형상의 도형을

서로 반대로 교차시켜 대칭되게 구성한 것이나,

이 사건 등록상표는 두 줄로 된 두 개의 원형고리를

 서로 교차시켜 대칭되게 구성하되 좌우측의 일부분을

다른 부분보다 가느다란 2개의 선으로 구성한 것으로서

전체적·이격적으로 관찰하더라도 그 외관이 주는 지배적인 인상이

유사하다고 단정할 수 없으므로

양 상표는 유사한 상표가 아니라고 할 것입니다.

이와 같은 취지의 원심판단은 정당하고,

원심결에 소론과 같은 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리오해나

심리미진의 위법이 있다고 볼 수 없고

또한 상표의 유사 여부는 각 상표에 따라 개별적으로

판단되어야 하고 다른 상표에 대한 판단결과에

구애받을 것이 아니어서 이 사건 상표와 유사한 출원상표들이

인용상표(1)과 유사하다는 이유로 그에 대한 거절사정이

확정되었다고 하더라도 그러한 사정만으로 원심의 위와 같은 판단에

형평에 어긋난 법적용을 한 위법이 있다고 볼 수 없기에

논지는 모두 이유가 없습니다.

기록에 의하면, 이 사건 등록상표나 인용상표(1)은

모두 비교적 간단한 도형으로 이루어진 상표들로서

앞서 본 바와 같이 유사한 상표라고 볼 수 없을 뿐만 아니라

나아가 그 구성 등을 비교하여 볼 때 이 사건 등록상표에서

 저명상표인 인용상표(1)이 용이하게 연상된다거나 인용상표(1)

 또는 그 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되지도

 아니하므로 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제10호의

 규정에 위반되어 등록되었다고 볼 수 없습니다.

원심결의 설시이유에 미흡한 점이 있으나,

이 사건 등록상표가 저명상표에 관한 위 법 조항에 위반되어

등록된 것이 아니라고 본 원심의 결론은 정당하므로

논지도 이유가 없습니다.

기록에 의하면, 피심판청구인은 이 사건 등록상표를 출원하기 이전인

1991. 1. 29. 이 사건 등록상표의 지정상품과 같은

상품류 구분 제25류의 서류가방, 핸드백 등을 지정상품으로 하여

 인용상표(2) 를 출원하여 1992. 1. 17. 등록

(등록 제231166호)을 마쳤는데, 인용상표(2)의 출원 후

 그 등록 전에 이 사건 등록상표를 연합상표가 아닌

독립상표로서 다시 출원하였음을 알 수 있습니다.

그러나 이 사건 등록상표와 인용상표(2)를 대비할 경우,

양 상표는 모두 도형만으로 된 상표로서 그 자체로부터는

 특정한 관념이나 호칭을 생각할 수 없고 외관에 의하여

양 상표가 직관적으로 주는 지배적인 인상이 서로 달라

유사한 상표라고 볼 수 없으므로 이 사건 등록상표는

상표법 제11조 제1항에서 규정한 연합상표로서 등록할 경우에

해당되지 아니한다고 할 것입니다.

따라서 원심이 이 사건 등록상표가 연합상표 규정에 위반되어

무효라는 심판청구인의 주장에 대하여 심리·판단을 하지

아니한 것은 잘못이라고 할 것이나,

이와 같은 원심의 잘못은심결 결과에 영향을 미쳤다고

볼 수 없으므로 논지도 이유가 없습니다.

상표출원 및 상표등록

상표소송문의는

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이와 관련한 사례로 청구인은 1991. 2. 13.경부터

천안시 신부동에서 '천안○○학원'이라는 상호로 입시학원을

운영하여 오던 중 대전지방법원천안지원(95고단211)에

'국내에 널리 인식된 J씨 경영의 ○○학원이라는 학원상호 및

영업표시와 동일 또는  유사한 표시를 청구인의 학원건물의

간판 등에 함부로 사용하여 위 J씨의 영업상의 시설 또는 활동과

 혼동을 일으키게 함으로써 구법 제18조 제1항 제1호, 제2조 제1호

나목을 위반하였다'는 혐의로 기소되어

1996. 7. 24. 유죄판결을 선고받았습니다.

그러자 청구인은 상표법상 등록된 상표 또는 서비스표를 임의로

사용함으로써 상표법위반행위와 부정경쟁방지법위반행위가

모두 성립하는 경우에 이에 대한 등록무효심결이 있기까지는

상표법이 적용되어야 하고 부정경쟁방지법은 적용될 수 없다는 것이 이 사건 법률조항의 의미인데,

'다른 규정이 있는 경우에는 그 법에 의한다'는 불명료한

문구를 내세워 상표법상 보호받지 못하는 표지를 사용한

청구인에 대하여 구법위반으로 법적용을 한 것은 헌법상

죄형법정주의에 위반되며, 인간의 존엄과

기본적 인권의 보장에 관한 헌법 제10조,  평등권에 관한

헌법 제11조, 거주이전의 자유에 관한 헌법 제14조에도

위배된다고 주장하였습니다.

위와 같은 부정경쟁방지법과 상표법과의 관계,

이 사건 법률조항의 입법배경, 판례의 해석에 의해 구체화된 내용

등을 종합하여 보면, 이 사건 법률조항은 서로 밀접한 관계에

있으면서도 구체적 입법목적과 규율방법을 달리함으로써

상호간에 저촉, 충돌의 가능성을 가지고 있는 양법의 관계를

분명히 함으로써 이러한 저촉, 충돌에 대비하기 위한 것임을

알 수 있는바, 제기된 문제가 민사적인 것인지

혹은 형사적인 것인지에 따라서, 그리고 저촉, 충돌의

구체적 태양에 따라서 해석을 통하여

그 의미가 더욱 구체화될 여지를 아직 남기고 있는 것으로 보입니다.

그러나, 당해사건과 관련지어 볼 때, 적어도 이 사건 법률조항이

청구인의 주장과 같이 해석될 수는 없다는 점은 분명히 드러나는데

 즉, '상표법………… 에 다른 규정이 있는 경우에는 그 법에 의한다'

라는 규정이 상표법상 상표나 서비스표로 등록될 수 없는 표지는

부정경쟁방지법의 보호대상도 될 수 없다거나, 상표법상 상표나

서비스표로 일단 등록이 된 표지에 관한 권리 침해 여부에

대해서는 상표법만 적용되고 부정경쟁방지법은 적용될 수 없다는

의미로 해석될 여지는 없습니다.

그리고, 당해사건과 같이 상표법위반이 성립되지 않는 경우는

양법이 경합 또는 저촉되는 경우를 대비한 이 사건 법률조항의

규율대상에 포함되지 않는 것입니다.

요컨대, 당해사건과 같이 상표법위반이 성립되지 않고

부정경쟁방지법위반 여부만 문제되는 경우는 양법이

경합 또는 저촉되는 경우를 대비한 이 사건 법률조항의

규율대상에 포함되지 않으며, 이 사건 법률조항이 청구인의

주장과 같이 상표법상 상표나 서비스표로 등록될 수 없는 표지는

구법의 보호대상에서도 제외된다거나, 상표법상 상표나

서비스표로 일단 등록이 된 표지에 관한 권리 침해 여부에 대해서는

상표법만 적용되고 구법은 적용되지 않는다는 의미로

해석될 여지는 없으므로 이와 같은 점에서 불명확성을

초래하는 면이 있다고 볼 수 없습니다.

결국, 당해사건에 대해서는 이 사건 법률조항이 적용되지 아니하며

이 사건 법률조항의 위헌여부에 따라 당해사건 재판의 주문이

달라지거나 재판의 내용과 효력에 관한 법률적 의미가

달라질 수 없으므로, 이 사건 법률조항의 위헌여부는

당해사건과의 관계에서 재판의 전제성이 없습니다.

그러므로 청구인의 이 사건 심판청구는 부적법하므로

이를 각하하기로 하였습니다.

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