선등록상표에 대한 등록무효심판이 확정되지 않은 상태에서 선등록상표와 유사한 상표등록은 허용되는가?

상표법 제7조 제1항 제7호

 

원고는 “ HELMUT LANG” 상표의 상표권자이며

피고는 “헬무트랭”과 같이 구성되고 구 상품류 구분 제45류의

“신사복, 슈우트, 아동복, 오우버코트, 잠바, 진바지, 스웨터, 스포츠셔츠”를 지정상품으로 하는

등록번호 제430632호 상표(출원일 1997. 10. 13., 등록일 1998. 11. 23. 이하 ‘인용상표’라 한다)의 상표권자입니다.

피고는 이 사건 등록상표가 선출원상표인 인용상표와 유사하므로 상표법 제8조 제1항에 의하여 이 사건 등록상표의 지정상품 중 별지 무효상품목록 기재 상품에 한하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서

이 사건 상표등록에 대한 무효심판을 청구하였습니다.

 

특허심판원은 위 심판청구사건을 1999당1441호로 심리하여 이 사건 등록상표가 출원 당시 

국내 일반수요자에게 주지·저명한 상표라고 인정할 만한 증거가 없고, 

이 사건 등록상표는 인용상표와 유사한 것으로서 인용상표보다 뒤에 출원하여 등록을 받은 것이므로         

상표법 제8조 제1항의 규정에 위반하여 등록된 것이기에

이 사건 등록상표의 지정상품 중에서 별지 무효상품목록 기재 상품에한하여

그 등록을 무효로 하는 심결을 하였습니다.

 

 

원고는 이 사건 등록상표보다 선출원되어 등록된 상표인 인용상표에 대한

무효심판청구가 계속중이고, 인용상표가 무효로 확정되면 상표법 제8조 제3항 또는

제 71조 제3항에 의하여 인용상표는 처음부터 존재하지 않았던 것으로 되어

선출원상표의 지위를 상실하게 되는 것이어서

이 사건 등록상표에 대한 무효심판청구에 대한 심판절차는 인용상표에 대한 무효심판청구사건의

확정시까지 중지되어야 함에도 이를 간과하고 피고의 심판청구를 그대로 인용한

이 사건 심결은 위법하다고 주장였습니다.

 

인용상표는 피고의 창작에 의한 것이라기보다는 이 사건 등록상표 내지는 

그 상표권자인 원고의 성명을 모방하여 그 명성에 편승하고자 한글 음역에 해당하는 표장을 

상표로 출원·등록한 것임이 명백함에도 이를 심리하지도 않은 채 

이 사건 등록상표가 그 출원 당시 국내 일반 수요자에게 주지·저명하지 않다고 한

 이 사건 심결에는 사실인정 및 판단을 잘못한 위법이 있다고도 덧붙였습니다.

 

 

이 사건에 있어서 원고가 주장하는 이 사건 등록상표의 주지·저명성 내지는 상표권자의 성명이 저명하다는 것은 

인용상표에 등록무효사유가 있기 때문에 선출원상표로서의 지위가 인정될 수 없다는 취지라고 할 것인바, 

출원상표가 상표법 제8조 제1항 소정의 선출원상표와 유사한 상표에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서 

그 선출원상표에 대한 등록무효심판이 확정되지 않은 이상 그 선출원상표의 등록무효를 주장하거나 

선출원상표로서의 지위를 부인하여 그와 유사한 상표의 등록을 허용할 수는 없는 것이어서

(대법 2000. 3. 23. 선고 97후2323 판결 참조),

그와 같은 주지·저명성이 인정된다고 하더라도 이 사건 등록상표가 상표법 제8조 제1항의 규정에 해당하는 상표로서

 등록을 받을 수 없는 것임에는 변함이 없으므로 이를 내세워 이 사건 심결에 위법이 있다는 주장은 

더 나아가 살필 것도 없이 이유가 없습니다.

 

다음으로, 인용상표의 등록무효심판과 관련된 주장에 관하여 보건대, 상표등록무효심판에 준용되는

특허법 제164조 제1항은 심판 또는 소송절차의 중지에 관하여 “심판에 있어서 필요한 때에는 

당해 심판사건과 관련되는 특허이의신청에 대한 결정 또는 다른 심판의 심결이 확정되거나 

소송절차가 완결될 때까지 그 절차를 중지할 수 있다.”고 규정하고 있으므로 

이 사건에 있어서와 같이 선출원상표에 대한 등록무효심판이 별도로 특허심판원에 계속중인 경우에 

그 심판의 심결이 확정될 때까지 심판절차를 중지할 것인지 여부는 심판관의 재량에 속하는 사항으로서 

그 심결의 확정 전에 내려진 이 사건 심결이 위법하다고 할 수는 없는 것이어서 

이에 관한 원고의 주장도 그 이유가 없다고 보았습니다.

 

따라서 원고의 청구는 어느 모로 보나 이유가 없으므로

이를 기각하기로 하고 소송비용은 원고가 부담하게 하였습니다.

 

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