상표권침해금지청구가 권리남용이라고 판단한 사례

상표법 제66조 제1항 1호에는 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나

타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위를

상표권 침해 행위라 명시하고 있고,

상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점합니다(상표법 제 50조)는 것을

알 수 있습니다.

 

하지만 상표권자의 권리를 보호하기위해 규정해놓은 이 법리들이

권리남용의 행위라고 판단한 사례도 있었는데요

어떤 일인지 판례를 통해 자세히 살펴보도록 하겠습니다.

 

기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록상표들

등록상표 1 :

, 등록상표 2 :

, 등록상표 3 :

위 세 상표들은 그 구성 중 “π WATER” 또는 “파이워터”는 “인간뿐만 아니라 모든 생물들에게 존재하고 있는

생체수로서 건강을 유지할 수 있도록 도와주는 신비한 물” 등의 의미로 일반 수요자에게 인식될 것이므로

지정상품인 가정용 정수기 등과 관련하여 식별력이 미약해

 사건 등록상표들의 요부는 ‘ACM’ 또는 ‘에이씨엠’이라 할 것이고,

이 사건 도메인 이름은 “www.acmbnb.com” 중 ‘www’나 ‘.com’은 일반적으로 사용되는 최상위 도메인이나

2단계 도메인을 나타내는 표시로서 식별력이 미약하므로 그 요부는 ‘acmbnb’라 할 것인바

이 사건 등록상표가 ‘ACM’ 또는 ‘에이씨엠’으로 요부 관찰되고, 이 사건 도메인 이름이 ‘acmbnb’로 요부 관찰될 경우

양 표장은 외관, 호칭이 서로 다르고 관념에 있어 서로 대비되지 아니하므로

전체적으로 유사하다고 보기 어렵다고 판단하였습니다.

 

원심이 이 사건 등록상표들과 이 사건 도메인 이름이 서로 유사하지 않아 이 사건 도메인 이름의 사용이 

이 사건 등록상표권을 침해한다고 볼 수 없다는 취지로 판단한 것은 정당하고, 상고이유로 주장하는 바와 같은

판결 결과에 영향을 미친 상표의 유사 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없습니다.

 

 

상표권자가 당해 상표를 출원·등록하게 된 목적과 경위, 상표권을 행사하기에 이른 구체적·개별적 사정 등에 비추어, 

상대방에 대한 상표권의 행사가 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 

상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 

혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 

인정되는 경우에는, 그 상표권의 행사는 설령 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한

권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없고, 상표권의 행사를 제한하는 위와 같은 근거에 비추어 볼 때 

상표권 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 

아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아닙니다

(대법 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결 참조).

 

원심이 확정한 사실관계 및 기록에 의하면, 원고는 상호 변경 전 ‘ACM'이라는 상표를 부착한 정수기 등을 판매하는 

일본국 법인인 소외 ACM사의 국내 총판대리점 관계에 있었는데, 그 총판대리점 관계에 있던 기간 중 

이 사건 등록상표들을 출원·등록한 사실, 원고 는 위 ACM사와의 총판대리점계약이 종료된 후 

최근 2, 3년 동안은 이 사건 등록상표들을 사용하여 정수기 등을 제조, 판매한 적은 없는 사실, 

피고는 정수기 등을 제조, 판매하기 위하여 위 ACM사가 출자하여 국내에 설립한 법인인 사실을 알 수 있습니다.

 

 

위 사실관계에 의하면 원고는 위 ACM사의 국내 총판대리점 관계에 있던 회사로서 위 ACM사가 

국내에 상표등록을 하고 있지 않음을 기화로 이 사건 등록상표들을 출원·등록해 놓았다가, 

위 ACM사와의 총판대리점관계가 종료된 후, 이 사건 등록상표들을 실제 상품에 사용하지도 아니하면서 

위 ACM사의 국내 출자 법인인 피고를 상대로 이 사건 등록상표권을 행사하여 

그동안 피고가 정당하게 사용해 오던 ‘ACM’이나 이를 포함한 표장을 피고의 인터넷 도메인 이름 또는

전자우편주소로 사용하거나 피고의 인터넷 홈페이지에서 사용하는 것을 금지해달라고 청구하는 것임을 

알 수 있는바, 이는 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 

상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 상대방에 대한 관계에서 

신의성실의 원칙에 위배되는 행위이어서 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되므로, 

비록 원고의 이 사건 상표권 행사가 권리행사라는 외형을 갖추었다 하더라도

이 사건 등록상표권을 남용하는 것으로서 허용될 수 없습니다.

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자인 원고가 부담하도록 하였습니다.

 

 

이처럼 상표법 디자인보호법등

지식재산권 관련 법리는

다양한 시각과 관점에서 보는것이 요구되므로

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