특허법 제42조 제3항, 제4항

원고는 1999. 2. 26. 명칭을 ‘영구 자동 물뽑개’로 하는 이 사건 출원발명을 특허출원 하였다가 

2003. 7. 31. 특허청으로부터 이 사건 출원발명이 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 기재가 불비하여         

특허법 제42조 제3항,  제4항에 해당한다는 이유로 거절결정을 받았습니다.

 

원고가 이 사건 출원발명의 특허청구범위 등을 별지 기재와 같이 보정함에 따라 진행된 심사전치절차에서 

특허청은 이 사건 출원발명의 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 기재가 불비하다는 이유로 

원 결정을 유지하였고, 특허심판원도 위 거절결정에 대한 원고의 불복심판청구에 대하여 

이 사건 출원발명의 특허청구범위에는 특허법 제42조 제4항 제1, 3호에 해당하는, 

발명의 상세한 설명에는특허법 제42조 제3항에 해당하는 각 기재불비사유가 있어 

특허청의 원 결정이 정당하다는 이유로, 원고의 청구를 기각하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였습니다.

 

 

원고가 이 사건 출원발명의 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 기재에 불비가 없다는 취지의 주장을 하므로 보건대, 이 사건 출원발명의 특허청구범위는 청구항 1.이라는 항목 아래에 ‘독립항 1. 액체를 형태 변형하여 이용하고

에너지화한 지적 범위, 1.에 종속항 도면 1, 2에서 [그림 1, 2, 3, 4, 5(보정서 도면, 양면성), 6]의 물뽑개’라고

기재되어 있어서, 그 구체적인 구성은 차치하고 그 특허청구범위가 하나의 항으로 되어 있는지

두 개의 항으로 되어 있는지 조차 불분명합니다.

 

그 구체적인 구성에 있어서도 특허청구범위는 발명의 상세한 설명 또는 도면의 기재를 인용하지 않으면

적절하게 기재할 수 없는 경우가 아닌 한 발명의 상세한 설명 또는 도면의 기재를 인용할 수 없는데,

이 사건 출원발명은 그 특허청구범위에는 구성이라고 볼 수 있는 요소를 전혀 기재하지 않은 채

도면을 인용하고 있을 뿐만 아니라, 별지 기재 도면에도 이 사건 출원발명의 구성이라고 볼 수 있는 요소가

도시되어 있지 않아 도면의 기재를 인용하지 않으면 적절하게 기재할 수 없는 경우에 해당하지 않아서

그 특허청구범위가 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재되어 있지 않고,

위와 같이 그 특허청구범위의 구성을 전혀 알 수 없어 그 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여

뒷받침된다고 볼 수도 없어서 이 사건 출원발명은 특허법 제42조 제4항 제1, 3호에서 요구하고 있는

특허청구범위 기재 요건을 갖추지 못하고 있습니다.

 

한편, 위에서 본 바와 같이 이 사건 출원발명은 그 특허청구범위에 기재된 발명이 무엇인지를 전혀 알 수 없어서

발명의 상세한 설명에 그 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로

그 목적·구성 및 효과가 기재되어 있다고 볼 수도 없기에 이 사건 출원발명의 특허청구범위에는

특허법 제42조 제4항 제1, 3호에 해당하는, 발명의 상세한 설명에는 특허법 제42조 제3항에 해당하는

각 기재불비사유가 있으므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법합니다.

따라서 원고의 청구는 이유 없다하여 이를 기각하고 소송비용은 원고가 부담하도록 하였습니다.

 

 

특허분쟁 및 소송은

대기업 출원 및 소송담당 팀장 출신의 변리사와

변리사 출신 변호사가 함께 있는

특허법률사무소 소담에서 특허상담 및 법률자문을 받고 진행하시는것을 권합니다.