특허 직무발명 승계 관련 사례

특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만,

이는 재산권으로 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 그 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고

(특허법 제37조 제1항), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있습니다

(대법 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결 등 참조).

 

그런데 발명진흥법의 직무발명에 관한 제반 규정들의 취지에 비추어 보면, 종업원의 의사가 명시적으로 표시되거나

혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 사정이 인정되는 경우 이외에는 직무발명에 대하여

그 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽사리 인정할 수 없습니다

(대법 2011. 7. 28. 선고 2010도12834 판결 참조).

 

1984.경부터 반도체 테스트 장비 개발 분야에 종사해 오던 피고회사 대표이사는 2006. 5.경 피고 회사를 설립하면서

원고를 포함한 7명의 직원을 영입하였고, 원고는 입사후 하드웨어 팀장과 연구소장 등의 직위를 거치면서

약 6년간 피고 회사에 근무한 후 2012. 4. 30. 퇴직하였습니다.

원고는 피고 회사에 입사할 무렵인 2006. 8. 31.경 피고 대표이사인 B과 사이에, 원고가 피고 회사에

계속 근무할 경우에 주식에 관한 권리를 행사하는 조건 으로 피고 회사의 주식 4,000주를

액면가액의 1/10에 양수하는 내용의 주식양수도계약을 체결하였는데, 위 주식의 지분율은 B에 이어

2대 주주에 해당하는 것이었고 원고는 피고 회사 재직 당시 개발업무를 담당하는 직원 중 유일하게

법인카드를 피고 회사로부터 지급받아 사용하였습니다.

 

 

 

 

 

원고는 공동발명자와 함께 이 사건 특허발명을 발명한 후 피고 회사에 이 사건 특허발명의 완성 사실을 신고하였고,

피고 회사는 2007. 5. 8. 피고 회사를 출원인으로, 원고와 B을 공동발명자로 하여 이를 특허출원하여

2008. 8. 14. 특허등록을 받았는데요

원고가 피고 회사에 재직하는 동안, 피고 회사는 종업원들이 개발한 31건의 특허를 모두 피고 회사를 출원인으로 하여

특허출원하였는데, 그 중 원고가 공동발명자로 되어 있는 특허는 별지 목록 기재 특허들을 포함하여

총 20여 건에 이른다. 그 가운데 별지 목록 기재 순번 4, 5, 8 특허에 관하여는 원고가 직접 특허출원 초안을 작성하거나,

특허청에 제출하기 위한 의견서 또는 보정서를 작성하는 등 특허등록을 받기 위한 절차에도 적극 관여하였습니다.

 

원고는 2012. 4. 30. 피고 회사에서 퇴직한 후, 2014. 4.경 피고 회사를 상대로 하여

수원지방법원에 2014가합5206호로 원고는 피고 회사의 연구소장으로서 별지 목록 기재 특허발명들을

개발하였을 뿐만 아니라 주도적으로 특허 출원과정에 관여하였다고 주장하면서

이 사건 특허발명을 포함한 특허들에 관한 직무발명보상금 청구의 소를 제기하여

심리가 진행되던 중 2015. 12.경 위 소를 취하하였습니다.

 

원고가 피고 회사를 상대로 직무발명보상금 청구의 소를 제기한 것은 특별한 사정이 없는 한

피고 회사 앞으로 발명에 관한 권리가 적법하게 승계되었음을 전제로 하는 것이고

원고가 위 소를 제기한 이후 소취하에 이르기까지의 심리 경과나 그 기간의 상당성 등에 비추어

원고가 단순히 착오에 의하여 위 소를 제기한 후에 취하한 것으로 보기는 어렵고,

원고가 당시 직무발명에 관한 권리를 오인하고 있었다고 인정하기도 어렵습니다.

 

 

원고는, 권리승계가 인정되기 위해서는 계약의 주요사항인 승계의 대가 를 정하여야 하나

원고와 피고 사이에는 그에 관한 협의가 전혀 없었으므로,

원고와 피고 사이에 권리승계에 관한 묵시적 합의가 이루어진 것으로 볼 수 없다고 주장합니다.

 

그러나 발명진흥법 제15조 제1항에 의하면 계약이나 근무규정 속에 대가에 관한 조항이 없는 경우에도

그 계약이나 근무규정 자체는 유효하되 종업원 등은 사용자 등에 대하여 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고

해석해야 할 것이고, 직무발명에 대한 특허 등을 받을 수 있는 권리 등의 승계와

위 정당한 보상금의 지급이 동시이행의 관계에 있는 것도 아니라고 보았습니다

(대법 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결 등 참조).

 

따라서 원고와 피고 회사 사이에 권리승계에 대한 대가의 약정이 없었다 하더라도,

원고와 피고 회사 사이에 권리승계에 관한 묵시적 합의가 성립할 수 없는 것은 아니므로,

이와 그 전제를 달리하는 원고의 위 주장은 이유 없다고 보아 이를 기각하였습니다.

 

 

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