디자인창작자가 아니라 무권리자에 의한 출원이라고 본 판례

특허법원 2013. 7. 11. 선고 2012허10471 판결에서의 피고는 2011. 2. 23. 특허심판원에

디자인권자인 원고를 상대로 하여, 이 사건 등록디자인의 창작자는 피고인데,

소외 회사가 피고로부터 이 사건 등록디자인을 등록받을 수 있는 권리를 승계받은 적도 없으면서

임의로 이 사건 등록디자인을 출원하여 등록을 마친 다음 원고에게 이전한 것으로

이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제68조 제1항 제2호, 제3조 제1항 본문에 따른 등록무효사유가 있다고 주장하면서

등록무효심판(2011당406호)을 청구하였습니다.

 

특허심판원은 2012. 10. 31. 이 사건 등록디자인의 창작자는 피고이고, 피고가 소외 회사에

이 사건 등록디자인을 등록받을 수 있는 권리를 양도하였음을 인정할 증거가 없다는 이유로

피고의 위 심판청구를 받아들여 이 사건 등록디자인의 등록을 무효로 한다는 이 사건 심결을 하였습니다.

 

 

피고는 2007. 8.경에 소외 회사에 LED 난간매입등을 납품하면서부터 난간매입등기구의 개발을 시작하여

2007. 11. 9.경 비교대상디자인 1과 같은 LED 난간매입등기구의 디자인을 창작하였고,

그 무렵 소외 회사에 난간매입등기구 납품과 관련하여 비교대상디자인 1의 도면과

컴퓨터 그래픽스(Computer Graphics)를 넘겨주었고,

소외 회사는 2007. 11. 29. 피고로부터 받은 비교대상디자인 1의 도면과 컴퓨터그래픽스를 이용하여

자신의 명의로 이 사건 등록디자인을 출원하였습니다.

 

디자인의 대상이 되는 물품이 모두 난간매입등(기구)인 이 사건 등록디자인과 피고가 창작한

비교대상디자인 1의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나는 사시도를 중심으로 하여 대비하면,

양 디자인은 모두 몸체 프레임, 측면커버, 보조 커버판, 보강편, 결속체로 구성되어 있고,

그 각각의 모양과 형상이 동일하고, 각부가 전체디자인에 차지하는 크기 및 비율, 배치위치 또한 동일하여,

양 디자인은 심미감이 같은 동일한 디자인이라 할 것이기에

소외 회사는 피고로부터 넘겨받은 비교대상디자인 1의 도면 및 컴퓨터 그래픽스를 별달리 수정하지 않고

그대로 이용하여 이 사건 등록디자인을 출원하여 등록을 마친 것에 불과하므로,

이 사건 등록디자인의 창작자는 피고라 할 것입니다.

 

 

원고는, 소외 회사가 피고에게 비교대상디자인 1의 창작과 관련하여 비교대상디자인 2와 같은

자료를 제공하였을 뿐만 아니라 원래 보강편이 없었던 등기구에 2개의 보강편을 설치할 것을 지시하는 등

디자인에 관한 전반적인 아이디어를 제공하였고,

피고는 단지 구체적으로 도면 및 컴퓨터그래픽스 작업을 한 정도에 불과하므로,

비교대상디자인 1의 실질적인 창작자는 소외 회사라고 다투었습니다.

 

각 기재 및 증인의 증언에 의하면, 피고가 위와 같이 난간매입등기구를 개발할 때,

소외 회사가 난간매입등기구 납품과 관련하여 피고에게 , 와 같은 난간매입등의 치수, 모양 및 형상과 같은

제원이 담겨 있는 설계도면 등을 제공한 사실을 인정할 수 있으나

비교대상디자인 2의 모양 및 형상은 난간매입등기구 납품과 관련한 제원 제공을 위하여

난간매입등기구의 일반적인 모양 및 형상을 단순화하여 표시한 것에 불과할 뿐만 아니라,

비교대상디자인 1의 구체적인 특징이 전혀 나타나 있지 않아서 그 심미감이 상이하므로,

비교대상디자인 2가 비교대상디자인 1의 창작에 실질적으로 영향을 미쳤다고 보기 어렵습니다.

 

그 외에 소외 회사가 비교대상디자인 1의 디자인에 관한 전반적인 아이디어를 제공하였다는 취지의

각 기재 및 증인의 증언은 쉽게 믿기 어렵고, 달리 피고가 비교대상디자인 1을 창작하였다는

위 인정을 뒤집을 만한 증거가 없기에 원고의 주장은 이유없다고 보았습니다.

 

 

원고는, 소외 회사가 앞으로 진행할 공사의 난간매입등을 피고로 하여금 납품할 수 있게 해주는 조건으로

피고로부터 이 사건 등록디자인을 등록할 수 있는 권리를 양수한 다음 이 사건 등록디자인을 출원하여

등록을 마친 것이므로, 이 사건 등록디자인은 무권리자에 의하여 출원된 것이 아니라고 주장하였는데요,

피고가 2007. 11월경 소외 회사에 비교대상디자인 1의 도면과 컴퓨터 그래픽스를 넘겨주었고,

소외 회사가 같은 29. 위 도면과 컴퓨터 그래픽스를 이용하여 이 사건 등록디자인을 출원하여

등록을 마친 사실은 앞에서 살펴본 바와 같은 바, 소외 회사가 당시 앞으로 진행할 공사에

피고가 납품할 수 있게 해주는 것을 조건으로 하여 피고로부터 이 사건 등록디자인에 관한 권리를 양수하였는지

여부에 관하여 보건대, 이에 부합하는 듯한 기재 및 증인의 증언은 믿지 아니하고,

각 기재만으로는 이를 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없습니다.

 

오히려 각 기재 및 증인 J씨의 증언에 의하면, 피고는 2007. 12. 28. 비교대상디자인 1과 같은 디자인으로 개발한

매입형 등기구 를 특허출원한 사실을 인정할 수 있는바, 그 밖에 소외 회사와 피고 사이에 이 사건 등록디자인의

양도 양수에 관하여 계약서를 작성한 적이 없는 점, 피고가 소외 회사에 위 도면과 컴퓨터 그래픽스를 제공한 것은

납품 여부 결정 및 견적을 위한 것이라고 주장하고 있는 점 등을 합하여 보면, 앞서 본 사정들만으로는

피고가 소외 회사에 이 사건 등록디자인에 관한 권리를 양도하였다고 보기 어렵다고 할 것이므로

따라서 원고의 위 주장도 이유 없다고 보았기에 이 사건 등록디자인은 무권리자에 의하여 출원되어 등록되었으므로

그 등록이 무효로되어야 한다고 보아 이 사건 심결의 청구를 구하는 원고의 청구는 이유없다고 보아 기각하였습니다.

 

 

상표 디자인 특허분쟁시

지식재산권의 유사 여부 디자인유사여부 등을 살펴보아야 하나

진정한 창작자가 누구인지,

디자인권자에 의한것인지

무권리자에 의한 출원인지도 디자인분쟁 소송시 문제가 됩니다.

 

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