직무발명소송에 적용된 발명진흥법

미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키는 계약이나

근무규정(이하 사전승계예약규정 이라 한다)의 유무에 상관없이,

사용자 등은 발명진흥법 제10조 제1항에 의하여 직무발명에 대하여

종업원 등이 특허를 받으면 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지게 됩니다.

 

발명진흥법 제12조에서는 사용자 등의 위와 같은 권리행사를 쉽게 하고

기술유출의 위험을 막기 위하여 종업원 등에게 직무발명의 완성 사실을

사용자 등에게 통지하도록 규정하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

이에 대응하여, 발명진흥법 제13조 제1항에서는 종업원 등이 입을 수 있는

권리관계의 확정 지연에 따른 불측의 손해를 방지하고 사용자 등과 종업원 등 사이에

직무발명에 대한 안정적인 권리관계가 형성되도록 유도하려는 취지에서,

사용자 등의 승계 여부 통지의무를 규정하고, 발명진흥법 제13조 제3항 및

같은 법 시행령 제7조에서는 사용자 등이 통지를 받은 날로부터 4개월 이내에

권리승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자 등은 권리승계를 포기한 것으로 본다고 정하여,

양자의 이해관계를 조정하고 있습니다.

 

그런데 발명진흥법 제13조 제1항 단서에서 사전승계예약규정이 없는 경우

사용자 등이 종업원 등의 의사와 다르게 권리승계를 주장할 수 없다고 규정하고 있는 점에 비추어,

사용자 등에게 권리승계 여부를 결정할 권한이 있음을 전제로 하는 발명진흥법 제13조 제3항 및

같은 법 시행령 제7조의 권리승계 포기 간주 규정 또한 사전승계예약규정이 존재하는 경우에만 적용되고,

사전승계예약규정이 없는 경우 권리승계의 포기 여부를 논할 여지가 없게 됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

다만 발명진흥법 제12조에서 사전승계예약규정의 유무에 상관없이 종업원 등이

직무발명의 완성 사실을 사용자 등에게 통지하도록 규정하고 있는 점을 고려하면,

발명진흥법 제13조 제1항의 승계 여부 통지 규정은 사전승계예약규정이 없는 경우에도

안정적인 권리관계가 조속히 형성될 수 있도록 사용자 등에게 권리승계에 관한

협의 등을 할 의사가 있는지 여부의 통지 의무를 부과하는 것으로 해석될 수 있습니다.

 

그러나 결국 사용자 등이 사전승계예약규정이 존재함에도 권리승계 여부를

종업원 등에게 정해진 기간 내에 통지하지 아니하여 권리승계를 포기하였든지,

또는 사전승계예약규정이 존재하지 아니한 상태에서

권리승계에 관한 협의 등을 할 의사가 있는지 여부를 통지하지 않았든지,

어느 경우이든지 모두 그 후 발명자인 종업원 등이 사용자 등과 사이에

다시 권리승계에 관한 합의가 이루어지기만 하면 특허를 받을 권리가 이전되는 데에

아무런 장애가 없다 할 것입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

특허법원 2017. 6. 1. 선고 2016허6579 판결 [등록무효(특)]

 

 

 

 

위 사례에선 원고와 피고 회사 사이에 이 사건 특허발명의 출원 무렵

이 사건 특허발명에 관한 권리승계 합의가 이루어진 이상,

그 승계인인 피고 회사에 의한 이 사건 특허발명의 출원은 적법하다고 보았습니다.

 

원고의 위 주장은 이 사건 특허발명에 관한 사전승계예약규정이 존재하였는지 여부 또는

권리승계를 포기한 것으로 볼 수 있는지 여부에 관하여

나아가 살펴 볼 필요 없이 이를 받아들일 수 없다고 판단하여

결국 이 사건 특허발명은 특허법 제33조 제1항를 위반하여 그 등록이 무효라고 볼 수 없는바,

이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하다고 판결하였습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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