특허소송에서 확인대상발명이 특정되었다고 본 사례

특허발명의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 

당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하고, 

그 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없다고 하더라도 

특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 하며, 

그 구체적인 구성의 기재는 특허발명의 구성요건에 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도면 충분합니다

(대법 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결 등 참조).

 

원심에서는 원고는 1999. 3. 30. 출원하여 2001. 1. 16. 특허등록 받은 “실사출력을 이용한 전사 인쇄방법”에 관한 

이 사건 특허발명의 특허권자인데, 피고는 원고가 이 사건 특허발명에 기하여 특허권침해금지 가처분신청을 하자

자신이 실시하고 있는 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 달라 그 권리범위에 속하지 않는다는 이유 등을 내세워 

권리범위확인심판을 청구하였습니다.

 

이 사건 특허발명은 전사용지에 출력된 문양을 금속 등의 피착체에 전사하는 방법에 관한 발명으로서, 

전사용지에 출력된 문양을 진공 열전사 방식에 의하여 피착체에 전사하고 있는데, 

특허심판원은 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 이 사건 제1항 발명이라 한다)과 확인대상발명은 

진공 열전사와 수전사로 그 전사방식이 다르고 이로 인하여 사용되는 접착제와 

전사지원단을 제거하는 구성이 다르며, 이와 같이 전사방식이 다른 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명을 

균등물로 볼 수도 없어서 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않고,

이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는 이상 그 종속항인 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2, 3, 4항의 

권리범위에도 속하지 않는다는 이유로, 피고의 청구를 인용하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였습니다.

 

 

그러자 원고는 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 하지처리 된 피착체 표면에 대하여

접착구조형 투명수지를 도포하는 단계의 구성, 이 사건 제2항 발명의 전사용지의 이형층, 앵커코팅층 및 

잉크흡수층의 구성 및 이 사건 제3, 4항 발명에서 한정한 구성과 대비될 수 있을 만큼 

그 구성이 특정되어 있지 않다고 주장하였습니다.

 

또한 이 사건 특허발명과 확인대상발명은 진공 열전사와 수전사로 그 전사방식이 다르고 

이로 인하여 사용되는 접착제와 전사지원단을 제거하는 구성이 다르나, 열전사와 수전사의 전사방식은

이 사건 기술분야에서 널리 사용되어 오던 기술로서 서로 간에 대체가능하고, 

양 발명에서 차이가 나는 구성이 그 기능과 작용효과가 동일하여 

확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 덧붙였습니다.

 

 

확인대상발명의 상세한 설명에는 확인대상발명에 의하여 전사가 이루어지는 과정이 구체적으로 기재되어 있고, 

이 사건 특허발명과 대비한 확인대상발명의 차이점은 근본적으로 그 전사방식이 다르다는 것이며, 

일부 공정에 있어서 확인대상발명에 이 사건 특허발명의 구성에 대응되는 구성이 나오지 않는다고 하더라도

이는 양 발명의 이러한 전사방식의 근본적인 차이로 인하여 기재하지 않은 것이어서, 

확인대상발명에 이 사건 특허발명과 대비되는 전사방식의 차이가 기재되어 있고, 

구체적인 전사공정이 나와 있는 이상 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 대비될 수 있을 만큼 특정되었습니다.

 

따라서 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 대비될 수 있을 만큼 특정되었고, 

이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지도 않는다고 할 것이므로, 

이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다기에 원고의 청구는 기각되었습니다.

 

권리범위확인 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명에 “실사출력을 이용한 전사 인쇄방법”에 관한

특허발명의 구성에 대응되는 구성이 나오지 않지만, 양 발명의 전사방식이 근본적으로 다른 것이므로 

확인대상발명이 특허발명과 대비될 수 있을 만큼 특정되었다고 한 사례였는데요,

특허권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특정 여부는

특허소송진행시 중요한 증거물로 작용됩니다.

 

 

이처럼 특허출원 및 특허소송은 다양한법리가 복잡하게 적용되기에

전문가의 도움을받아 진행하시는것을 권합니다.

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