장래 사용하려고 하는 상표가 소극적 권리범위확인심판의 확인대상이 될 수 있는지 여부

이사건 등록상표

확인대상상표

원고는 아래 다항 기재 확인대상상표는 상표법 제51조 제1항 제1호에 규정된 원고의 상호를

보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당하므로, 아래 나항 기재

이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 주장하면서 권리범위확인심판을 청구하였습니다.

특허심판원은 위 심판청구에 대하여, 확인대상상표는 원고의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로

표시하는 상표에 해당하기는 하나, 상표법 제51조 제1항 제1호 단서에 규정된 부정경쟁의 목적으로

그 상표를 사용하는 경우에 해당하므로, 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 이유로

원고의 청구를 기각하는 내용의 청구취지 기재 이 사건 심결을 하였습니다.

 

피고는, 원고가 이 사건 심판청구 후인 2006. 7. 5. 원고의 상호를 “주식회사 한국오에프에이”에서

“주식회사 한국랙스”로 변경하였으므로, 이 사건 청구는 소의 이익이 없다는 취지로 주장하는데요,

그러나 소극적 권리범위확인심판은 실제로 사용하고 있는 상표뿐만 아니라

장래에 사용하려고 하는 상표를 확인대상으로 하여 청구할 수 있는바, 원고가 상호를 변경한 이유에 관하여

피고로부터 상표권과 관련하여 영업방해를 받는 원고의 제품판매대리점 업주들이 법적분쟁에 휘말리지 않도록

하기 위한 것이라고 주장하고 있어, 원고로서는 확인대상상표의 사용이 이 사건 등록상표의 침해에 해당하는지

여부에 관한 쟁송의 결과에 따라 다시 종전 상호로 변경하여 확인대상상표를 사용할 가능성이 남아 있는 것으로 보이고,

달리 원고가 확인대상상표를 장래에도 사용할 의사가 없는 것으로 볼 만한 자료가 없습니다.

따라서 원고가 위와 같이 상호를 변경하였다고 하여 이 사건 소 및 심판청구에 그 소의 이익 또는

심판의 이익이 없다고 할 수 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없습니다.

 

 

권리범위확인심판에서 확인대상상표가 상표법 제51조 제1항 제1호에 규정된 자기의 상호를

보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당하는지 여부의 판단시점은 심결시라고 할 것인바,

원고는 이 사건 심결일 이전인 2006. 7. 5. 원고의 상호를 “주식회사 한국오에프에이”에서

“주식회사 한국랙스”로 변경하고, 그 변경등기를 마친 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으므로,

이 사건 심결 당시 원고의 상호는 “주식회사 한국랙스”이지 “주식회사 한국오에프에이”가 아니라고 할 것이어서,

확인대상상표는 이 사건 심결 당시 원고의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는

상표에 해당한다고 할 수 없게 되었습니다.

 

그리고 이 사건 등록상표는 ‘한국OFA’로 분리인식될 수 있고 확인대상상표 역시 ‘한국오에프에이’로

분리인식될 수 있으며, 이들 상표는 모두 ‘한국오에프에이’로 분리호칭될 수 있으므로,

그와 같이 분리 인식·호칭될 경우 이들 상표는 그 호칭과 관념이 동일하고, 이 사건 등록상표의 지정상품들은

공장자동화설비 또는 창고자동화설비에 사용되는 물품들로서 확인대상상표의 사용상품들과 동일하거나 유사하므로,

이들 상표는 그 표장과 지정상품 또는 사용상품이 유사합니다.

따라서 확인대상상표는 이 사건 등록상표의 권리범위에 속합니다.

 

그렇다면, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하므로,

그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없어

이를 기각하고 소송비용은 원고가 부담하였습니다.

 

극적 권리범위확인심판은 실제 사용하고 있는 상표뿐만 아니라

장래 사용하려고 하는 상표를 확인대상으로 하여서도 청구할 수 있고,

권리범위확인심판에서 확인대상상표가 상표법 제51조 제1항 제1호에 규정된 자기의 상호를

보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당하는지 여부의 판단시점은 심결시입니다.

 

 

상표 디자인 소송 심판 등

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