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직무발명의 성립요건

1. 종업원등이 발명하였을 것

(1) 종업원등

종업원등이란 종업원.법인의 임원 또는 공무원 등과 같이 사용자와 고용계약이나 그 밖의 관계에 의하여 타인의 사무에 종사하는 자로서, 상근.비상근, 보수지급유무, 근로기준법상의 최하 연령 등을 불문하고

사용자와 고용관계에 있는 한 종업원등이다. 고용관계란 민법이나 근로기준법에서 말하는 고용관계보다 더 넓게 해석하여 계약의 종류나 내용에 상관없이 사실상 타인에게 노무를 제공할 의무를 부담하는 관계를 말한다.

문제가 되는 것은 파견된 종업원 등의 지위인데 이는 급여와 지휘.감독권을 고려하여 결정하여야 할 것이다.

즉, 일반적으로 파견된 회사로부터 급여를 받은 경우 그 회사의 종업원등이고 그 반대의 경우는 파견을 보낸

회사의 종업원 등으로 보나, 급여를 지급하는 회사에 종업원 등의 지휘.감독권이 없는 특수한 경우에는

지휘.감독권이 있는 회사의 종업원 등이라고 본다.

(2) 발명

발명이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도성이 있는 것을 말한다.

종업원등이 어떤 문제를 해결하기 위하여 기술적 수단을 새로 착상하거나

새로운 기술적 수단을 구체화한 경우 발명자가 된다.

2. 사용자등의 업무범위에 속할 것

(1) 사용자등

사용자등이란 종업원 등을 선임하여 특정 사무에 종사하게 하고 그 지휘 및 감독을 하는 자를 말하며

사용자.법인 또는 국가나 지방자치단체 등을 의미한다. 개인회사의 경우에는 일률적으로 누가 사용자 등인지

단정할 수는 없으며 개인회사가 법인이냐, 법인이 아니냐에 따라 판단하여야 할 것이다.

예컨대, 법인격을 갖춘 개인회사인 경우에는 대표자(자연인)와 회사(법인)는 각각 법률상 별개의 인격체로서

대표자라 할지라도 사용자 등이 아니라고 보아야 하나, 법인격을 갖추지 못한 소규모의 개인회사의 경우에는

대표자가 당연히 사용자 등이 되어야 한다.

(2) 업무범위

직무발명에 있어서 사용자등의 업무범위에 관한 문제는 종업원등의 발명이 사용자 등의 업무범위에

속하지 아니하면 직무발명이라 할 수 없기 때문에 중요하다. 업무범위란 사용자 등이 수행하는

사업의 범위로서 사용자가 개인, 법인 및 국가인지에 따라 각각 달리 해석된다. 먼저, 사용자등이

개인일 경우 그 개인이 추구하는 현실적인 사업내용을 중심으로 업무범위를 파악하여야 한다.

예를 들면, 나사를 생산.판매하는 것을 목적으로 하는 개인사업자의 업무범위는 나사와 관련된 생산.판매 등이

사용자등의 업무범위로 볼 수 있다.

다음으로, 사용자 등이 법인일 경우에는 일반적으로 정관을 중심으로 그 밖의 부수하는 사업까지를

업무범위로 본다. 그러나 사용자 등의 업무범위는 법인이 정관으로 정한 목적의 범위가 아니라

객관적으로 현재 또는 장래에 행할 예정에 있는 업무와 기술적인 관련성이 있는 범위라고

해석함이 타당하다.

마지막으로 사용자등이 국가일 경우에 업무범위를 기업 등 법인의 경우와 같이 해석하게 되면 전 국가의

업무가 모두 포함되기 때문에 불합리하게 된다. 따라서 발명을 한 공무원이 소속된 기관의 직제와

사무분장규칙에 정해진 업무범위로 한정하여 해석하여야 한다.

3. 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것

(1) 발명을 하게 된 행위가 직무에 속할 것

발명을 하게 된 행위란 발명을 착상하고 구체화하여 완성을 하기까지의 행위로서

발명을 의도하였는지 여부와 상관없이 이론적 추구, 문헌조사 등 정신적 활동뿐만 아니라, 이것에 부수하는

연구소에서의 실험, 공장에서의 제조 작업 등 육체적 활동도 포함하며, 근무시간의 내외 또는

직무 내외를 불문한다. 직무란 종업원 등이 사용자등의 요구에 따라 사용자등의 업무의 일부를

담당하는 것을 말하는 것으로, 직무인지 여부는 그 종업원등의 지위.급여.발명과 수행하였던 업무와

연관성 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것이다.

따라서 발명을 하게된 행위가 종업원등의 직무에 속하는 발명이란 종업원등이 발명에 대한 구체적인 과제를

사용자등으로부터 부여받지 아니하였을지라도 종업원등이 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아

발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 말한다.

(2) 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명일 것

직무발명은 종업원 등이 현재에 담당하고 있는 직무에 속하는 발명은 물론이고

과거에 담당하고 있던 직무에 속하는 발명도 포함된다.

여기에서의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명이란 동일기업내에서 해당종업원등이

담당하였던 현재 또는 과거의 직무를 말한다. 특히 문제가 되는 것은 고용관계가 이미 종료된 후,

즉 퇴직 후의 발명이 직무발명인지 여부이다. 현재 또는 과거의 직무란 발명진흥법 제2조제2호의 문리해석상

종업원등이 발명완성 당시에 사용자등과 고용관계에 있는 경우에 있어서의 직무만을 의미한다고

해석되므로 재직중에 발명을 완성하고 퇴직한 경우에는 직무발명이지만 퇴직 후에 발명을 완성한 경우에는

원칙적으로 자유발명이라고 해석함이 타당하다.

특허침해 주장이 부당할 때 !

부당하게 특허침해 주장을 받고 있는 경우

어떻게 해야하나요?

특허사무소 소담에서 알려드리겠습니다!

1. 법원소송에서 의견서 제출 및 상대방에 대한 답변서 회신

침해의 대항을 받고 있는 자는 특허발명의 실시 또는 간접침해항위가 아니거나

정당한 권원이 있거나

업으로서의 실시가 아니기 때문에 침해가 아니라는 의견서를 법원에 제출할 수 있다.

이 때 필요하다면 변리사의 감정서를 첨부할 수 있으며

해당 의견서와 같은 취지의 답변서를 상대방인 특허권자에게 회신할 수 있다.

2. 소극적 권리범위확인심판 청구

특허권자가 제기한 침해소송과는 별도로 특허심판원에 권리범위에 속하지 아니한다는 취지의

권리범위확인심판을 청구할 수 있다.

다만, 권리범위확인심판의 심결은 법원에 유력한 증거로서 활용될 수 있으나

법원을 기속하지는 못한다.

3. 확인의 소 제기

특허권자가 제기한 침해소송과는 별도로 선사용권존재 확인의 소, 침해금지청구권부존재 확인의 소

손해배상채무부존재 확인의 소 등을 법원에 제기할 수 있다.

4. 소송절차의 중지 신청

침해의 대항을 받고 잇는 자가 특허무효심판을 청구한 경우 심결이 확정될 때까지 침해소송절차를

중지해 줄 것을 법원에 신청할 수 있다. 그러나 소송절차중지여부는 법관의 재량사항이다.

5. 권리남용의 항변

특허권도 사권의 일종인 이상 권리의 남용은 허용되지 아니한다.

권리남용의 인정여부는 특허권자의 권리행사에 얻어지는 이익과 상대방 내지 일반 제3자, 특히 사회 공공이

이로 인하여 입는 손해를 비교하고 금지청구권자가 타인에게 손해를 가하는 목적등까지도 감안하여

구체적으로 해석하여야 한다.

6. 실효의 항변

실효의 원칙은 권리자가 상당한기간 권리를 행사하지 아니하여 상대방에 대하여 앞으로도 그 권리를

행사하지 않겠다는 확신을 주고 상대방에 이에 따라 행동한 경우, 권리자가 이 확신에 반하여

새삼스럽게 권리를 행사하는 것은 신의성실의 원칙에 반하여 허용되지 아니한다는 이론이다.

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상표등록 거절사례

관용표장에 해당하는 상표

관용상표는 특정 상품에 대하여 관용적으로 사용되는 상표를 말하는데,

그 상품의 관용상표는 자타상품 식별력이 없을 뿐만 아니라 특정인에게 독점하게 하는 것이

적당하지 않기 때문에 상표등록을 허용하지 않고 있습니다.

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원심은, ‘오복채’로 구성된 원고의 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제2호 소정의

‘상품에 대하여 관용하는 상표’인지에 관하여, 1970년 설립된한일식품공업 주식회사는 1971년 오이 등을 원료로한 일본 ‘복신지(福神漬)’를 응용하여 무, 오이, 연근, 우엉 등의 5가지 야채를 간장, 설탕 등의 양념에 버무려 만든

밑반찬의 일종인 ‘오복채(五福菜)’라는 식품을 개발하여 1986년까지 생산․판매하여 온 사실, 신진식품 주식회사는 오복채 제품에 대하여 1987.8. 26. 인천 북구청장으로부터 식품제조품목허가를 받고, 1992. 5. 27. 충남 부여군수로부터 식품품목제조신고증을 교부받아, 한일식품공업 주식회사가 생산하던 오복채 제품을 생산하여 주식회사 미원, 풀무원식품 주식회사, 동원산업주식회사 등을 통하여 판매하였는데

신진식품 주식회사의 총매출액 중 오복채 제품의 매출액은 1992년 약 3,700만 원, 1993년 약 5,400만 원,

 1994년 약8,500만 원이고, 1996. 10. 1.부터 같은 해 12. 31.까지 3개월간 약 5,600만 원, 1997. 9. 1.부터

같은 해 10. 31.까지 2개월간 약 4,300만 원인 사실, 한양식품은 1987. 12. 1. 무, 가지, 생강, 당근, 연근 등을

주원료로 하는 복신지 제품에 대하여 전남 나주군수로부터 식품품목제조허가를 받아 복신지 제품을

생산․판매하여 왔고, 평화식품은 1993. 3. 20. 오복채 제품에 대하여 인천 서구청장으로부터 식품품목제조허가를 받아 오복채 제품을 생산․판매하여 온 사실, 원고가 운영하는 한국식품은 1991. 10. 9. 전북 정읍군수로부터 오복채 제품에 대하여 식품품목제조신고증을 교부받아 오복채 제품을 생산․판매하고 있고, 1994년 이후 국내 농특산물

홍보 및 판매행사, 농특산물 직판행사 및 우리식품전시회에 오복채 제품을 출품하여 왔으며,

한국식품이 생산하는 오복채 제품의 포장지에는 오복채는 무, 오이, 생강, 연근 등 신선한 국산 야채를 잘 버무린 후 다시마를 삶은 국물에 간장과 다시마를 넣어 맛을 낸 밑반찬으로 간편하게 즐길 수 있는 전혀 새로운 느낌의 별미식품이라고 설명되어 있는 사실, 그 밖에 한영식품과 신천식품이 1986년부터, 신평화식품이 1989년부터,

각각 오복채 제품을 생산하고 있고,

현재 오복채 제품을 생산하는 업체는 모두 15개 정도인 사실, 국세청의 2001년도 부가가치세법 해석편람에는

무, 오이지에 간장, 생강, 설탕 참깨, 물엿 등을 혼합하여 제조한 오복채는 미가공식품에 해당하지 아니하고,

그 근거는 ‘재무부 소비 22601-516, ‘89. 4. 18.’ 공문이라고 기재되어 있는 사실, 한일식품공업 주식회사는

1987.(원심 판결문의 1997.은1987.의 오기이다) 6. 4. 한글 ‘오복채’, 한자 ‘五福菜’, 영문자 ‘PICKLED FIVEVEGETABLES’가 상하로 결합한 상표를 ‘오이저림’ 등을 지정상품으로 하여 출원하였으나,

 1988. 5. 31. 특허청으로부터 거절결정을 받았고, 그 후 원고가 1998. 5. 4. 이 사건 등록상표를 출원하여

1999. 3. 16. 등록된 사실을 인정한다음, 오복채는 무, 오이 등을 주원료로 하고 간장, 생강, 설탕, 참깨, 물엿 등을 혼합하여 만드는 밑반찬의 일종으로서, 1971년 한일식품공업 주식회사가 이러한 오복채 제품을 개발하여 오복채라는 이름으로 판매한 이후 신진식품 주식회사, 한국식품, 평화식품, 신평화식품, 한영식품, 신천식품 등 10여 개 업
체가 오복채 제품을 생산․판매하여 왔으며,

이러한 거래현실을 반영하여 1989년도의 재무부 공문에 따라 국세청의 2001년도 부가가치세법 실무편람에도

오복채가 과세대상이 되는 식품이라고 기재된 것이어서, 오복채는 한일식품공업 주식회사의 상표이었으나

이 사건 등록상표의 지정상품인 장아찌의 일종인 오복채 제품을 생산․판매하는 동업자들이 자유롭고 관용적으로 사용하여, 이 사건 등록상표의 등록결정 당시인 1999. 2. 24.경에는 관용표장이 되었으므로,

이 사건 등록상표에는 상표법 제6조 제1항 제2호의 등록무효사유가 있다는 취지로 판단하였다.

상표법 제6조 제1항 제2호 소정의 ‘상품에 대하여 관용하는 상표’라고 함은 특정 종류의 상품을 취급하는

 거래계에서 그 상품의 명칭 등으로 일반적으로 사용한 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품자체를 가리키는 것으로 인식되는 표장을 말하는바, 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 1971년경부터

이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵까지 28년 동안이나 원고를 포함하여 장아찌 종류를 생산, 판매하는 자들

사이에서 ‘오복채’를 장아찌의 한 종류를 가리키는 제품명으로 일반적으로 자유롭게 사용하여 온 사실을

인정하고 나서 이 사건 등록상표가 위 법조항 소정의 이른바 관용상표에 해당한다고 판단한 것은 정당하다.

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