상표법 제7조 제5항 제3호 및 제7항 관련판례

구 상표법 제7조 제5항(2011. 6. 30. 법률 제10811호로 개정되기 전의 것, 이하 구 상표법 제7조 제5항  이라 한다)은 

불사용을 이유로 상표등록의 취소심판이 청구되고 그 청구일 이후에 상표등록취소의 심결이 확정된 때에는

상표권자 및 그 상표를 사용한 자는 그 해당하게 된 날부터 3년이 경과한 후에 상표등록출원을 하지 아니하면 

소멸된 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 상표등록을 

받을 수 없다 고 규정되어 있는데, 위 규정은 상표등록취소심결이 확정된 경우에는 취소심결의 확정 이전에 

상표권자에 의하여 등록출원된 상표라고 하더라도 그 출원이 심판청구일 이후에 이루어졌을 때에는

그 상표의 등록을 허용하지 않음으로써 등록취소심판제도의 실효성을 확보하고자 하는 규정이므로

등록취소심판청구일 이전에 상표권자가 등록출원한 상표에 대하여는 원칙적으로

위 규정이 적용되지 않습니다 (대법원 2002. 10. 22. 선고 2000후3647 판결 참조).

 

상표법 제7조 제1항 제7호는 선출원에 의한 타인의 등록상표  와 동일 또는 유사한 상표로서 

그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표  는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있고, 

이 사건 등록상표의 출원일 당시 적용되던 구 상표법 제7조 제3항[(2004. 12. 31. 법률 제7290호로 개정된 것, 

이하   구 상표법 제7조 제3항  이라 한다), (피고는 이와 관련하여 2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정된 

구 상표법 제7조 제3항이 적용된다고 주장하나, 위 조항은 2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정된

상표법 부칙 제1조 단서에 의하여 2007. 7. 1.부터 시행되어 이 사건 등록상표의 출원일인 2007. 2. 20. 당시 

시행되지 아니하였다)]은   제1항 제7호의 규정은 상표등록출원시에 이에 해당하는 것에 대하여 이를 적용지만

상표등록출원 후 상표권자와 상표등록출원인이 동일하게 된 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있습니다.

 

 

원고는 특허심판원에 피고를 상대로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제5항 제3호 및 같은 조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였고,

특허심판원은 이를 2010당2621호로 심리 후 2012. 1. 4. 이 사건 등록상표는

상표법 제7조 제5항 제3호 및 같은 조 제1항 제7호에 모두 해당하지 않는다는 이유로

원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였습니다.

 

그런데 갑 제2호증의 기재에 의하면, 원고의 대표이사인 J가 2007. 11. 1. 특허심판원에

당시 선등록상표의 상표권자이던 피고를 상대로 선등록상표에 대한 불사용 취소심판청구를 하여

2008. 8. 28. 선등록상표의 등록을 취소하는 심결이 확정된 사실을 인정할 수 있는데,

기초사실에서 본 바와 같이 동방이 2007. 2. 20. 이 사건 등록상표의 등록출원을 하여,

이 사건 등록상표는 선등록상표에 대한 취소심판청구일보다 8개월 여나 앞서 출원된 상표로서

출원인이 미리 취소심판이 있을 것을 예상하고 등록취소심판제도의 적용을 회피할 목적으로 출원하였다고

볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제5항에 해당하지 않습니다.

 

 

이에 대하여 원고는 대법 2002. 10. 22. 선고 2000후3647 판결은

최초 출원인과 상표권자가 동일인임을 전제로 한 것인데, 이 사건 등록상표의 최초 출원인은 피고가 아닌 

동방으로서 이 사건 등록상표의 최초 출원인과 상표권자가 동일인이 아니므로 

이 사건 심결은 위 대법원 판결에 반하여 위법하다고 주장하나, 등록취소심판청구일 이전에 

등록출원된 상표에 대하여는 원칙적으로 구 상표법 제7조 제5항이 적용되지 아니한다는 취지의 

위 대법원 판결이 최초 출원인과 상표권자가 동일인임을 전제로 한 것으로서 최초 출원인과 

상표권자가 동일인인 경우에만 적용되는 것이라고 볼 수는 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들이지 않았습니다.

 

구 상표법 제7조 제3항 단서 규정의 취지는 어느 상표가 출원시에 타인의 등록상표와 동일·유사하다 하더라도

등록 여부 결정시 또는 심결시에 등록상표의 상표권자와 출원인이 동일하게 된 경우에는 출원된 상표가 

등록되어 사용되더라도 일반수요자나 거래자에게 출처의 오인, 혼동을 초래할 염려가 없고

더 이상 등록상표권자의 이익을 해할 우려도 없다는 취지에서 그 등록을 허용하고자 하는 것인바, 

기초사실에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표의 출원인인 동방이 이 사건 등록상표의 출원절차가 

계속중이던 2008. 2. 27. 피고로부터 선등록상표를 양도받아 선등록상표의 상표권자가 되어 

이 사건 등록상표의 등록일인 2008. 3. 19.까지도 선등록상표 상표권자로서의 지위를 

유효하게 유지하고 있었으므로, 이 사건 등록상표는 상표등록출원 후 선등록상표의 상표권자와 

상표등록출원인이 동일하게 된 경우로서

선등록상표를 상표법 제7조 제1항 제7호의 타인의 등록상표로 볼 수 없습니다. 

 

따라서 이 사건 등록상표는 나머지 요건들에 관하여 나아가 판단할 필요 없이

상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다고 보았기에

이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로

이를 기각하기로 하였습니다.

 

 

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