실용신안법 제33조에서 준용하는 특허법 제136조 제6항

고안의 진보성이 부정되는지 여부를 판단하기 위해서는 선행기술의 범위와 내용,

진보성 판단의 대상이 된 고안과 선행기술의 차이 및 그 고안이 속하는 기술분야에서

통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 기술수준 등에 비추어

진보성 판단의 대상이 된 고안이 선행기술과 차이가 있음에도

그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 고안을 극히 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 합니다.

 

이 경우 진보성 판단의 대상이 된 고안의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여

사후적으로 통상의 기술자가 그 고안을 극히 쉽게 고안할 수 있는지를 판단해서는 안 됩니다

(대법 2015. 11. 27. 선고 2013후3326 판결, 대법 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

실용신안법 제33조에서 준용하는 특허법 제136조 제6항은 정정심판에서

심판청구인에게 의견서 제출기회를 부여함으로써 정정심판청구에 대한 심사의 적정을 기하고

심사제도의 신용을 유지한다는 공익상의 요구에 기인하는 강행규정입니다.

따라서 정정심판이나 그 심결취소소송에서 정정의견제출 통지서를 통하여

심판청구인에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 정정심판청구를 기각하는 심결을 하거나,

심결취소청구를 기각하는 것은 위법하게 됩니다

(대법 2007. 4. 27. 선고 2006후2660 판결, 대법 2012. 7. 12. 선고 2011후934 판결 등 참조).

 

특히 정정심판을 기각하는 이유가 선행고안에 의하여 고안의 진보성이 부정된다는 취지라면

특허청장이 취소소송절차에 이르러 비로소 제출한 자료들은, 선행고안을 보충하여

출원 당시 해당 고안과 동일한 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술을 증명하기 위한 것이거나,

정정의견제출 통지서에 기재된 선행고안의 기재를

보충 또는 뒷받침하는 것에 불과한 경우라고 인정될 때 판단의 근거로 삼을 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

대법원 2019. 7. 25. 선고 2018후12004 판결

[등록정정(실)] [공2019하,1685]

 

 

 

 

원심은 피고가 원심에서 비로소 제출한 이 사건 출원 전 유튜브에 게시된 동영상을

주지관용기술에 대한 증거로 보아 진보성 부정의 근거로 삼았으나

위 동영상은 홀 아이씨 내장 휴대폰을 대상으로,  휴대폰 케이스의 전면부에 영구자석을 부착하고,

이를 뒤로 젖혔을 때 영구자석에 대응하는 위치에 차폐판을 부착하여 일명

‘스마트 케이스’를 만드는 과정을 담고 있습니다.

 

이는 새로운 공지기술에 대한 것일 뿐, 정정심판청구 기각의 근거가 된 선행고안들을

보충하는 취지의 주지관용기술에 대한 증거라거나, 정정의견제출 통지서에 기재된

선행고안의 기재를 보충 또는 뒷받침하는 것에 불과하다고 보기 어렵기에

이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수 없다고 판단하였습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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