상표사용료만 받았다면 불사용취소심판이 적용될까

상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는 같은 조 제6항

소정의 이해관계인 이라 함은, 취소되어야 할 등록상표의 존속으로 인하여 상표권자로부터

상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있거나

법률상 자신의 지위에 영향을 받을 것이 객관적으로 명백하여 그 등록상표의 소멸에

직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말하고 (대법 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결 참조),

이해관계인에 해당하는지 여부는 심결시를 기준으로 판단하여야 합니다

(대법 2006. 9. 14. 선고 2005후3291 판결 참조).

 

여기서 말하는 이해관계에는 상표권자가 상표권 침해를 이유로 금지청구나 손해배상청구 등의 소를 제기하거나

출원상표에 대하여 상표등록이의신청을 하는 등 상표권자로부터 현실적으로 상표권의 대항을 받은 경우나

등록상표와 동일·유사하다는 이유로 출원상표의 상표등록이 현실적으로 거절된 경우뿐만 아니라

아직 상표권자로부터 현실적으로 상표권의 대항을 받지는 아니하였으나

등록상표와 동일·유사한 상표를 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하고 있어

향후 상표권의 대항을 받을 염려가 있는 경우나 출원상표의 상표등록이 이루어지기는 하였으나

출원상표와 등록상표가 표장 및 지정상품이 동일·유사하여 향후 출원상표의 상표등록이

무효로 될 염려가 있는 경우도 포함됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

특허법원 2016. 4. 1. 선고 2015허7018 판결 [등록취소(상)]

 

 

 

 

원고의 입장은 피고는 룩셈부르크 국적 회사로서 20년 간 다수 상표를 국내에 등록하고도

국내에서 자기 등록상표의 지정상품을 직접 제조·판매한 바 없이 오로지 상표사용료만 얻는 사업을 하여 왔는바,

이러한 점에 미루어 보면 피고가 국내에서 피고 출원상표를 이 사건 등록상표의 지정상품과

동일·유사한 상품에 상표로서 사용할 의사가 있다는 점이 객관적으로 인정된다고 볼 수 없다고 주장하였습니다.

 

하지만 피고 등록상표가 주식회사 P 등을 통하여 국내에서 사용되어 온 이상,

원고 주장과 같이 비록 외국 회사인 피고가 20년 간 다수 상표를 국내에 등록하고

국내에서 상품을 직접 생산·판매한 바 없이 오로지 상표사용계약을 통해 상표사용료만 받아 왔다고 하더라도,

그러한 사정만으로는 피고가 국내에서 피고 출원상표를 그 지정상품에 상표로서 사용할 의사가

없다고 볼 수는 없습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

그러므로 피고는 이 사건 등록상표 중 이 사건 취소대상 지정상품에 대하여

상표법 제73조 제1항 제3호 소정의 등록취소심판을 청구할 수 있는

같은 조 제6항 소정의 이해관계인에 해당하므로,

같은 취지로 판단한 이 사건 심결은 적법하기에

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로, 이를 기각하기로 하고

소송비용은 원고가 부담하게 하였습니다.

 

상표법 해석은 다양한 시각과 관점을 요구하여

지식재산권 관련 소송은 매우 복잡한 이해관계가 얽혀있으므로

전문가의 도움을 필요로 하는데요,

일반 당사자의 진술의 영향을 많이 받는

민/형사 소송과는 달리

지식재산권소송은 전문가의 견해가 승소의 요인이 됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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