상표등록취소사유가 아니라고 본 판례 - 조약당사국에 등록된 상표에 해당하지 않는다

상표법 제23조 제1항 제3호는 파리협약 제6조의7 규정의 취지를 상표법에 반영한 것으로서,

외국 상표권자의 국내 대리점, 총판 등 대리인이나 대표자가 동일 유사한 상표를

무단으로 국내에서 등록하는 것을 방지하여 공정한 국제거래질서를 확립하기 위한 규정입니다

(대법 2013. 2.; 1. 선고 2012허8812 판결 등 참조).

 

또한 어떤 상표가 상표법 제73조 제1항 제7호, 제23조 제1항 제3호 본문에 해당하는지는

그 출원시에 위 조항에 해당하는 등록취소사유가 있었는지 여부의 문제로서,

등록 이후의 사정은 위 조항에 해당하는지 여부를 판단함에 있어 고려의 대상이 되지 않습니다

(대법 2005. 1. 27. 선고 2004허6644 판결 참조).

 

 

 

 

 

 

 

 

특허법원 2015. 4. 24. 선고 2014허6681 판결

 

 

 

 

피고는 2013. 9. 7. 특허심판원에 원고를 상대로 하여,

이 사건 등록상표는 피고가 베네룩스 상표청에 등록한

비교대상상표와 동일하거나 극히 유사한 것으로서,

원고가 피고의 대리인 지위에 있으면서 정당한 이유 없이

비교대상상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 상품을 지정상품으로 출원하여 등록받았으므로,

상표법 제73조 제1항 제7호, 제23조 제1항 제3호 본문에 따라

그 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 등록취소심판(2013당2451호)을 청구하였는데요,

특허심판원은 2014. 8. 8. 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제7호,

제23조 제1항 제3호 본문에 규정된 등록취소 사유에 해당한다는 이유로

피고의 청구를 받아들여 이 사건 등록상표의 등록을 취소하는

이 사건 심결을 하였습니다.

 

이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제7호,

제23조 제1항 제3호 본문에 해당하려면,

비교대상상표가 이 사건 등록상표의 출원시 조약당사국에 등록되어 있어야 하고,

이 사건 등록상표와 비교대상상표의 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하여야 하며,

이 사건 등록상표의 출원인이 출원시 비교대상상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자 또는

출원 전 1년 이내에 비교대상상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이거나 대표자이었어야 합니다.

 

또한 이 사건 등록상표의 출원인이 그 출원에 대하여 비교대상상표에 관한 권리를 가진 자로부터

동의를 받는 등의 정당한 이유를 가지고 있지 않아야 하며,

비교대상상표에 관한 권리를 가진 자가 이 사건 등록상표의 등록일로부터 5년 이내에

이 사건 심판을 청구하여야 한다는것이 이 사건 심결의 주요 내용이었습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

하지만 이 사건 등록상표의 출원인인 주식회사 J가

이 사건 등록상표의 출원일인 2010. 6. 23.보다

훨씬 전인 2009. 4. 6.경에 피고와 상표전용사용계약 을 체결하고

그 무렵부터 피고로부터 전자담배를 수입하여 판매하는 등

이 사건 등록상표의 출원시에 비교대상상표의 존재를 알고 있었다고 보이는 점,

조약당사국마다 상표제도가 달라 상표의 등록 가부를 엄격하게 심사하는 국가가 있는 반면에 출원의

형식적인 요건만 심사함에 따라 출원이 곧 등록이라고 볼 수 있는 국가도 있고, 

사용주의 국가의 경우에는 사용에 의하여 독점배타권을 가지게 된 상표를

조약당사국에 등록된 상표 로 보아야 하는 점(특허법원 2011. 5. 25. 선고 2010허1398 판결 참조)등을 종합하면,

조약당사국에 등록된 상표 에 해당하는지 여부는

상표법 제23조 제1항 제3호의 입법 취지를 고려하여 판단해야 합니다.

 

따라서 비록 비교대상상표가 이 사건 등록상표의 출원시에

베네룩스 상표청에 출원 계류 중인 상태였다고 하더라도,

이 사건 등록상표의 출원 전에 조약당사국에 출원(2010. 4. 26.)되어

이 사건 등록상표의 출원(2010. 6. 23.) 후 바로(2010. 7. 12.) 등록된 점 등을 고려하면,

상표법 제23조 제1항 제3호 본문의 조약당사국에 등록된 상표에 해당한다고 봄이 타당합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

등록주의국가에서 상표출원은

배타적 권리가 발생한다고 보기 어렵다

 

 

 

 

그러나 상표법 제23조 제1항 제3호 본문은 보호 대상이 되는 상표를

베네룩스와 같은 등록주의 국가에서 상표출원만으로는

배타적 권리가 발생한다고 보기 어려운 점 등에 비추어 보면,

피고의 위 주장과 같은 사정만으로 이 사건 등록상표의 출원시에 출원 계류 중이었던

비교대상상표가 상표법 제23조 제1항 제3호 본문의 조약당사국에 등록된

상표 에 해당한다고 할 수는 없습니다.

 

비교대상상표가 상표법 제23조 제1항 제3호 본문의 조약당사국에 등록된 상표 에 해당하지 않는 이상,

이 사건 등록상표가 비교대상상표와의 관계에서 상표법 제73조 제1항 제7호, 제23조 제1항 제3호 본문에 규정된

등록취소사유에 해당한다고 할 수 없기에 위와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하고

그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들이기로 하여

특허심판원이 2014. 8. 8. 2013당2451호 사건에 관하여 한 심결을 취소하고

소송비용은 피고가 부담하게 되었습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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