특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부의 판단 기준

구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것. 이하 같다) 제133조의2 및 제136조 제3항은,

특허무효심판의 피청구인은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니하는 범위 내에서 

명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다고 정하고 있는데요, 여기서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 

변경하는 경우에 해당하는지 여부는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만이 아니라

발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체의 내용과 관련하여 그 정정 전후의 특허청구범위 전체를 

실질적으로 대비하여 판단되어야 합니다. 

 

그리고 특허청구범위의 정정이 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 

발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 

후출원인 기타 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없는 경우에는, 

특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다고 할 것입니다

(대법 2011. 12. 11. 선고 99후2815 판결, 대법 2005. 4. 15. 선고 2003후2010 판결 등 참조).

 

 

위 법리에 비추어 관련 사례를 살펴보면

원고는 명칭을 “면포걸레 청소기”로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제477380호)에 대한 특허무효심판절차에서

이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다)에 대하여 정정청구를 하였는데

이 사건 제1항 발명에 대한 원심 판시 제2 정정사항은 외부물림부재의 작동방향을 명확하게 하고 

중간기어에 관한 구성을 부가한 것으로서, 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명과 도면에 

‘뚜껑이 개폐될 때 외부물림부재가 외부 쪽으로 벌어지거나 안으로 오므라들고, 

제1 수평기어 및 제2 수평기어가 서로 왕복운동을 할 수 있도록 그 사이에 중간기어가 맞물려 설치되어 있는 구성’이

자세히 기재 및 도시되어 있으므로, 정정 전 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명과 도면에 있는 

기술구성을 그대로 반영한 것일 뿐 정정 전의 명세서에 없던 새로운 구성을 특허청구범위에 

추가한 것이라고 할 수 없습니다.

 

또 위와 같은 구성의 추가로 새로운 목적과 작용효과가 발생하였다고 할 수 없고, 

제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없기에

따라서 위 제2 정정사항은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우에 해당되지 아니한다고 판단하였습니다.

 

그리고 위에서 본 구 특허법 제133조의2, 제136조 제3항의 규정 취지는 무효심판의 피청구인이 된 특허권자에게

별도의 정정심판을 청구할 필요 없이 그 무효심판절차 내에서 정정청구를 할 수 있도록 허용하되,

그 범위를 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 한도에서 특허청구범위를 감축하는 것이나 오기를 바로잡거나

기재상의 불비를 해소하여 오류를 정정하는 것 등에 제한하려는 데 있다고 할 것입니다.

 

 

이러한 규정 취지에 비추어 보면, 이와 같은 오류의 정정에는 특허청구범위에 관한 기재 자체가

명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 해소하는 것 및 발명의 상세한 설명과

청구의 범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없는 것으로 하는 것도

포함된다고 해석됩니다 (대법 2006. 7. 28. 선고 2004후3096 판결 등 참조).

따라서 그 정정으로 인하여 특허발명의 기재상의 불비가 해소되었다는 사정만으로

특허청구범위의 실질적 변경에 해당된다고 할 수 없습니다.

 

같은 취지에서 원심이 이 사건 정정청구가 특허청구범위의 실질적 확장 또는 변경에 

해당하지 아니한다고 판단한 것은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같이

구 특허법 제133조의2 및 제136조 제3항의 해석에 관한 법리오해의 위법이 있다고 할 수 없습니다.

또한  그 밖의 상고이유의 주장은 독자적인 견지에서 원심판단을 비난하는 것이어서 받아들일 수 없기에

상고를 기각하고 상고비용은 패소자인 피고가 부담하도록 하였습니다.

 

 

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