특허등록무효심판 - 우선권주장 인정여부

구 특허법 제55조 제1항 본문은 특허를 받으려는 자는 자신이 특허를 받을 수 있는

권리를 가진 특허출원으로 먼저 한 출원(이하 선출원 이라 한다)의 출원서에

최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여

우선권을 주장할 수 있다고 규정하고 있습니다.

 

즉, 우리나라 특허법은 국내 우선권을 주장하기 위해서는 출원인 자신이 선출원에 대하여

특허를 받을 수 있는 권리 를 보유할 것을 요구하고 있는데,

이는 곧 출원인이 선출원인과 동일인이거나 그 적법한 승계인일 것을 요하는 것이라고 해석하여야 하며

이러한 해석이 법규정의 문언에 부합할 뿐만 아니라, 선출원된 발명에 포함되는 일련의 발명에 대하여

이를 합하거나 추가하여 하나의 출원으로 정리해서 출원할 수 있도록 하기 위하여 마련된

구 특허법 제55조의 국내 우선권 주장 제도의 취지에도 부합하는 것입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

또한 구 특허법 제38조 제4항은 특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는

상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인 변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다고

규정하고 있는데요, 이는 특허출원 이후의 권리관계를 명확히 하기 위한 것으로서

그 문언의 내용 및 같은 조 제1항이 특허출원 전의 승계의 경우에는 특허출원 여부를

대항력으로 규정하고 있는 것과 대비하여 보더라도, 특허출원인 변경신고를

특허를 받을 수 있는 권리에 대한 특정승계의 효력발생요건으로 정하고 있음이 명백합니다.

 

나아가 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 경우, 우선권 주장의 적법 여부는

출원 시를 기준으로 판단해야 하는데, 구 특허법 제199조 제1항은 특허협력조약에 의하여

국제출원일이 인정된 국제출원으로서 특허를 받기 위하여 대한민국을 지정국으로 지정한

국제출원은 그 국제출원일에 출원된 특허출원으로 본다고 규정하고 있으며,

구 특허법 제52조 제2항 본문은 분할출원이 있는 경우

그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다고 규정하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

특허의 무효심판에서 특정한 선행발명에 의하여 해당 특허발명의 신규성이나 진보성이

부정된다는 주장이 있는 경우, 특허심판원은 먼저 그 선행발명이 특허발명의 출원일을 기준으로

그 전에 공개된 것이어서 이를 신규성 또는 진보성 부정의 근거로 삼을 수 있는지를 판단해야 하는데요,

그런데 우선권 주장을 수반하는 특허발명의 경우 우선권 인정 여부에 따라

특허요건 판단의 기준시점 자체가 달라지므로, 그 우선권 인정 여부는 신규성 또는

진보성의 흠결 여부를 판단하는 데 있어 하나의 선결문제로서 심리 판단되어야 할 사항입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

나아가 특허법에는 우선권 인정 여부에 대하여

제3자가 다툴 수 있는 절차가 따로 마련되어 있지 않고,

출원인의 우선권 주장을 전제로 특허권 설정등록이 이루어진 경우

행정청의 우선권 인정이라는 별도의 처분이 존재하지 아니하여

제3자가 우선권 인정 자체를 행정소송으로 다툴 길도 없습니다.

 

따라서 우선권 주장을 수반하는 특허출원이 설정등록된 경우

제3자로서는 그 무효심판절차에서 우선권 주장의 실체적·절차적 요건 흠결 등을 이유로

우선권이 인정되어서는 안 된다는 취지로 다툴 수 있다고 보는 것이 옳습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

우선권주장의 불인정,

특허법과 충돌할 때

 

 

 

 

 

구 특허법 제63조 본문은 심사관이 특허거절결정을 하고자 할 때에는 특허출원인에게

거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있는데요,

그렇기에 출원발명에 대한 우선권 주장의 불인정으로 인하여 거절이유가 생긴 경우에는

우선권 주장의 불인정은 거절이유의 일부를 구성하는 것이므로,

우선권 주장이 인정되지 않는다는 취지 및 그 이유가 포함된 거절이유를 통지하지 않은 채

우선권 주장의 불인정으로 인하여 생긴 거절이유를 들어 특허거절결정을 하는 것은

구 특허법 제63조 본문에 위반되어 위법합니다 (대법 2011. 9. 8. 선고 2009후2371 판결 참조).

 

관련판례(특허법원 2018. 1. 12. 선고 2017허6101 판결)에서 역시

이 사건 무효심판에서 피고는 이 사건 특허발명에 우선권 주장이 인정될 수 없고,

그 경우 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 주장하였으므로,

이 사건 특허발명의 우선권 인정 여부는 위 특허법 규정이 정한 직권심리사항에

해당하지 않을 뿐만 아니라, 이에 대하여 원고에게는 답변서를 제출하는 등

실질적으로 반박할 수 있는 기회가 충분히 부여되었다고 보아야 한다고 인정하였으며,

이 사건 무효심판절차에서 원고에게 별도로 우선권 주장의 인정 여부에 관하여 의견진술의 기회가

부여되지 않았음을 이유로 그 절차적 이익이 침해되었다고 할 수는 없다고 판결하였습니다.

 

 

 

 

 

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