특허분쟁사례 - 확인대상발명이 제대로 특정되지 않았다 !

특허권자가 어떤 물품이 자신의 특허권의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우,

그 심판청구인이 특정한 물품과 피심판청구인이 실시하고 있는 물품 사이에 동일성이 인정되지 아니하면,

피심판청구인이 실시하지도 않는 물품이 특허권의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도

그 심결은 심판청구인이 특정한 물품에 대하여만 효력을 미칠 뿐

실제 피심판청구인이 실시하고 있는 물품에 대하여는 아무런 효력이 없으므로,

피심판청구인이 실시하지 않고 있는 물품을 대상으로 한 적극적 권리범위확인 심판청구는

확인의 이익이 없어 부적법하고 각하되어야 합니다 (대법 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결).

 

 

 

 

 

 

특허법원 2007. 7. 5. 선고 2006허6723 판결

 

 

 

 

 원고는 2006. 2. 13. 피고가 실시하고 있는

이 사건 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 목적, 구성 및 효과가 동일하여

이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 주장하면서, 특허심판원에 2006당350호로

적극적 권리범위확인심판을 청구하였는데요,

특허심판원은 이에 대하여 2006. 6. 29. 피고가 이 사건 확인대상발명을 실시하였거나

실시하고 있다고 볼 증거가 없어 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 인정되지 아니한다는 이유로,

이 사건 심판청구를 각하하는 심결을 하였습니다.

 

 

 

 

 

 

 

원고측과 피고측의 주장

 

 

 

 

원고측에서는 피고는 이 사건 확인대상발명을 실시하고 있고,

이 사건 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 목적,

구성 및 효과가 동일하므로 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 주장하였는데요,

가사, 피고가 이 사건 확인대상발명인 자수물 을 실시하지 않고 그 일부 구성인 스팽글 만을 실시한다 하더라도,

스팽글은 이 사건 특허발명의 생산에만 사용되는 물건이어서 스팽글을 실시하는 것은

이 사건 특허발명의 간접침해에 해당하여 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 덧붙였습니다.

 

이에 피고는 이 사건 확인대상발명의 일부 구성인 스팽글만 실시하고 있을 뿐 스팽글이 봉착된 자수물인

이 사건 확인대상발명을 실시하고 있지 아니하므로, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하며

 스팽글은 구두, 모자 등의 물품에서 장식용으로 널리 사용되는 것이어서 이 사건 특허발명의 생산에만

사용되는 물건에 해당하지 아니하므로, 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 내세웠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

이 사건 확인대상발명은 하나의 필름상에 단계별로 색도를 달리하여 다양한 색상으로 인쇄된 스팽글이

하나의 자수라인에 반복 혹은 연속적으로 봉착된 것을 특징으로 하는 자수물 에 관한 것인데요

각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고가 단계별로 색도를 달리하여 다양한 색상으로 인쇄된 스팽글을

제조, 판매하고 있는 사실은 인정되나, 나아가 위 증거들만으로는 피고가 스팽글이 봉착된 자수물까지

실시하는 것으로 보기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없습니다.

 

따라서, 이 사건 심판청구는 피고가 이 사건 확인대상발명을 실시하고 있다고 볼 근거가 없어

그 확인의 이익이 인정되지 아니하므로, 이 사건 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 구성이

동일한지 여부에 관하여 나아가 판단할 필요 없이 부적법하다고 보았습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

확인대상발명 - 상대방 실시품 자체만으로 특정해야 …

 

 

 

 

또한 피고가 실시하고 있는 스팽글이

이 사건 특허발명의 생산에만 사용되는 물건에 해당하는지 여부를 판단하기에 앞서,

먼저 이 사건 확인대상발명이 원고의 간접침해 주장과 관련하여

적법하게 특정된 것인지에 관하여 직권으로 살펴보았는데요,

적극적 권리범위확인심판은 특허권자가 상대방의 실시품을 확인대상발명으로 특정하여

그 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부의 판단을 구하는 심판입니다.

 

그렇기에 상대방의 실시품이 특허발명의 생산에만 사용되는 물건에 해당하여

특허발명의 간접침해에 해당하므로 특허발명의 권리범위에 속한다는 판단을 구함에 있어서는

 확인대상발명을 자신의 특허발명 전체가 아닌

상대방의 실시품 자체만으로 특정하여야 합니다.

 

그런데, 원고는 예비적으로 피고의 실시품인 스팽글이

이 사건 특허발명의 생산에만 사용되는 것이어서 간접침해에 해당한다고 주장하면서도,

이 사건 확인대상발명은 스팽글이 아니라 스팽글이 봉착된 자수물로 특정하여

심판을 청구하고 있어 이 사건 심판청구는 간접침해로 인하여

권리범위에 속하게 되는지 여부 판단과 관련하여서는

확인대상발명을 제대로 특정하지 못한 것이어서 역시 부적법하다 할 것이기에

그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하고,

소송비용은 원고가 부담하였습니다.

 

 

 

 

 

 

 

특허 디자인 상표 등

다양한 분쟁해결에 나서는 소담

 

 

 

 

특허법률사무소 소담은

상표 디자인 특허등 다양한 출원 및 등록 과정을 통해

침해 및 분쟁해결에도 힘쓰고 있습니다.

 

변리사와 변호사가 함께 특허상담 및 법률자문서비스를 제공하여

소중한 지재권을 온전히 담아내는 솔루션을

의뢰인에게 제시하는 길잡이가 되겠습니다.

 

 

 

sodamip.com/

특허사무소 소담

 

 

특허사무소 소담 홈페이지

 

 

 

 

☎ 070-4352-1133

지식재산권 상담문의