특허청구범위의 정정이 실질적인 변경에 해당하지 않는 경우

구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)

 제133조의2, 제136조 제3항은, 특허권자는 특허청구범위를 실질적으로 

확장하거나 변경하지 아니하는 범위 내에서 명세서 또는 도면에 대하여 

정정심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있습니다.

 

특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지는

특허청구범위 자체의 형식적인 기재뿐만 아니라 발명의 상세한 설명을 

포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 특허청구범위의 

실질적인 내용을 대비하여 판단하여야 합니다.

 

만약 특허청구범위의 정정이 특허청구범위의 감축에 해당되고, 

그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 

발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 

그대로 반영한 것이어서 제3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 염려가 없는

경우에는 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 않습니다

(대법 2010. 4. 29. 선고 2008후1081 판결, 

대법 2018. 4. 12. 선고 2016후830 판결 등 참조)

 

 

 

 

 

 

 

대법원 2019. 2. 28. 선고 2016후403 판결 [정정무효(특)]

 

 

 

 

이 사건 정정은 명칭이 “근육강화용 실 삽입기”인 이 사건 특허발명

(특허등록번호 생략)을 대상으로 하여 특허청구범위 제1항 중 

후방을 향하도록 접혀져 있는 실을 V자형으로 접혀져 있는 실로 정정하고 

있는데요, 이러한 정정사항은 접혀져 있는 실의 형상을 

구체적으로 한정한 것으로서 특허청구범위의 감축에 해당합니다.

 

그리고 이 사건 특허발명의 도면 2, 3에는 실이 주사바늘 구멍 끝 부분을 

중심으로 V자 형상으로 접혀진 상태가 도시되어 있고, 

발명의 상세한 설명에는 ‘실은 대략 그 중앙부가 접혀져’라고 

기재도 되어있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

원심과는 뒤집힌 결정의 특허소송,

제3자에게 예상치 못한 손해 입힐 염려 없다고 판단 …

 

 

 

 

이 사건 특허발명이 속한 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 

위와 같은 발명의 상세한 설명과 도면으로부터 ‘V자형으로 

접혀져 있는 실’의 구성을 충분히 파악할 수 있을 것으로 보이므로, 

이 사건 정정 전후로 발명의 목적이나 효과가 달라지지 않고, 

발명의 상세한 설명과 도면에 기재되어 있는 내용을

 그대로 반영한 것에 불과하여 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 

염려가 있다고 볼 수도 없습니다.

 

따라서 이 사건 정정은 특허청구범위를 실질적으로 변경한 경우에 

해당되지 아니한데도 원심은 이 사건 정정으로 인하여 

이 사건 특허청구범위 제1항이 실질적으로 변경되었다고 판단하였습니다.

 

 이러한 원심판단에는 상고이유 주장과 같이 정정에서 

특허청구범위의 실질적 변경 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 

판결에 영향을 미친 잘못이 있습니다.

그러므로 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리 판단하게 하기 위해

원심법원에 환송하였습니다.

 

 

 

 

 

 

 

특허사무소 소담에서

출원부터 소송까지 소중한권리를 담아내세요 !

 

 

 

특허사무소 소담에서는 변리사와 변호사가 함께 있어

특허출원부터 특허침해 소송까지

분쟁해결에도 앞장서고 있습니다.

 

소중한권리를 온전히 담아내기위한

아이디어경쟁이 더욱 치열해진 사회에 살고 있는 지금,

코로나시대로부터 안전하게

나의 아이디어와 권리를 지켜내세요 !

 

 

 

☎ 070-4352-1133

지식재산권 상담문의