특허 진보성 판단, 미완성발명이면 대비자료로 쓸 수 없나요?

대법원 1996. 10. 29. 선고 95후1302 판결에서는 미완성 발명이라고 하여

특허 진보성 판단에 있어서 반드시 대비자료로 될 수 없는것은 아니라고 규정하였습니다.

위 판결이 적용된 조금 더 최근 판례를 소개해드리고자 합니다.

 

 

 

 

 

 

 

특허법원 2010. 1. 22. 선고 2009허4339 판결 [거절결정(특)] 

 

 

 

특허청 심사관이 2008. 11. 28. 이 사건 출원발명은 이 발명이 속하는 기술분야에서

통상의 지식을 가진 자(이하 통상의 기술자 라 한다)가 비교대상발명들로부터 용이하게 발명할 수 있다는 이유로

거절결정을 함에 따라 원고가 위 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하였는데,

특허심판원은 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명들에 비하여 진보성이 없어 특허등록을 받을 수 없고,

이 사건 제1항 발명이 특허등록을 받을 수 없는 이상 이 사건 출원발명은

그 전부가 거절되어야 한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였습니다.

 

이 사건 제1항 발명은 해삼추출물을 이용한 피부미백용 화장료 조성물을 제공하고자 하는 것이고,

비교대상발명 1은 해삼추출물을 이용하여 주름개선 효과와 피부미백효과를 가지는

화장품 제조방법을 제공하고자 하는 것이며, 비교대상발명 2는 곰치, 멍게, 해삼이나 이들의 추출물을 이용하여

주름, 피부 처짐 등의 피부노화증상을 방지하는 효과를 가지는 고운 피부용 조성물을 제공하고자 하는 것이므로

이들 발명은 기술분야가 동일하고 그 목적에 있어서 공통점이 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

해삼추출물에 피부미백효과

쉽게 알 수 있어 …

 

 

 

 

 

먼저 이 사건 제1항 발명 중 물 또는 수용성 에탄올을 용매로 사용하여

해삼으로부터 해삼추출물을 추출하는 구성 은 비교대상발명 2의 물, 에탄올 등을 용매로 하여

해삼으로부터 해삼추출물을 추출하는 구성과 동일하고

이 사건 제1항 발명은 해삼추출물을 이용한 피부미백용 화장료 조성물이 뛰어난 피부미백효과를 가진 것으로 알려진

코직산과 대비할 때, 기미, 주근깨 등의 색소침착을 일으키는 멜라닌 과다생성을 촉진하는 효소인

타이로시네이스 저해효과가 약 69%에 달할 정도로 우수한 미백효과를 가지고 있음을 밝히는 것에 그칠 뿐,

해삼추출물의 어떤 성분이 미백효과를 가지는 것인지를 밝힌 것은 아닙니다.

 

그리고 비교대상발명 1의 명세서에 본 발명은 해양천연물을 이용하여 피부의 미백효과가 있는

화장품의 제조방법에 관한 것이다 , "본 발명에서의 해양천연자원이라 함은 해삼추출물이다"라는 기재가 있고,

비교대상발명 2의 명세서에 피부노화증상을 보이는 30~60대의 여성패널 20명으로 하여금

해삼추출물 등이 들어간 정제, 또는 화장품을 하루에 2회씩 2개월간 섭취하거나 피부에 도포하도록 하고

효과가 있었는지 여부를 답변하는 방법으로 시험을 실시하였는데,

20명의 여성패널 중에서 상당수가 피부색이 하얘졌다고 대답하였다는 내용의 시험결과가 기재되어 있습니다.

따라서 통상의 기술자라면, 비교대상발명들에 나타난 위 기재들로부터 해삼추출물에

피부미백효과가 있음을 쉽게 알 수 있을 것으로 보입니다.

 

이에 대하여 원고는, 비교대상발명 1의 명세서에는 해삼추출물에 피부미백효과가 있다는

단 한 줄의 기재만이 있을 뿐, 그에 상응하는 구성 및 효과에 관한 아무런 기재가 없으므로,

이것이 완성된 발명인지 여부도 알 수 없을 정도로 발명의 내용이 특정되어 있지 않기 때문에

이 사건 제1항 발명의 진보성을 부정하기 위한 비교대상발명으로 삼을 수 없다는 취지로 주장하지만

앞서 본 법리에 따르면 미완성 발명이라고 하여 진보성판단에 반드시 대비 자료가 될수 없는건 아니라고 하였습니다.

또한 통상의 기술자로서는 해삼추출물에 피부미백효과가 있음을 충분히 알 수 있다고 할 것이므로,

원고의 위 주장은 받아들이지 않았습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

또한 하나라도 거절이유가 있다면

특허출원 전부 거절 !

 

 

 

 

결국 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명들과 기술분야가 동일하고, 그 목적에 있어서도 공통점이 있으며,

그 구성요소들이 비교대상발명들로부터 용이하게 도출될 수 있고, 그 결합에 기술적 곤란성이 없으며,

그 효과도 비교대상발명들에 의하여 예상되는 정도에 그칠 뿐, 현저하게 상승된 것이라거나

이질적인 것이라고 할 수 없기에 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명들에 의하여

용이하게 발명할 수 있어 진보성이 없으므로 그 특허등록을 받을 수 없다고 보았습니다.

 

하나의 특허출원에 여러 개의 청구항이 있는 경우 어느 하나의 항에라도 거절이유가 있는 때에는

그 특허출원 전부가 거절되어야 하는 것이므로,

이 사건 제1항 발명에 진보성이 없어 특허등록을 받을 수 없는 이상

나머지 청구항에 관하여 더 살필 것 없이 이 사건 출원발명은 그 전부가 특허를 받을 수 없다고 보아

이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 기각하고

소송비용역시 원고가 부담하게 하였습니다.

 

미완성발명이 반드시 특허 진보성 판단 대비 자료가 될 수 없다고 단정할 수 없고

하나의 특허출원에 거절이유가 있으면 전부가 거절되어야 한다는 사실을

판시한 사례였습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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