국제사법 제2조 제1항은 “법원은 당사자 또는 분쟁이 된 사안이

대한민국과 실질적 관련이 있는 경우에 국제재판관할권을 가지는데요,

이 경우 법원은 실질적 관련의 유무를 판단함에 있어 국제재판관할 배분의 이념에 부합하는

합리적인 원칙에 따라야 한다고 규정하고,

제2항은 “법원은 국내법의 관할 규정을 참작하여 국제재판관할권의 유무를 판단하되,

제1항의 규정의 취지에 비추어 국제재판관할의 특수성을 충분히 고려하여야 한다고 규정하고 있습니다.

따라서 법원은 당사자 사이의 공평, 재판의 적정, 신속 및 경제를 기한다는 기본이념에 따라

국제재판관할을 결정하여야 하고, 구체적으로는 소송당사자들의 공평,

편의 그리고 예측 가능성과 같은 개인적인 이익뿐만 아니라 재판의 적정,

신속, 효율 및 판결의 실효성 등과 같은 법원 내지 국가의 이익도 함께 고려하여야 하며,

이러한 다양한 이익 중 어떠한 이익을 보호할 필요가 있을지는 개별 사건에서 법정지와

당사자의 실질적 관련성 및 법정지와 분쟁이 된 사안과의 실질적 관련성을 객관적인 기준으로 삼아

합리적으로 판단하여야 합니다

(대법 2010. 7. 15. 선고 2010다18355 판결 등 참조).

직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및

종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한

권리의무 관계에 해당합니다.

따라서 직무발명에 의하여 발생되는 권리의무는 비록 섭외적 법률관계에 관한 것이라도

그 성질상 등록이 필요한 특허권의 성립이나 유·무효 또는 취소 등에 관한 것이 아니어서,

속지주의의 원칙이나 이에 기초하여 지식재산권의 보호에 관하여 규정하고 있는

국제사법 제24조의 적용대상이라 할 수 없습니다.

직무발명에 대하여 각국에서 특허를 받을 권리는 하나의 고용관계에 기초하여

실질적으로 하나의 사회적 사실로 평가되는 동일한 발명으로부터 발생한 것이며,

당사자들의 이익보호 및 법적 안정성을 위하여 직무발명으로부터 비롯되는 법률관계에 대하여

고용관계 준거법 국가의 법률에 의한 통일적인 해석이 필요합니다.

이러한 사정들을 종합하여 보면, 직무발명에 관한 섭외적 법률관계에 적용될 준거법은

그 발생의 기초가 된 근로계약에 관한 준거법으로서 국제사법 제28조 제1항, 제2항 등에 따라

정하여지는 법률이라고 봄이 타당하고

이러한 법리는 실용신안에 관하여도 마찬가지로 적용된다고 할 것입니다.

대법원 2015. 1. 15. 선고 2012다4763 판결 [영업방해금지] [공2015상,221]

원고는 대한민국 법률에 의하여 설립된 법인이고 피고도 대한민국 국민으로서

원고와의 근로계약을 수행한 곳이 대한민국임은 앞서 본 것과 같고,

이러한 사정 등을 고려한 당사자들의 합리적인 의사 등에 비추어 보면,

원고와 피고는 그 근로계약 체결에 관하여 대한민국 법률을 준거법으로 하려는

묵시적인 의사가 있다고 보아야 하고, 설령 그렇지 않더라도

피고가 일상적으로 노무를 제공한 곳이 대한민국이므로 원·피고 사이의 근로계약에 관한 준거법은

국제사법 제28조 제1항 또는 제2항에 따라 대한민국 법률로 보아야 합니다.

그리고 위에서 본 법리에 의하면, 위 근로계약에 따라 완성된 이 사건 직무발명에 기초하여

외국에서 등록되는 특허권 및 실용신안권에 대하여 원고가 통상실시권을 취득하는지 여부에 관한

준거법도 위 근로계약에 관한 준거법인 대한민국 법률이라고 할 것이며,

이 법률은 기록에 의하여 알 수 있는 이 사건 직무발명의 완성 당시에 시행 중이던

구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라 한다) 제39조 제1항 및

구 특허법을 준용하는 구 실용신안법(2006. 3. 3. 법률 제7872호로 개정되기 전의 것,

이하 ‘구 실용신안법’이라 한다) 제20조 제1항입니다.

따라서 피고가 원고와 사이에 체결된 근로계약에 따라 완성된 이 사건 직무발명에 기초하여

외국에서 특허권 및 실용신안권을 등록받는다고 하더라도,

원고는 그에 대하여 구 특허법 제39조 제1항 및 이를 준용하는

구 실용신안법 제20조 제1항에 의하여 통상실시권을 가진다고 할 것입니다.

원심판시에 일부 적절하지 아니한 부분이 있지만 이와 같은 취지의 원심판단은 수긍할 수 있고,

거기에 상고이유의 주장과 같이 지식재산권에 관한 속지주의나 직무발명에서

사용자에게 인정되는 통상실시권의 법적 성격 및 그 통상실시권 취득의 준거법에 관한 법리를

오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등의 위법이 없습니다.

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소송행위를 하게 하는 것을 주목적으로 채권양도 등이 이루어진 경우,

그 채권양도가 신탁법상의 신탁에 해당하지 않는다고 하여도 신탁법 제6조가 유추적용되므로

무효라고 할 것이고, 소송행위를 하게 하는 것이 주목적인지는 채권양도계약이 체결된 경위와 방식,

양도계약이 이루어진 후 제소에 이르기까지의 시간적 간격,

양도인과 양수인 간의 신분관계 등 제반 상황에 비추어 판단하여야 합니다

(대법 2004. 3. 25. 선고 2003다20909, 20916 판결 등 참조).

특허법원 2018. 9. 7. 선고 2017나2448 판결

피고 원고에게 이 사건 등록디자인권과 그에 관한 손해배상청구권을 양도한 경위와 방식 등에 비추어 보면,

원고는 피고사의 대표이사는 아니지만, 피고사의 회장으로서

피고사의 경영에 실질적으로 관여하여 왔을 뿐만 아니라

이 사건 등록디자인의 창작에도 상당 부분 기여한 것으로 보이며

원고가 경영하는 회사는 원고가 이 사건 등록디자인권을 양수하기 전에

이미 피고사로부터 묵시적으로 이 사건 등록디자인권의 실시허락을 받아

제품을 생산·판매하여 온 사실이 인정됩니다.

그렇기에 피고는 원고에게 이 사건 등록디자인권과 그에 관한 손해배상청구권을 양도한 것이

원고로 하여금 소송행위를 하게 하는 것을 주된 목적으로 한다고 단정하기 어렵고,

달리 이를 인정할 증거가 없다고 보았습니다.

디자인침해에 대한 손해액을 입증해야하는데

그게 곤란합니다 !

법원은 디자인권 침해에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되나

그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이

해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 구 디자인보호법 제64조 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고

변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여

상당한 손해액을 인정할 수 있다고 보았습니다 (구 디자인보호법 제64조 제5항 참조).

하지만 당사자가 제출한 모든 증거에 의하더라도 피고의 매출액을 특정할 수가 없고,

달리 이를 특정할 자료가 없는 점, 손해액 산정을 위한 기초자료가 피고에게 편중되어 있어

원고가 피고의 관통 슬리브 매출액 및 한계이익률 등

손해액을 입증하는 데 필요한 증거를 확보하기 어려울 것으로 보입니다.

그렇기에 원고가 피고의 이 사건 등록디자인권 침해로 인하여 원고 측이 입은 손해액을 증명하기 위하여

필요한 사실을 증명하는 것이 극히 곤란하다고 인정되므로,

구 디자인보호법 제64조 제5항에 따라 손해액을 산정하기로 판결하였습니다

지식재산권 분쟁,

단순하게 판단되는것이 아닙니다

유사디자인 침해 소송시,디자인보호법에 의거하여 침해여부를 판단하고,

디자인침해 피해액도 산정해야 하는 어려움이 있습니다.

전문가와 함께 소송 준비를 진행하시는것을 권하는 이유는단순한 소송으로

지식재산권 법리만 적용되는것이 아닌앞서 언급한 것처럼 소송의 목적, 의도,

소송경위등전체적인 사정을 고려해야 하기 때문입니다.

일반 민사 형사 소송이라면당사자의 직관과 진술로 승소로 갈 수 있지만,지식재산권의 경우 위 사례처럼

전문적인 판단이 요구되기 때문에

혼자서 진행하기에는 무리가 있습니다.

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상표 디자인 실용신안등다양한 출원 및 등록 대리경험을 바탕으로

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상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자에게

특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로

제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여

부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표권자의

국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 사용자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는

등록을 허용하지 않는다는 취지입니다.

따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게

특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를

부정한 목적을 가지고 사용하여야 합니다.

모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는

그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는

사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 합니다.

부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도,

등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에

상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계,

등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부,

등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 견련성의 유무,

거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하고, 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 합니다

(대법 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결, 대법 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 등 참조).

특허법원 2017. 6. 22. 선고 2016허9141 판결 [등록무효(상)]

사용상품 치약 의 경우 수요층이 특별한 연령이나 성별로 제한되지 않는 점을 종합하면,

선사용상표 1은 이 사건 등록상표의 출원일인 2013. 8. 13. 무렵 사용상품인 치약 과 관련하여

특정인의 상표로 인식될 정도로 알려져 있었었을 뿐만 아니라

일반 공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득하였다고 할 것입니다.

하지만 이 사건 등록상표의 구성, 결합관계 및 각 구성 부분의 식별력 등에 비추어 보면,

원고가 제출한 증거만으로는 지정상품 중 일부인 치약 에 대한

이 사건 등록상표의 출원에 부정한 목적이 있어 이 사건 각 지정상품 전부에 대하여

부정한 목적이 추인된다고 보기 어려 어려우므로, 원고의 주장을 받아들이지 않았습니다.

상표권분쟁, 한쪽에 치우친 경향 아닌

종합적인 관점 요구

상표권소송에 있어서 그 대상상표가

널리 알려진게 인정이되어, 저명성을 획득하였더라도

침해상표에 부정한 목적이 없다면,

무조건 상표권침해로 인정받을 순 없습니다.

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