특허법 제127조 제1호는 이른바 간접침해에 관하여

“특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을

생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는

대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는

특허권 또는 전용실시권(이하 ‘특허권’)을 침해하는 행위로 본다”고 규정하고 있습니다.

이는 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고

그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될

개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여

일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하더라도

특허권이 부당하게 확장되지 않는다고 본 것이라고 이해됩니다.

위 조항의 문언과 그 취지에 비추어 볼 때,

여기서 말하는 “생산”이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여

발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로,

공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함된다고 할 것입니다

(대법 2002. 11. 8. 2000다27602 판결 등 참조).

나아가 특허 물건의 생산“에만” 사용하는 물건에 해당되기 위하여는

사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 할 것이고,

이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될

이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는

간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없습니다

(대법 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결 참조).

대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결 [권리범위확인(특)] [공2009하,1690]

원심은 원고가 소극적 권리범위확인을 구하는 확인대상발명은

이 사건 특허발명의 특허청구범위와 대비하여 볼 때,

이 사건 특허의 구성 중 대형유동채널 및 균일한 고체 중합체 시트와 동일한 구성을 가지면서

소형유동채널이 결여되어 있고 마이크로 홀이 부가되어 있는 점에서 차이가 있습니다.

그러나 확인대상발명의 물건을 공급받은 사람이 연마패드를 사용하여

화학적 기계적 평탄화 공정을 수행하는 때에는 다수의 다이아몬드입자가 부착된 컨디셔너로

연마패드의 표면을 압착하여 문지르는 브레이크 인 및 컨디셔닝공정이 필수적으로 부가되고,

이러한 컨디셔닝 공정을 수행하는 경우에 확인대상발명의 연마패드에는

이 사건 특허의 소형유동채널의 수치범위 내에 있는 폭과 길이 및 밀도를 가지고서

연마슬러리를 이동시키는 통로로 작용함으로써 이 사건 특허의 소형유동채널과

동일한 구조와 기능을 하는 원심 판시 줄무늬 홈이 반드시 형성됩니다.

그러므로 확인대상발명의 물건은 이 사건 특허 물건의 생산에만 사용되는 것이어서

원고가 업으로서 확인대상발명의 물건을 생산·판매한 행위는 이 사건 권리범위확인심판의

심결시를 기준으로 하여 이 사건 특허권에 대한 간접침해에 해당된다고 할 것입니다.

그 외에 컨디셔닝이 연마패드의 표면에 미치는 영향 내지 변화의 유무와 정도는

컨디셔너의 종류, 연마패드의 경도, 사용하는 슬러리의 종류 및 슬러리에 포함된

연마입자의 종류, 컨디셔너에 의하여 연마패드에 가하여지는

압력의 정도 등 여러 가지 요소에 따라 달라질 수 있다는 점,

확인대상발명이 마이크로 홀이라는 기술수단에 의하여 이 사건 특허발명보다

더 우수한 작용효과를 기대할 수 있어 진보된 발명일 수 있다는 점 등의

사정은 그러한 결론에 영향이 없다는 것입니다.

이러한 원심의 사실인정 및 판단은 앞서 본 법리 및 기록에 비추어 보면 정당하고

원심판결에는 상고이유가 주장하는 바와 같이 특허권의 간접침해 판단 및 특허청구범위 해석에 관한

법리 오해, 채증법칙 위반, 심리미진 등의 위법이 없다고 보았습니다.

확인대상발명 구체적인 기재가 없기에 대비 불가 !

또한 특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서

심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은

당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는데요

특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만,

적어도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로

특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 합니다

(대법 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 확인대상발명은

이 사건 특허발명의 특허청구범위 제20항 내지

제28항의 구성과 대응하는 구체적인 구성의 기재가 없으므로,

이들 청구항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되지 않았다고 본 것은 정당하고

원심판결에는 상고이유의 주장과 같은 확인대상발명의 특정에 관한 법리 오해의 위법이 없기에

상고를 기각하고 상고비용은 패소자인 원고가 부담하도록 하였습니다.

특허사무소 소담은

변리사와 변호사가 함께

상표 디자인 특허 등

다양한 지식재산권 상담을 진행합니다.

sodamip.com/

특허사무소 소담 홈페이지에서

통계가 입증하는 광범위한 업무분야, 다양한 업무성공사례등을

만나보실 수 있으며

신속하고 친절한 온라인상담서비스도 제공합니다.

발명의 신규성과 진보성은 서로 유기적인 관계에 있는 것으로서 

구체적인 사례에서는 그 한계나 영역을 명확하게 

구분하기 어려운 경우가 많을 것인바, 여기에서 발명이 

공지공용의 것이라 함은 공지공용의 기술과 동일한 경우에

한정할 필요는 없고, 어느 발명이 선행의 공지공용의 기술로부터

이루어진 것이라고 하여도 이것이 공지공용의 기술에 근사한 것이 명백하여

특별히 새로운 기술이라고 볼 수 없는 경우에는 진보성에 앞서

그 신규성 자체를 부정할 수 있을 것입니다.

(대법 1992. 6. 2. 자 91마540 결정 등 참조).

또한 실용신안법은 실용신안등록이 일정한 사유에 

해당하는 경우에 별도로 마련한 실용신안등록의 

무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 

등록실용신안은 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 

실용신안등록을 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효합니다.

위와 같은 실용신안등록을 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 

다른 절차에서 그 전제로서 실용신안등록이 당연무효라고 

판단할 수 없고, 다만 등록실용신안의 일부 또는 전부가 

출원 당시 공지공용의 것인 경우에는 실용신안등록무효의 

심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없습니다.

이는 등록실용신안의 일부 또는 전부가 출원 당시 

공지공용의 기술에 비추어 새로운 것이 아니어서

이른바 신규성이 없는 경우 그렇다는 것이지, 신규성은 있으나 

그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 

극히 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 이른바 진보성이 

없는 경우까지 다른 절차에서 당연히 권리범위를 

부정할 수는 없다고 할 것입니다

(대법 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결 등 참조).

대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결 [손해배상(지)] [공2001.5.15.(130),926]

이 사건 등록고안과 위 시공매뉴얼에 기재되어 있는 기술을 대비하여 보면,

관에 연결된 투명호스의  다른 쪽 끝에 압축공기의 토출음을 감소시키기 위하여 

소음기를 부착하는 구성과 관 말단에 투명호스를 연결한 구성은

거의 동일하고, 다만 투명호스에 있어서 그 용도가, 

이 사건 등록고안에서는 관 내부의 도장확인을 위한거에 반하여, 

위 시공매뉴얼에 기재되어 있는 기술에서는 

도장하기 전의 관 내부의 건조상태를 확인하고자 함에 있다는 

차이만 있을 뿐, 그 설치위치나 설치형태 등에서는 

동일하다고 보여집니다.

그러므로 이 사건 등록고안은 진보성에 앞서 신규성 자체가

인정되기 어렵고, 결국 이 사건 등록고안에 대하여는

그 권리범위를 인정할 여지가 없어 피고가 이 사건 등록고안의 

실용신안권을 침해하였다고 볼 수 없습니다.

원심의 판단에는 위에서 본 바와 같은 법리위배의 잘못이 있고 

또 위 시공매뉴얼에 기재되어 있는 기술내용을 

파악함에 있어 일부 부적절한 점이 없지 아니하나, 

원심이 피고가 이 사건 등록고안의 실용신안권을 침해하였음을 

전제로 한 원고의 이 부분 청구를 기각한 이상 결론에 있어서는 

정당하여 이는 판결에 영향을 미치지는 아니한 셈이 

되었다 할 것이기에 이 부분 상고이유도 받아들일 수 없습니다.

어느 발명이 선행의 공지공용의 기술로부터 

이루어진 것이라고 하여도 이것이 공지공용의 기술에 

근사한 것이 명백하여 특별히 새로운 기술이라고 볼 수 없는 

경우에는 진보성에 앞서 그 신규성 자체를 부정할 수 있을 것이라는

사실을 판시한 사례였습니다.

sodamip.com/

특허사무소 소담에서는

소담의 광범위한 업무분야 강점,

다양한 업무성공사례, 통계입증을 통하여

소담만의 강점을 확인하실 수 있으며,

친절하고 신속한 온라인상담서비스도 제공합니다.

특허 디자인 실용신안 등 지식재산권 관련 문의는

변리사와 변호사가 함께 있는

특허법률사무소 소담에서 함께 진행하세요 !

상표의 유사 판단에 있어서 외국어로 이루어진 상표의 호칭은

우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국어를 보고

특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이

원칙이고, 우리나라의 거래자나 수요자가 그 외국어 상표를

특정한 한국어로 표기하고 있는 등의 구체적인 사용실태가

인정되는 경우에는 그와 같은 구체적인 사용실태를 고려하여

외국어 상표의 호칭을 정하여야 합니다

(대법 2005. 11. 10. 선고 2004후2093 판결 참조).

 약사법 제50조 내지 제52조, 그 시행규칙 제80조에 의하면,

의약품의 용기나 포장(외부포장도 포함)에는 원칙적으로

 그 명칭을 기재하여야 하고, 그 명칭은 수출용 의약품 외에는

 한글로 기재하되, 한글과 같은 크기의 한자 또는

외국어를 함께 기재할 수 있도록 되어 있고,

갑 제3호증 내지 제253호증의 3의 각 기재 또는

사진영상에 변론 전체의 취지를 보태어 보면,

 의약품 제조업체들은 의약품에 한글명칭만 표기하는 것이 아니라

 외국어 명칭을 함께 표기하는 경우가 많습니다.

대법원 2006. 9. 8. 선고 2006후954 판결 [거절결정(상)]

이 사건 출원상표의 지정상품 중

선등록상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 지정상품은

모두 의약품으로서 위 약사법령의 규정에 의하여 그 명칭이

한글로 표시되어야 하는 점, 의약품제조업체들이 외국어로

구성된 상표와 그 한글음역상표를 함께 출원하여 의약품의

명칭으로 한글상표와 외국어상표를 함께 표기하는 경우가 많습니다.

그렇기에 원고가 이 사건 출원상표의 한글음역상표를 등록받아 현재 생산,

판매하고 있는 의약품인 연고에 이 사건 출원상표와

위 한글음역상표를 함께 표기하고 있는 점,

현재 시판되는 연고의 변경 전 명칭으로 상표등록받아 사용한 점 등에 비추어 보면

이 사건 출원상표의 지정상품 중 선등록상표의 지정상품과

동일하거나 유사한 지정상품에는 그 명칭으로 

이 사건 출원상표만이 아니라 한글음역상표 역시 함께 표기될 것으로 보입니다.

 이 사건 출원상표는 어느 것으로도 읽혀질 수 있으므로

지정상품에 이 사건 출원상표와

위 한글음역상표가 함께 표기된 경우에

일반 거래자 및 수요자들은 상품에 표기된 한글표장을 보고

에로콤으로 호칭하는것이 보통이지 구태여 영문표장을 보고

병기된 한글표장 외 다른 명칭으로 호칭할 것으로 보이진 않습니다.

위와 같이 이 사건 출원상표가

선등록상표와 그 청감이 달라 양 상표는 서로 구분되므로

유사한 상표로 볼 수 없습니다.

따라서 이 사건 출원상표는

상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 할 수 없으므로

이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 부적법하므로

특허심판원이 2005. 8. 25. 2004원5847호 사건에 관하여 한

심결을 취소하고 소송비용은

피고인 특허청장의 부담으로 하였습니다.

상표등록 및 상표소송시

약사법에 따라 상표의 호칭을 보고

심결이 취소된 사례였습니다.

sodamip.com/

이처럼 상표 및 디자인 지식재산권 법리는

다양한 법률이 적용되기 때문에

변리사와 변호사가 함께 있는 특허법률사무소 소담에서

복합적인 상담을 받으시는것을 권합니다.

☎ 070-4352-1133

지식재산권 상담문의