대법원 2005. 1. 28. 선고 2003후175 판결에서의 원심판결에서는,

이 사건 특허발명은 대학에서 디지털을 배우는 자가 MAX+PLUS II라는 FPGA 디자인 툴을 통해

쉽게 디지털 회로설계방법을 습득할 수 있도록 하는 장치를 제공하기 위한 것으로서 설계한 회로를

실제로 구성하지 않고도 이를 검증할 수 있는데, 간행물 1 게재 발명 역시 MAX+PLUS II라는 디자인 툴과

UP1 교육용 보드를 사용하여 대학교과과정에서 디지털 로직 설계실험을 용이하게 구현하고자 하는 것이므로,

양 발명은 그 목적 및 효과가 실질적으로 동일하다고 판단하였습니다.

또한 간행물 1 게재 발명에는 이 사건 제1항 발명과 달리 클록 주파수 분할에 대한 기술적 사상이

직접적으로 기재되어 있지 않지만, 오실레이터는 그 정격 주파수 범위 내에서 사용자가

임의 선택에 따라 클록 주파수를 자유로이 가변ㆍ선택할 수 있는 것으로서

이는 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 평균적 기술자)에게 자명한 사실이고,

클록 주파수를 분할하는 기술은 주지관용의 기술사상이므로, '컨트롤 블록' 구성이 간행물 1 게재 발명에 비하여

신규하거나 진보성 있는 기술적 구성이라고 볼 수 없고, 무엇보다도 간행물 1 게재 발명은

이 사건 제1항 발명보다 훨씬 높은 광역의 클록 주파수 발진기를 사용하며 다수의 회로설계 입력모드를

가지고 있습니다.

그러므로 평균적 기술자라면 간행물 1 게재 발명에도 클록 주파수를 선택할 수 있는

소정의 주파수 분할 수단이 게재되어 있으리라는 점을 별다른 어려움 없이 추단할 수 있으며,

설령 간행물 1 게재 발명의 오실레이터가 가변 불가능한 고정된 주파수만을 발진시킨다고 하더라도

이 사건 제1항 발명은 간행물 1 게재 발명에 주지관용의 주파수 분할수단이 부가된 것에 불과하여

그러한 구성의 실현에 곤란성이 있다고 보기도 어렵습니다.

이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항(이하 이 사건 제2항 발명)의 '퍼스널 컴퓨터에서 설계한

회로를 전송받는 바이트블라스터' 구성은 간행물 1 게재 발명의구성 또는 다운로드 케이블을 이용하는 구성과

동일하고, 시스템 장착 상태에서 회로 구현이 가능하다는 구성과 실질적으로 동일합니다.

다만, 이 사건 제2항 발명의 '사용자 설계회로가 메모리된 EEPROM' 구성은 간행물 1 게재 발명에

명시적으로 기재되어 있지는 않으나, 이는 디지털 설계회로 트레이닝 키트의 입력모드 설정에 따라

단순 부가적으로 채용할 수 있는 주지관용수단에 불과합니다.

이 사건 특허발명의 특허청구범위 제4항은 단지 입출력 스위치 블록과 디스플레이 블록 간의

입출력 스위칭 기능을 디지털 회로설계 트레이닝 키트상에 구현한 구성에 불과한 것으로,

간행물 1 게재 발명의 핀 설정 또는 디스플레이의 핀 설정구성과 실질적으로 동일하거나

유사한 기능을 수행하는 구성인데요, 이 사건 특허발명의 명세서를 살펴보아도 위 구성이

전기적인 온(ON)/오프(OFF) 상태를 선택적으로 부여하여 예기치 않은 에러 발생 방지에

효과가 있다는 기재를 찾아 볼 수 없습니다.

그리고 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제5항의 '확장포트'는 간행물 1 게재 발명의

디바이스구성과 동일하고, '외장램'은 평균적 기술자가 디지털 회로설계 트레이닝 키트 실험의도에 따라

당연히 고려되어야 할 사항이고, 간행물 1 게재 발명의 각종 램의 구성과 다를 바 없는

일정 램의 용도상 한정에 지나지 않으며, RS-232C의 구성은 간행물 1 게재 발명에 명시적으로 기재되어 있지는 않으나,

이 사건 특허발명의 바이트블라스터 입력모드 설정시 퍼스널 컴퓨터와 이 사건 특허발명 간의

양 방향 통신을 위해서 당연히 수반되는 주지관용적 구성이므로 그 구성의 채택이나 결합에 별다른 특징이 없습니다.

따라서 이 사건 특허발명은 간행물 1 게재 발명과 실질적으로 동일하거나 간행물 1 게재 발명으로부터

평균적 기술자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로, 그 특허가 무효로 되어야 하기에

기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고,

거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 발명의 신규성 및 진보성 판단에 관한 사실오인, 채증법칙 위반,

심리미진, 법리오해 등의 위법이 없으므로 상고를 모두 기각하고 상고비용은 원고들이 부담하였습니다.

특허발명 '디지털 회로설계 트레이닝 키트'는 그 특허 출원 전에 반포된 간행물에 게재된 비교대상발명과

그 구성, 목적 및 효과가 실질적으로 동일하거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가

용이하게 발명할 수 있다는 이유로 그 진보성을 부정한 사례였습니다.

디자인 상표 특허등

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상표법에 의하면 현저한 지리적 명칭으로 된 상표에는 상표권의 효력이 미치지 않는데요,

이러한 상표는 그 현저성과 주지성으로 말미암아 상표의 식별력을 인정할 수 없으므로

누구에게나 자유로운 사용을 허용하고 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 주지 않으려는 데에 입법 취지가 있습니다

(대법 1999. 11. 26. 선고 98후1418 판결 등 참조).

여기서 현저한 지리적 명칭이란 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 것을 뜻합니다.

지리적 명칭이 현저한 것으로 볼 수 있는지는 교과서, 언론 보도, 설문조사 등을 비롯하여

일반 수요자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려하여 합리적으로 판단하여야 합니다.

이러한 법리는 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용됩니다.

대법원 2018. 2. 13. 선고 2017후1328 판결에서는

원심에 의하면 사리원은 북한 황해도에 위치한 지역의 명칭이고,

사리원은 조선 시대에는 조치원, 이태원, 장호원, 퇴계원 등과 함께 원이 설치되어 있던 교통의 요지였고,

일제강점기 무렵부터는 경의선과 황해선을 가르는 철도 교통의 중심지로 알려졌으며,

사리원은 1947년에 시로 승격되었고, 1954년에 황해도가 황해북도와 황해남도로 나뉘면서

황해북도의 도청 소재지가 되었으며 이 사건 등록서비스표의 등록 결정 당시인 1996년경 북한의 행정구역은

9도 1특별시 2직할시 등으로 구분되어 있었는데,

사리원은 그 당시는 물론 현재까지도 황해북도의 도청 소재지로 되어 있다는것을 알 수 있었습니다.

또한 1960년대부터 2010년대까지 발행된 국내 초·중·고등학교 사회 과목의 교과서와 사회과부도에도

사리원이 황해북도의 도청 소재지이고 교통의 요지라는 등의 내용이 지속적으로 서술되거나 지도에 표기되어 있고,

인터넷 포털사이트를 통하여 검색하면, 사리원 관련 신문기사는 주로 1920년대부터 1940년대 초반까지

집중되어 있지만, 그 이후에도 남북 경제협력 등 북한 관련 기사나 날씨 관련 기사 등에서

사리원은 북한의 대표적인 도시 중 하나로 언급되고 있습니다.

한편 이 사건 등록서비스표가 등록될 무렵인 1996. 7.경에 

으로 구성된 상표가 현저한 지리적 명칭만으로 된 것이라는 이유로 등록 거절되기도 하였습니다.

위와 같이 사리원이 조선 시대부터 유서 깊은 곳으로 널리 알려져 있었을 뿐만 아니라,

일제강점기를 거쳐 그 후에도 여전히 북한의 대표적인 도시 중 하나로 알려져 있는 사정에 비추어 보면,

이 사건 확인대상 상표 중 ‘사리원’ 부분은 이 사건 심결 당시를 기준으로 일반 수요자에게

널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭이라고 볼 여지가 있습니다.

그런데도 원심은 이 사건 확인대상 상표 중 사리원 부분이 현저한 지리적 명칭에 해당한다고 할 수 없다고 판단하였고,

이러한 원심판결에는 현저한 지리적 명칭에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있으며

이 점을 지적하는 상고이유 주장은 정당하기에 원고의 상고는 이유 있어 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채

원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하였습니다.

특허 디자인 상표출원시

상표법을 포함한 지식재산구너법에 어긋나진 않는지

출원 및 등록을 받을 수 있는지 전문가의 도움을 꼼꼼히 받아보시는것을 권합니다.

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특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 침해제품 등)이

특허발명의 특허권을 침해한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소들과

그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 합니다.

그리고 침해제품 등에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도,

특허발명과 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와

실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서

통상의 지식을 가진 사람(이하 통상의 기술자)이 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면,

특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서

여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 합니다.

여기서 과제의 해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를

형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서 중 발명의 설명 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여

선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이

무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 합니다 (대법 2014. 7. 24. 선고 2013다14361 판결 참조).

또한, 침해제품 등이 특허발명을 이용하는 경우에는 특허발명에 대한 특허권 침해에 해당하는데(특허법 제98조),

이러한 이용관계는 침해제품 등이 특허발명의 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서

침해제품 등이 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하면서 침해제품 등 내에

특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립하며, 이는 특허발명과 동일한 발명뿐만 아니라

균등한 발명을 이용하는 경우에도 마찬가지입니다 (대법 2001. 9. 7. 선고 2001후393 판결 참조).

대법원 2015. 6. 11. 선고 2015다204588 판결에서는

피고의 실시제품에 대한 설명에는 인버터안치부를 커버하는 LED 모듈이라는 기재와

LED 모듈에 의해 커버되는 인버터라는 기재가 있는데, 위 기재 문언의 일반적 의미를 기초로 하여

피고의 실시제품의 도면들에 도시된 내용을 참작하여 보면,

위 설명 기재는 LED 모듈의 일부가 인버터와 중복배열되는 구성이

피고의 실시 제품에 더 있음을 의미하는 것으로 보입니다.

그런데 피고의 실시제품의 위와 같은 일부 중복배열의 구성은 이 사건 제1항 발명의 기술적 구성에 부가된

새로운 기술적 요소로서 단지 LED 모듈이 배열되는 영역이 추가된 것에 불과하므로, 피고의 실시제품은

이 사건 제1항 발명의 요지를 전부 포함하여 이용하고 있다고 볼 수 있고

이 사건 제1항 발명이 전체 구성을 통하여 달성할 수 있는 확산커버의 내부 공기가 본체의 내부공간부로 유입되어

본체의 공기배출구를 통하여 배출되는 자연적인 대류에 의하여 LED 모듈이 냉각되도록 한다는 작용효과는

피고의 실시제품에서도 그대로 실현될 수 있으므로, 피고의 실시제품 내에 이 사건 제1항 발명이

발명으로서의 일체성을 유지하고 있다고 보아야 합니다.

비록 피고의 실시제품은 LED 모듈의 일부를 인버터의 영역에까지 중복배열함으로써 빛의 음영 부분이 없도록

하는 효과도 추가로 실현할 수 있기는 하나, 그와 같은 사정을 들어

이 사건 제1항 발명이 피고의 실시제품 내에서 발명으로서의 일체성을 유지하고 있지 않다고 볼 수는 없습니다.

위와 같은 사정들을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고의 실시제품은 이 사건 제1항 발명과 동일하거나

균등한 구성요소들과 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하면서 이를 이용하고 있으므로

이 사건 제1항 발명의 특허권을 침해한다고 봄이 타당하다고 보았습니다.

그럼에도 이와 달리 원심은 이 사건 제1항 발명과 달리 피고의 실시제품은 LED 모듈이 인버터안치부를 덮고 있다는

등의 이유를 들어 피고의 실시제품이 이 사건 제1항 발명과 동일하거나 균등한 구성을 가지고 있지 않다고 인정하여

그 특허권을 침해하지 아니한다는 취지로 잘못 판단하고, 이를 전제로 하여 피고의 실시제품이

이 사건 제1항 발명의 종속항 발명인 이 사건 제2, 3, 4, 5, 8항 발명의

각 특허권을 침해하지 아니한다는 취지로 판단하였으므로

이러한 원심의 판단에는 특허권침해 여부 판단에 관한 법리를 오해함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있기에

이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다고 보아 원심판결을 파기하고

사건을 다시 심리,판단하게 하기 위하여 원심법원인 서울고등법원에 환송하였습니다.

특허침해 소송시 특허법 및 지재권법에 의거하여

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