상표법 제8조 제3항에서는 같은 조 제1항의 선출원상표로서의 지위를 상실하는 경우에 관하여

상표등록출원이 포기·취하 또는 무효가 된 때 또는 상표등록거절결정이나 심결이 확정된 때에는

그 상표등록출원은 제1항 및 제2항의 규정을 적용함에 있어서 처음부터 없었던 것으로 본다고 규정하고 있습니다.

설령 선출원상표에 등록무효사유가 있다고 하더라도 등록무효사유를 가지고 있다는 사정만으로

선출원상표가 상표법 제8조 제1항의 선출원상표로서의 지위를 상실하는 것은 아니며, 

상표의 유사 여부는 동종 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념 등을

객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는

직관적 인식을 기준으로 하여 그 어느 한 가지라도 거래상 상품 출처에 관하여

오인·혼동을 초래할 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하면 됩니다

(대법 2003. 10. 10. 선고 2003후816 판결 참조).

특허법원 2005. 10. 28. 선고 2005허5860 판결에서는

 이 사건 출원상표인 심바스트 상표와

선출원상표인 심바스타의 상표권 유사여부판단에 관한 분쟁사례가 있었습니다.

원고는 선출원상표는 고지혈증치료제의 의약품 성분명인 심바스타틴(SIMVASTATIN)에서

의약품 상품명의 관용적 접미어인 틴(TIN)을 생략한 상표여서, 고지혈증치료제와 관련된 지정상품에 사용될 경우에는

그 원재료 표시이고, 고지혈증치료제와 관련 없는 지정상품에 사용될 경우에는 상품의 품질을

오인하게 할 염려가 있으며, 한편 세계보건기구에서는 특정인이 독점하여서는 아니 되는 의약물질 또는

의약성분을 국제적 비독점 명칭으로 지정하여 그 어간이 상표등록되지 않도록 권고하고 있는데,

선출원상표는 국제적 비독점 명칭인 심바스타틴의 어간에 해당하여 어느 한 사람이 독점하는 것이

적절하지 않거나 상품의 출처표시로서 인식되지 않으므로, 상표법 제6조 제1항 제3, 7호, 제7조 제1항 제11호에

각 해당하여 상표법 제8조 제1항의 선출원상표로서의 지위를 인정할 수 없다고 주장하였습니다.

또한 선출원상표와 같이 그 지정상품과 관련하여 상품의 출처표시로서 인식되지 않거나

그러한 인식이 미약한 상표는 그 등록무효 여부와 관계없이 다른 상표와의 유사 여부를 판단함에 있어서

그 유사범위를 좁게 보아야 하는데, 이 사건 출원상표와 선출원상표는 그 외관과 관념뿐만 아니라

마지막 음절의 중성이 달라 그 호칭도 다르고, 양 상표의 지정상품이 전문의약품으로

그 수요자가 의사나 약사 등의 전문가이어서 양 상표가 같은 지정상품에 사용된다고 하더라도

상품의 출처에 대한 오인·혼동의 염려가 없으며, 식품의약품안전청에서 선출원상표가 제조품목허가 및

약가등재고시를 받았음에도 이 사건 출원상표에 대하여 제조품목허가 및 약가등재고시를 내준 점에 비추어 보아도

이 사건 출원상표는 선출원상표와 유사하지 않다고 덧붙였습니다.

하지만 앞서 본 법리에 의하면 선출원상표에 등록무효사유가 있다고 하여

그 직관적 인식의 기준이 달라져 그 유사범위를 좁게 보아야 하는 것은 아니고,

이 사건 출원상표는 한글 ‘심바스트’로 이루어진 상표이고, 선출원상표는 한글 심바스타와 영문자

SIMVASTA가 위, 아래로 결합된 상표인바, 양 상표가 그 외관에 있어서 시각상 특히 식별표지로

강하게 인상에 남는 부분이 없어서 전체적으로 관찰하여 보면 영문자의 유무와 일부 한글의 구성이 달라

서로 유사하지 아니하고 관념에 있어서도 양 상표가 모두 아무런 뜻이 없는 조어로 된 상표여서 유사하지 않습니다.

하지만 그 호칭에 있어서는 이 사건 출원상표는 ’심바스트‘로, 선출원상표는 ’심바스타‘로 각 호칭될 것이어서,

4음절 중 앞의 3음절과 마지막 음절의 초성이 같고 마지막 음절의 중성만 달라 유사하게 호칭되어

양 상표는 전체적으로 유사하며, 그 지정상품도 같거나 같은 약제류로서 유사합니다.

한편 양 상표의 지정상품의 수요자가 의사나 약사 등의 전문가라고 하더라도

이러한 자들이 일반인보다 청감능력이 더 뛰어나 양 상표를 호칭에 있어서 구별할 수 있는 것도 아니어서

양 상표의 지정상품의 수요자가 의사나 약사 등의 전문가라는 사정만으로는 양 상표가 상품의 출처에 관한

오인·혼동의 염려가 없다고 보기도 어렵고, 식품의약품안전청에서 유사한 이 사건 출원상표와 선출원상표 모두에 대하여

제조품목허가와 약가등재고시를 내주었다고 하여 달리 볼 것도 아닙니다.

따라서 이 사건 출원상표에는 상표법 제8조 제1항에 해당하는 등록거절사유가 있다고 할 것이므로,

이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다고 보았기에

원고의 청구는 이유 없다하여 이를 기각하였습니다.

지정상품의 수요자가 의사나 약사 등의 전문직 전문가라고하여

그들이 청감능력이 뛰어나 양 상표를 호칭에 있어서 구별할 수 있는 것도 아니어서

양 상표의 지정상품의 수요자가 의사나 약사 등의 전문가라는 사정만으로는

양 상표가 상품의 출처에 관한 오인·혼동의 염려가 없다고 보기도 어렵다고 판시한 사례였습니다.

상표 디자인 특허 등 지식재산권 분쟁 사례 유사여부 판단시

호칭 관념등 다양한 관점으로 접근하여

법리해석을 적용하는것이 중요한데요,

특허법률사무소 소담에서는

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구 특허법 제2조 제1호는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 발명으로 정의하고 있으므로,

출원발명이 자연법칙을 이용한 것이 아닌 때에는 구 특허법 제29조 제1항 본문의 산업상 이용할 수 있는 발명의 요건을

충족하지 못함을 이유로 그 특허출원이 거절되어야 하는바, 특히 정보 기술을 이용하여 영업방법을 구현하는

이른바 영업방법발명에 해당하기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가

하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 하고(대법 2003. 5. 16. 선고 2001후3149 판결 등 참조),

출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하므로,

청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도 청구항 전체로서

자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당하지 않습니다.

대법원 2008. 12. 24. 선고 2007후265 판결에서는 2004. 8. 27.자로 보정된 이 사건 출원발명에 대하여

심사관은 2004. 12. 8. 위 출원발명의 특허청구범위 제1항(이하 이 사건 제1항 발명) 내지 제29항은

각 단계를 수행하는 구체적인 하드웨어의 물리적 구성 및 구성 요소 간의 결합관계가

명확하게 기재되어 있지 아니하여 컴퓨터를 이용한 온라인상의 영업방법이라 볼 수 없으므로

구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제29조 제1항 본문 규정의

발명에 해당하지 않아 특허를 받을 수 없다는 내용의 거절이유를 통지하였습니다.

이에 원고는 2005. 2. 4. 의견서 및 보정서를 제출하였으나, 심사관은 2005. 6. 9. 이 사건 출원발명의

아이템 서버가 컨설팅 요청을 수신하면, 상품구매 정보 등을 분석하여 생활설계 결과 또는

컨설팅 결과를 산출하는 청구범위의 기재는 생활설계 결과 또는 컨설팅 결과를 물리적으로 산출하는

구체적인 처리과정이 기재되어 있지 않아 발명으로 성립될 수 없어 2004. 12. 8.자 거절이유의 전부를

해소하지 못하였다는 이유로 거절결정을 한 점, 그 후 심사관은 원고의 2005. 8. 8.자

보정에 의하여 개시된 심사전치절차에서 2005. 9. 26. 보정각하결정을 하고 원결정을 유지하였으며,

특허심판원은 2006. 1. 26. 위 보정 전 이 사건 제1항 발명은 데이터베이스 등을 도구로써

이용한 인위적 결정 자체일 뿐 자연법칙을 이용한 것이 아니어서 구 특허법 제29조 제1항 본문에 규정된 발명으로

성립되었다고 볼 수 없다는 이유를 들어 특허거절결정을 유지하는 심결을 한 점 등을 알 수 있습니다.

위 2004. 12. 8.자 거절이유통지서는 이 사건 출원발명이 속하는 기술분야의

통상의 기술자가 전체적으로 그 취지를 이해할 수 있을 정도로 기재되어 있다고 할 것이고,

또한 위 거절이유통지서에서 밝힌 거절이유와 특허거절결정 및 심결의 이유는 세부적인 표현내용에서

일치한다고는 할 수 없다 하더라도, 모두 이 사건 제1항 발명이 구 특허법 제29조 제1항 본문의

산업상 이용할 수 있는 발명이라고 할 수 없다는 주된 취지에서 서로 부합한다 할 것이므로,

그 심결의 이유가 원고에게 별도의 의견진술의 기회를 부여하여야 할 새로운 거절이유라고 할 수 없으므로

원심판결에는 이 부분 상고이유에서 주장하는 바와 같은 거절이유 통지의 적법 여부에 관한

심리미진 등의 위법이 없습니다.

2005. 8. 8.자 보정 전 이 사건 제1항 발명은 영업방법 발명의 범주에 속하는 것으로,

그 구성요소 중 발명의 기술적 과제를 실현하기 위한 핵심적 부분은 원심판시 제4, 5단계의 구성이라 할 것인데,

그 부분 특허청구범위의 기재만으로는 통상의 기술자가 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가

하드웨어를 이용하여 구체적으로 어떻게 실현되는지 알 수 없고, 이는 발명의 상세한 설명이나 도면 등

다른 기재를 참작하여 보더라도 마찬가지이므로, 위 보정 전 이 사건 제1항 발명은 전체적으로 볼 때

이를 구 특허법 제29조 제1항의 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 할 수 없습니다.

따라서 원심이 위 보정 전 이 사건 제1항 발명은 구 특허법 제29조 제1항 본문에 규정된 발명에 해당한다고

볼 수 없다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유 제3, 4점으로 주장하는 바와 같은

영업방법 발명의 성립 여부에 관한 법리오해의 위법이 없고 나아가 위와 같이 산업상 이용할 수 있는 발명의 요건을

충족하지 못한 이 사건 출원발명에 대하여 특허를 거절한다 하여 발명가의 권리 보호 규정인

헌법 제22조 제2항 및 구 특허법 제1조에 위반된 것으로 볼 수도 없으므로,

이 점에 관한 상고이유 제5점의 주장도 받아들일 수 없다고 판결하였습니다.

출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하므로,

청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도 청구항 전체로서

자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당하지 않는다고 판시한 사례였습니다.

특허 디자인 상표 등

지식재산권 출원 및 등록은 물론

침해 및 분쟁소송까지

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저작권자는 그 권리를 침해하는 자에 대하여 침해의 정지를 청구할 수 있고,

그 권리를 침해할 우려가 있는 자에 대하여 침해의 예방 또는 손해배상의 담보를 청구할 수 있으며,

이와 함께 침해행위에 의하여 만들어진 물건의 폐기나 그 밖의 필요한 조치도 청구할 수 있습닠다

(저작권법 제123조 제1항, 제2항. 이하 침해정지 등 청구권이라 한다).

한편, 저작권법은 특허법이 전용실시권제도를 둔 것과는 달리 침해정지 등 청구권을 행사할 수 있는

이용권을 부여하는 제도를 마련하고 있지 아니하여, 이용허락계약의 당사자들이 독점적인 이용을

허락하는 계약을 체결한 경우라도 그 이용권자가 독자적으로 저작권법상의 침해정지 등 청구권을 행사할 수는 없으나,

다만 독점적인 이용권자는 자신의 권리를 보전하기 위하여 필요한 범위 내에서 권리자를 대위하여

저작권법 제123조에 기한 침해정지 등 청구권을 행사할 수 있습니다

(대법 2007. 1. 25. 선고 2005다11626 판결 참조).

서울중앙지방법원 2008. 8. 5.자 2008카합968 결정에서는 

신청인들이 이 사건 각 영화에 관하여 복제권·전송권 또는 그 온라인상 독점적 이용권을

가지고 있는 사실은 소명되나,  각 영화 중 이 사건 각 영화를 제외한 나머지 영화의 경우에는

당해 신청인에게 그러한 권리가 있다는 점에 대한 소명이 부족하므로

나머지 영화에 관한 해당 신청인들은 당해 영화에 관하여 침해정지 등 청구의 주체가 될 수 없다고 보았습니다.

그리고 위 나머지 영화에 관한 해당 신청인들 중 일부는 당해 영화에 관하여 극장, 비디오 등

오프라인상 독점적 이용권을 가지고 있는 것으로 보이기는 하나, 오프라인에 한정하여 저작권에 관한

독점적 이용허락이 이루어진 경우, 온라인상의 복제, 전송 등에 관한 저작권은 저작권자에게 유보되어 있거나

별도로 다른 사람에게 이용권이 설정되어 있을 것입니다.

그러므로 온라인상 저작권 침해행위가 발생하는 경우에는 저작권자 또는 온라인상 이용권자의 권리가 침해될 뿐

오프라인상 이용권자는 가사 그가 독점적인 이용권자라 하더라도 그의 권리가 침해된다고 할 수는 없습니다.

따라서 온라인상 저작권 침해행위가 문제되고 있는 이 사건에서, 오프라인에 한정하여

독점적 이용권을 가진 신청인들은 당해 영화에 관하여 침해정지 등 청구의 주체가 될 수 없다고 판단하였습니다.

또한 인터넷 이용자들이 저작권자로부터 이용허락을 받지 않은 영화 파일을 웹스토리지에 업로드한 다음

이를 공중의 다운로드가 가능하도록 설정해 놓는 행위는 공중의 구성원이 개별적으로 선택한

시간과 장소에서 접근할 수 있도록 이용에 제공하는 경우에 해당하므로

저작권자의 공중송신권 중 전송권을 침해하는 것이 된다고 보았습니다.

그러나 저작권법상 배포는 저작물의 원작품 또는 그 복제물을 유형물의 형태로 일반 공중에게

양도 또는 대여하는 것을 말하는 것이므로, 이용자들이 저작권자로부터 이용허락을 받지 않은

영화 파일을 웹스토리지에 업로드한 다음 이를 공유로 설정하여 다른 사람들로 하여금 다운로드하도록 하더라도,

이러한 행위가 배포에 해당한다고는 할 수 없다고 판결하였습니다.

특허 상표 디자인은 물론 부정경쟁행위 저작권법까지

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