상표권의 행사가 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없다고 하기 위해서는,

상표권자가 당해 상표를 출원·등록하게 된 목적과 경위, 상표권을 행사하기에 이른 구체적·개별적 사정 등에 비추어,

상대방에 대한 상표권의 행사가 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는

상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에

혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등

법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되어야 합니다

(대법 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결 등 참조).

그리고 어떤 상표가 정당하게 출원·등록된 이후에 그 등록상표와 동일·유사한 상표를

그 지정상품과 동일·유사한 상품에 정당한 이유 없이 사용한 결과 그 사용상표가

국내의 일반 수요자들에게 알려지게 되었다고 하더라도, 그 사용상표와 관련하여 얻은 신용과 고객흡인력은

그 등록상표의 상표권을 침해하는 행위에 의한 것으로서 보호받을 만한 가치가 없고

그러한 상표의 사용을 용인한다면 우리 상표법이 취하고 있는 등록주의 원칙의 근간을 훼손하게 되므로,

위와 같은 상표 사용으로 인하여 시장에서 형성된 일반 수요자들의 인식만을 근거로 하여

그 상표 사용자를 상대로 한 등록상표의 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가

권리남용에 해당한다고 볼 수는 없습니다.

한편 선행 등록상표의 등록 이후에 등록결정이 된 후행 등록상표가 선행 등록상표와 표장 및 지정상품이

동일·유사하고, 또한 후행 등록상표의 등록결정 당시 특정인의 상표라고 인식된 타인의 상표가

선행 등록상표의 등록 이후부터 사용되어 온 것이라고 하더라도,

이러한 타인의 사용상표(이하 후발 선사용상표)와의 관계에서

후행 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하여

그 등록이 무효로 될 수 있고, 그 결과 후발 선사용상표가 사실상 보호받는 것처럼 보일 수는 있습니다.

그러나 위 규정의 취지가 후발 선사용상표를 보호하려는 데 있는 것이 아니라

이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자들의 오인·혼동을 방지하여

이에 대한 신뢰를 보호하려는 데 있음을 고려할 때, 그러한 결과는 일반 수요자들의 이익을 보호함에 따른

간접적·반사적인 효과에 지나지 아니하므로(대법 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결 등 참조),

그러한 사정을 들어 후발 선사용상표의 사용이 선행 등록상표에 대한 관계에서 정당하게 된다거나

선행 등록상표의 상표권에 대한 침해를 면하게 된다고 볼 수는 없습니다.

대법원 2014. 8. 20. 선고 2012다6059 판결에서는

원고는 2000년경부터 국내에서 이 사건 등록상표가 부착된 일본 카타나 골프채의 수입·판매를 중단한 적이 있고

원고의 기존 수출·판매계약도 2002~2003년경 완전히 해지되었으나,

2002년경부터 일본의 노오쓰랜드 주식회사로부터 주문자상표부착(OEM) 생산방식으로

이 사건 등록상표가 부착된 골프채 등을 공급받아 싱가포르 등지에서 판매해 왔고,

2004년경부터는 국내에서도 이 사건 등록상표가 부착된 골프채 등을 판매해 오다가,

2009. 5. 25. 일본 후쿠오카에 카타나골프 주식회사가 설립된 이후에는

위 회사로부터 이 사건 등록상표가 부착된 골프채 등을 공급받아 국내에 판매해 오고 있습니다.

그리고 피고는 원고를 상대로 이 사건 등록상표에 대하여, 2006. 3. 2.과 2009. 2. 12. 두 번에 걸쳐

불사용으로 인한 상표등록취소심판을, 2009. 2. 12. 상표등록무효심판을 각 청구하였으나

모두 기각하는 심결이 확정되었고, 한편 2009. 2. 12. 둘 다 

와 같이 구성되고 ‘골프화’, ‘골프클럽, 골프백, 골프공 등’이 각각의 지정상품인

원고의 등록상표들(이하 ‘원고의 후행 등록상표들’이라고 한다)에 대하여

피고가 상표등록무효심판을 청구하여 이들 상표가 그 각 등록결정일인 2006. 6. 14.과 2007. 11. 28. 무렵

피고의 사용에 의해 ‘골프채’ 등에 관하여 특정인의 상표라고 인식된 앞서의 

상표 등과의 관계에서 동일·유사하여 일반 수요자들로 하여금 상품 출처에 대한

오인·혼동을 일으켜 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당한다는 이유로

모두 그 등록을 무효로 하는 심결이 확정되었는데, 이러한 일련의 심판청구에 대해

적극적으로 대응해 오던 원고는 2009. 9. 11. 피고를 상대로 이 사건 소를 제기하였습니다.

이러한 사정들을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 원고가 이 사건 등록상표를 정당한 목적으로 출원·등록하여

상표권을 취득한 후 이를 꾸준히 사용해 오고 있음에도, 피고는 이 사건 등록상표가 등록된 후에서야

이 사건 등록상표와 유사한 피고 사용상표들을 사용하기 시작한 이래로 원고와 상표분쟁을 일으키면서

오랫동안 계속하여 피고 사용상표들을 정당한 이유 없이 사용해 오고 있다고 할 것입니다.

그렇기에 설령 그러한 상표 사용의 결과 피고 사용상표들이 국내의 일반 수요자들 사이에서

특정인의 상표나 주지상표로 인식되기에 이르렀다고 하더라도 그러한 사정을 들어 피고에 대한

원고의 이 사건 상표권 행사가 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와

상거래 질서를 어지럽히거나 신의성실의 원칙에 위배되어 권리남용에 해당한다고 보기는 어렵다고 판단하였습니다.

특허 디자인 상표 등

소중한 지식재산권을 온전히 담아내기위해

변리사와 변호사가 함께

특허상담 및 법률자문서비스를 제공하는

특허법률사무소 소담입니다.

경쟁자가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여

자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 경쟁자의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻고

경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 행위는 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당하게 됩니다

(대법 2010. 8. 25. 자 2008마1541 결정 등 참조).

대법원 2020. 2. 13. 선고 2015다225967 판결에서 원심은

다음과 같은 사정을 들어 피고의 이미지 복제 등으로 원고의 보호가치 있는 영업상 이익을 침해하였다고 인정하여

원고의 손해배상청구를 일부 인용하였습니다.

우선 원고와 피고는 인터넷 사이트를 이용하여 동일하거나 유사한 의류제품을 판매하면서

그 제품이 해외 유명인의 이미지에 맞는 스타일이라는 것을 강조하는 동일한 판매전략을 구사하는 등

서로 경쟁관계에 있는데요, 원고는 자신의 인터넷 사이트에서 사용할 이미지를 제작하기 위하여

해외 유명인의 사진을 검색하여 선정하고, 그와 유사한 신체적 특징을 가진 모델을 고용하여 자신의 의류를 입힌 다음

사진을 찍고 이를 다시 해외 유명인의 사진에 합성하는 등의 작업을 하였습니다.

피고는 1년 반 이상 원고가 제작한 이미지를 복제하거나 모방하였고 횟수도 많을 뿐 아니라

이 사건 중에도 이러한 행위를 반복하자 원고가 이미지 제작 과정에서 해외 유명인의 허락 없이

얼굴 사진을 사용함으로써 해외 유명인에 대한 관계에서 초상권 등 침해의 불법행위책임을 지는 것과

피고에 대한 관계에서 영업상 이익이 침해되었다는 이유로 손해배상을 청구하는 것은 별개의 문제라 보았습니다.

원심판결 이유를 위에서 본 법리와 적법하게 채택된 증거에 비추어 살펴보면,

원심 판단에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 않고 자유심증주의의 한계를 벗어나거나

법률상 보호가치 있는 이익 등 불법행위 성립에 관한 법리를 오해한 잘못이 없습니다.

피고는 원고의 성과물에 제3자의 권리를 침해하는 부분이 있어 원고가 주장하는 피침해이익이

법률상 보호가치 있는 이익에 해당하지 않는다고 주장하나, 그러한 사유만으로는 원고의 청구를 배척할 수 없습니다.

따라서 피고의 상고는 이유 없어 이를 기각하고 상고비용은 피고가 부담하도록 하였습니다.

A주식회사가 의류제품을 판매하는 인터넷 쇼핑몰을 운영하면서 해외 유명인의 사진을 검색하여 선정한 후

그와 유사한 신체적 특징을 가진 모델을 고용하여 자신의 의류를 입힌 다음 사진을 찍고

이를 다시 해외 유명인의 사진에 합성하는 방법으로 이미지를 제작하여 인터넷 쇼핑몰에 게시하였는데,

A 회사와 동일하거나 유사한 의류제품을 인터넷 쇼핑몰에서 판매하는 B 주식회사가 A 회사가 제작한 이미지를

복제하거나 모방하여 B 회사의 인터넷 쇼핑몰에 게시하였고, 이에 A 회사가 B 회사를 상대로

손해배상을 구한 소송 사례였습니다.

A 회사와 B회사는 인터넷 사이트를 이용하여 동일하거나 유사한 의류제품을 판매하면서

그 제품이 해외 유명인의 이미지에 맞는 스타일이라는 것을 강조하는 동일한 판매전략을 구사하는 등

서로 경쟁관계에 있고, B 회사는 1년 반 이상 A 회사가 제작한 이미지를 복제하거나 모방하였고

횟수도 많을 뿐 아니라 소송 계속 중에도 이러한 행위를 반복하는 등 제반 사정에 비추어

B 회사가 이미지 복제 등으로 A 회사의 보호가치 있는 영업상 이익을 침해하였다고 보아

B 회사의 손해배상책임을 인정한 원심판단은 정당하고, 나아가 A회사의 성과물에 제3자의 권리를

침해하는 부분이 있다는 사유만으로는 A 회사가 주장하는 피침해이익이

법률상 보호가치 있는 이익에 해당하지 않는다고 볼 수 없다고 한 판례였습니다.

특허 상표 디자인 뿐 아니라 부정경쟁행위 부정경쟁방지법까지

변리사와 변호사가 함께 있는 특허법률사무소 소담에서

소중한 지식재산권을 온전히 담아내세요 !

특허법원 2000. 9. 28. 선고 2000허1429 판결에서는

원고는 

골프채, 골프용 장갑, 골프용 공, 캐디백을 지정상품으로 하는 선 등록상표 COBRA표장에 대하여

상표법시행규칙 제6조의 상품류구분 제28류의 롤러스케이트, 스케이트 보드를 지정상품으로 하여

1998. 11. 5. 상표등록출원(출원 제29204호, 이하 위 출원상표를 이 사건 출원상표)을 하였는데,

이 사건 출원상표는 골프채, 골프용 장갑, 골프용 공, 캐디백을 지정상품으로 하는

타인의 선등록 제230393호 COBRA 상표(출원일 1990. 12. 13., 등록일 1992. 1. 10., 이하 인용상표)와 유사하여

상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 1999. 7. 19. 특허청으로부터 거절사정을 받은 후

이에 불복하여 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 위 심판청구사건을 99원3307호로 심리하여

2000. 1. 28. 심판청구를 기각하는 심결(이하 ‘이 사건 심결'이라 한다)을 하였습니다.

이 사건 출원상표와 인용상표는 호칭과 관념이 유사하여 서로 유사한 상표에 해당하고,

양 상표의 지정상품은 모두 운동용구류로서 운동용품 전문생산업체에서 생산되어지고,

골프의 대중화로 인하여 특별한 전문골프용품점을 제외하고 일반운동구점에서도 골프용품을 판매하는 등

그 지정상품의 판매처의 구별은 현실적으로 어려운 실정이므로 그 생산자 및 수요자가 동일 유사하다 하겠고,

또한 판매처, 용도, 거래실정에 비추어 이들 상품은 서로 유사한 상품에 해당하므로

이 사건 출원상표는 선출원에 의하여 등록된 인용상표와 유사하고 그 지정상품도 유사하여

상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 같은 법 제23조의 규정을 적용하여 거절한 원사정은

정당하다고 보았습니다.

이에 원고는 이 사건 출원상표의 지정상품은 주로 어린이나 청소년들이 머리 보호를 위한 헬멧과

무릎 및 팔꿈치 보호대를 착용하고 사용하는 상품으로 비교적 저가의 상품이고 전문적인 생산자가 대량으로 생산하여

일반 운동구점에 공급되어 판매되고 있는 것이 거래사회의 실정인데 반하여,

인용상표의 지정상품은 주로 성인들이 골프복과 골프화를 착용하고 골프장에서 사용하는 상품으로

일반적으로 고가의 상품이고 전문적인 생산자가 대량으로 생산하여 주로 골프용품 전문점에서 판매되고 있는 것이

거래사회의 실정이므로 양 상표의 지정상품은 재료, 용도, 형상, 생산자, 수요자, 판매자 등이 모두 상이하여

서로 유사한 상품이라고 할 수 없다고 주장하였습니다.

이 사건 출원상표와 인용상표의 지정상품의 유사 여부에 대하여 살피건대, 상표법시행규칙에 의한 상품류 구분은

상표등록 사무의 편의를 위하여 구분한 것으로서, 상품의 유사 범위를 정한 것은 아니므로

상품류구분표의 같은 유별과 같은 군에 속하고 있다고 하여 곧바로 동일 또는 유사한 상품이라고 단정할 수 없습니다.

그리고 지정상품의 동일, 유사 여부는 상품의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 수요자의 범위 등

거래의 실정 등을 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 할 것인바, 이 사건 출원상표의 지정상품인

롤러스케이트, 스케이트 보드는 주로 어린이나 청소년들이 일반 도로나 스케이트장에서 사용하고 있는 반면,

인용상표의 지정상품인 골프채등 골프용품은 주로 경제적으로 여유가 있는 어른들이

골프장과 골프연습장에서만 사용하고 있어 양 상표의 지정상품은 상품의 품질, 형상, 용도 및

주된 수요자 층이 상이하고 골프채 등 골프용품은 롤러스케이트와 스케이트 보드에 비하여 훨씬 고가의 상품들이며,

이 사건 출원상표의 지정상품은 어린이나 청소년들이 손쉽게 구입할 수 있도록 일반 운동용품 업체에서 생산하여

널리 판매되고 있는 것에 비하여 인용상표의 지정상품은 골프용품 전문업체에서 생산하여

한정된 골프용품 전문판매점에서만 판매되고 있어 양 상표의 지정상품은 생산자, 판매자 층도 상이하다는 사실은

당원에 현저하거나 증인 송정숙의 증언 및 변론의 전취지에 의하여 이를 인정할 수 있고, 반증이 없습니다.

따라서 이 사건 출원상표와 인용상표가 각 부착된 지정상품이 공존한다 하더라도 서로 상품 출처의

오인, 혼동을 일으킬 염려가 있다고 볼 수는 없으므로 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다고

판단한 이 사건 심결은 위법하기에 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유있기에

이를 인용하기로 하여 특허심판원이 2000. 1. 28. 99원3307호 사건에 관하여 한 심결을 취소하고

소송비용은 피고가 부담하게 하였습니다.

롤러스케이트, 스케이트 보드를 지정상품으로 하는 출원상표

와

골프채, 골프용 장갑, 골프용 공, 캐디백을 지정상품으로 하는 선 등록상표 COBRA가

비록 호칭과 관념이 유사하고 같은 상품류 구분의 같은 유별과 같은 군에 속하고 있기는 하지만,

양 상표의 지정상품은 상품의 품질, 형상, 용도 및 가격대, 주된 수요자, 생산자, 판매자 층이 상이하여

각 상표가 부착된 지정상품이 공존한다 하더라도 서로 상품 출처의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 없다는 이유로

상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다고 한 사례였습니다.

또한 상표법시행규칙에 의한 상품류 구분은 상표등록 사무의 편의를 위하여 구분한 것으로서,

상품의 유사 범위를 정한 것은 아니므로 상품류구분표의 같은 유별과 같은 군에 속하고 있다고 하여

무조건 곧바로 동일 또는 유사한 상품으로 보기엔 무리가 있다는것을 판시한 사례였습니다.

이처럼 상표출원 등록은 물론 상표권침해 분쟁소송시

지정상품 및 유사범위 상품류구분 상표법등 다양한 관점으로

법리해석에 접근해야 하므로

변리사와 변호사가 함께 있는 특허법률사무소 소담에서

특허상담 및 법률자문서비스의 도움을 받아보시는것을 권합니다.