안녕하세요

특허법률사무소 소담입니다.

지식재산권 분쟁이 일어나면

반드시 소송을 진행해야 하나요?

라는 질문을 기존 포스팅에도 설명드린적이 있습니다.

특허 지식재산권 분쟁시

민/형사적 소송을 진행하실 수도 있지만,

특허심판원에 무효심판이나 권리범위확인심판으로

내 권리를 되찾거나 인정받을 수 있는 방법도 있다고 포스팅을 진행하였는데요,

(참조 포스팅 - https://yoinjae.tistory.com/476)

이해를 돕기위한 판례를 가져와봤습니다.

특허법원 2013. 6. 20. 선고 2012허8935 판결에서는

안경에 관련된 지식재산권 분쟁 사례가 있었습니다.

 원고 회사로부터 사용료 지급 관련 분쟁 때문에 전용사용권 설정계약 해지통보를 받은 피고 회사가

특허심판원에 원고 회사를 상대로 하여 상표등록취소심판(2009당2310호)을 청구하면서,

원고 회사의 선사용상표 중 하나가 위 심판청구일 전 계속하여 그 지정상품에 3년 동안 사용되지 않아서

등록취소사유가 있다고 주장하기에 이릅니다.

이에 특허심판원은 2010. 4. 30. 피고 회사의 위 심판청구를 받아들여

선등록상표의 등록을 취소하는 심결을 하였고, 위 심결은 2010. 6. 6. 확정된 뒤

피고 회사는 2010. 6. 8. 특허청에 이 사건 등록상표를 출원하였고,

이 사건 등록상표는 2010. 10. 1. 등록되었습니다.

원고회사의 대응, 기각되다 !

이에 원고 회사는 가만히 있는것이 아닌, 2011. 12. 8. 특허심판원에 피고 회사를 상대로 하여,

이 사건등록상표는 프랑스 등 외국의 수요자들에게 피고 회사의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 정도로

알려져 있는 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표로서 피고 회사가 부당한 이익을 얻으려 하거나

원고 회사에 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표이므로

상표법 제7조 제1항 제12호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서

상표등록무효심판(2011당3124호로)을 청구하였습니다.

특허심판원은 2012. 8. 31. 선사용상표가 이 사건 등록상표의 출원 당시 프랑스 등

외국에서 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려져 있다고 보기 어렵고, 피고 회사에 부정한 목적이 있다고

볼 수도 없다는 이유로 원고 회사의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였습니다.

하지만, 끝나지 않은 분쟁

끝날 때까지 끝난 게 아니다 !

하지만 이에 굴하지 않고 원고는 포기하지 않았습니다.

선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원일인 2010. 6. 8. 무렵에 일본의 수요자들에게 특정인의 상표로 인식될 정도로

알려져 있었고, 선사용상표와 이 사건 등록상표의 표장이 유사한하며

피고 회사의 대표이사가 2004년경부터 2008년경까지 선사용상표의 전용사용권자로서

선사용상표를 국내에서 사용한 적이 있고, 원고 회사와 사이의 분쟁으로 인하여

상표전용사용권 설정계약 해지통보를 받았으며, 피고 회사가 2009. 9.경에 선사용상표 중 하나인

선등록상표에 관한 등록취소심판을 청구한 적이 있는 등, 피고 회사가 이 사건 등록상표의 출원 전부터

선사용상표를 잘 알고 있었던 점등을 끝까지 내세웠습니다.

그렇기에 피고 회사는 일본에서 상당한 인지도가 있는 선사용상표를

모방하여 선사용상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나,

선사용상표의 가치에 손상을 주거나 선사용상표권자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로

선사용상표권자에게 손해를 끼치려는 목적으로 이 사건 등록상표를 사용하는 것이라 할 것이라 하여

피고의 이 사건 등록상표를 무효화하면서 취소시킬 수 있었습니다.

꼭 소송을 통하여 진행하는것이 맞다고

정답이 있는것이 아닙니다.

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상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관·호칭·관념 등의 점에서

전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을

기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 합니다.

문자와 문자가 결합된 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭·관념되는 것이 아니라

각 구성 부분이 분리 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한,

그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭·관념될 수도 있는 것이고, 또 하나의 상표에서

두 개 이상의 칭호나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭,관념이 타인의 상표와

동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하게 됩니다

(대법 2000. 10. 27. 선고 2000후815 판결).

특허법원 2004. 5. 6. 선고 2004허1199 판결에서의 이 사건 출원상표와 비교상표의 외관을 살펴보면,

이 사건 출원상표는 우위, 우세, 우월, 강점, 이점 등의 의미가 있는 영어 단어인 ADVANTAGE만으로,

비교상표 “SERVER ADVANTAGE”는 ‘서버 프로그램이 실행되고 있는 컴퓨터 하드웨어, 다른 프로그램에게

서비스를 제공하는 컴퓨터 프로그램’ 등을 의미하는 “SERVER” 부분과 앞서 본 “ADVANTAGE” 부분이

순차 연결되어 구성된 상표로서, 이 사건 출원상표와 비교상표의 전체적인 외관은 서로 다릅니다.

그러나 이 사건 출원상표와 비교상표의 호칭 및 관념에 관하여 보건대,

이 사건 출원상표는 "ADVANTAGE"로 호칭,관념될 것이고, 한편 비교상표는

"SERVER" 부분과 "ADVANTAGE" 부분이 순차로 결합되어 있으나 결합의 결과

위 단어들이 갖는 본래의 뜻을 합한 의미 이외의 새로운 관념을 형성함으로써 분리 관찰되면

거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이라고 볼 수 없어

국내 일반 수요자가 영어를 모국어로 사용하지 않고, "ADVANTAGE"라는 단어를 포함하는

다른 선등록 상표가 존재하고 있다 하더라도, 비교상표는 이 사건 출원상표와의 관계에서

분리 관찰할 수 있다 할 것입니다.

이에 대하여 원고는, 비교상표의 “SERVER” 부분은 ‘컴퓨터, 워크스테이션’ 등의 일부 지정상품과의 관계에서는

식별력이 있으므로 요부가 될 수도 있고, 비교상표의 “ADVANTAGE” 부분은 이를 포함하는

다수의 선등록 상표들이 이 사건 출원상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 지정상품으로 하여

공존하고 있으므로 요부가 될 수 없다고 주장하므로 살피건대, 비교상표의 “SERVER” 부분이

그 지정상품 중 ‘서버’와 관련이 없는 상품과의 관계에서는 요부가 될 수 있다 하더라도,

그 지정상품 중 ‘서버’ 및 ‘서버시스템’과 관련된 소프트웨어 등의 상품과의 관계에서는 식별력이 없습니다.

이 경우 비교상표는 식별력이 없는 “SERVER” 부분을 제외한 “ADVANTAGE” 부분이 특히 수요자의 주의를 끌고 있고

상표의 식별기능이 인정되는 요부라 할 것이어서, 이 사건 출원상표는 비교상표의 요부와 호칭 및 관념이

동일하다 할 것이고, 변론 전체의 취지를 종합하면, “ADVANTAGE”를 포함하는

선등록 상표들이 이 사건 출원상표의 지정상품과 같은 속하는 상품을 지정상품으로 하여

다른 등록권리자의 이름으로 공존하고 있는 사실을 인정할 수 있으나,

어떤 단어를 포함하는 표장들이 같은 지정상품에 상표로 다수 등록되어 있다는 사정만으로는

그 단어가 그 지정상품에 대한 식별력을 상실하였다고 단정할 수 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다고 보았습니다.

따라서 이 사건 출원상표와 비교상표는 호칭 및 관념이 동일할 뿐더러 동일·유사한 지정상품에 사용되고 있어

이 사건 출원상표는 선출원 등록상표인 비교상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다 할 것이므로,

이 사건 출원상표의 등록을 거절한 결정은 정당하다 할 것이고, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하다고 보아

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하고

소송비용은 원고의 부담으로 하게 되었습니다.

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안녕하세요. 특허법률사무소 소담입니다.

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의뢰인들께 어필하기위해 많은 생각을 하고,

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저희 사무소에 소중한 권리를 맡겨주신 의뢰인들의 권리와 혼연일체가 되어

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