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특허사무소 소담 - 선출원주의

선출원주의란 동일한 발명에 대하여 둘 이상의 특허출원이 있는 경우 가장 먼저

특허출원한 자에게 특허를 허여하는 주의를 말합니다.

선출원주의는 발명의 완성의 선후에 관계없이 먼저 출원한 자에게 특허를 허여하는 제도로서,

자신의 발명을 누구보다도 먼저 사회에 공개하여 사회 이익에 기여한 자에게 반대급부로서

독점권인 특허권을 부여한다는 취지에 입각한 제도이다.

선출원주의에 의할 경우 발명자는 될 수 있으면 빨리 출원하려고 하기 때문에

조기공개를 유도할 수 있으며, 선출원주의의 판단기준인 출원일자를

특허청장의 방식심사에 의하여 부여하기 때문에 판단이 쉽다.

다만, 진정한 발명자를 보호하기 어렵다는 단점이 있다.

우리나라 특허법은 선출원주의를 채택하고 있으며 선출원주의의 단점인

진정한 발명자 보호에 대한 미흡을 보완하기 위해

i) 출원일 또는 판단시점의 소급효,

ii) 특허출원을 한 때부터 국내에 있던 물건에 대한 특허권 효력 제한

iii) 선사용권의 인정

iv) 발명자 동일시 확대된 선출원의 지위 부적용등

선발명주의적 요소를 가미하고 있다.

- 이일출원의 경우 -

동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 먼저 특허출원한 자만이

그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있으며, 이는 실용신안등록출원과 경합하는 경우에도 준용한다.

다만, 디자인보호법의 보호대상인 디자인은 기술적 사상의 창작이 아닌

물품의 외관에 관한 미적 창작이기 때문에 특허출원과 디자인등록출원 사이에서는

선출원주의가 적용되지 아니한다.

- 동일출원의 경우 -

(1) 협의제

동일한 발명에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 특허출원인간에 협의하여 정한

하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

다만, 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 어느 특허출원인도

그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.

이는 실용신안등록출원과 경합하는 경우에도 준용한다.

협의를 할 수 없는 경우란 구체적으로

i) 상대방이 협의에 응하지 아니한 등의 이유로 협의를 할 수 없는 경우

또는

ii)  동일한 발명에 대한 둘 이상의 출원 중 어느 한 출원이 특허된 경우를 말한다.

ii) 의 경우에는 협의명령을 하지 않고, 나머지 출원에 대하여

특허법 제36조에 따른 거절이유를 통지한다. 물론, 이 경우 등록된 특허는

특허무효사유를 가지고 있다.

(2) 협의명령

특허청장은 동일출원의 경우에 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를

신고할 것을 명하고, 그 기간에 신고가 없으면 협의제에 따른 협의는 성립되지 아니한것으로 본다.

한편, 협의결과에 따른 신고서를 제출하는 경우에는 경합된 출원에 대해

협의결과에 따른 절차를 동시에 취하여야 한다.

- 선출원의 지위가 없는 경우 -

선출원주의에서 선후출원의 판단은 선출원의 지위가 있음을 전제로 한다.

i) 특허출원 또는 실용신안등록출원이 무효.취하 또는 포기되거나

특허거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우,

ii) 발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리 또는

실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원의 경우에는

선출원의 지위가 없다.

그러나 동일자 출원에 대하여 법 제36조제2항단서(제3항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른

협의 불성립 등으로 특허거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는

선출원의 지위가 인정된다. 이는 협의 불성립 등으로 특허거절결정이 확정된 특허출원은

자유기술의 영역에 속한다고 할 수 있는데, 그 일방 또는 제3자가 재특허출원하여

특허를 받을 수 있는 것은 타당하지 않기 때문이다. 

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직무발명의 성립요건

1. 종업원등이 발명하였을 것

(1) 종업원등

종업원등이란 종업원.법인의 임원 또는 공무원 등과 같이 사용자와 고용계약이나 그 밖의 관계에 의하여 타인의 사무에 종사하는 자로서, 상근.비상근, 보수지급유무, 근로기준법상의 최하 연령 등을 불문하고

사용자와 고용관계에 있는 한 종업원등이다. 고용관계란 민법이나 근로기준법에서 말하는 고용관계보다 더 넓게 해석하여 계약의 종류나 내용에 상관없이 사실상 타인에게 노무를 제공할 의무를 부담하는 관계를 말한다.

문제가 되는 것은 파견된 종업원 등의 지위인데 이는 급여와 지휘.감독권을 고려하여 결정하여야 할 것이다.

즉, 일반적으로 파견된 회사로부터 급여를 받은 경우 그 회사의 종업원등이고 그 반대의 경우는 파견을 보낸

회사의 종업원 등으로 보나, 급여를 지급하는 회사에 종업원 등의 지휘.감독권이 없는 특수한 경우에는

지휘.감독권이 있는 회사의 종업원 등이라고 본다.

(2) 발명

발명이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도성이 있는 것을 말한다.

종업원등이 어떤 문제를 해결하기 위하여 기술적 수단을 새로 착상하거나

새로운 기술적 수단을 구체화한 경우 발명자가 된다.

2. 사용자등의 업무범위에 속할 것

(1) 사용자등

사용자등이란 종업원 등을 선임하여 특정 사무에 종사하게 하고 그 지휘 및 감독을 하는 자를 말하며

사용자.법인 또는 국가나 지방자치단체 등을 의미한다. 개인회사의 경우에는 일률적으로 누가 사용자 등인지

단정할 수는 없으며 개인회사가 법인이냐, 법인이 아니냐에 따라 판단하여야 할 것이다.

예컨대, 법인격을 갖춘 개인회사인 경우에는 대표자(자연인)와 회사(법인)는 각각 법률상 별개의 인격체로서

대표자라 할지라도 사용자 등이 아니라고 보아야 하나, 법인격을 갖추지 못한 소규모의 개인회사의 경우에는

대표자가 당연히 사용자 등이 되어야 한다.

(2) 업무범위

직무발명에 있어서 사용자등의 업무범위에 관한 문제는 종업원등의 발명이 사용자 등의 업무범위에

속하지 아니하면 직무발명이라 할 수 없기 때문에 중요하다. 업무범위란 사용자 등이 수행하는

사업의 범위로서 사용자가 개인, 법인 및 국가인지에 따라 각각 달리 해석된다. 먼저, 사용자등이

개인일 경우 그 개인이 추구하는 현실적인 사업내용을 중심으로 업무범위를 파악하여야 한다.

예를 들면, 나사를 생산.판매하는 것을 목적으로 하는 개인사업자의 업무범위는 나사와 관련된 생산.판매 등이

사용자등의 업무범위로 볼 수 있다.

다음으로, 사용자 등이 법인일 경우에는 일반적으로 정관을 중심으로 그 밖의 부수하는 사업까지를

업무범위로 본다. 그러나 사용자 등의 업무범위는 법인이 정관으로 정한 목적의 범위가 아니라

객관적으로 현재 또는 장래에 행할 예정에 있는 업무와 기술적인 관련성이 있는 범위라고

해석함이 타당하다.

마지막으로 사용자등이 국가일 경우에 업무범위를 기업 등 법인의 경우와 같이 해석하게 되면 전 국가의

업무가 모두 포함되기 때문에 불합리하게 된다. 따라서 발명을 한 공무원이 소속된 기관의 직제와

사무분장규칙에 정해진 업무범위로 한정하여 해석하여야 한다.

3. 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것

(1) 발명을 하게 된 행위가 직무에 속할 것

발명을 하게 된 행위란 발명을 착상하고 구체화하여 완성을 하기까지의 행위로서

발명을 의도하였는지 여부와 상관없이 이론적 추구, 문헌조사 등 정신적 활동뿐만 아니라, 이것에 부수하는

연구소에서의 실험, 공장에서의 제조 작업 등 육체적 활동도 포함하며, 근무시간의 내외 또는

직무 내외를 불문한다. 직무란 종업원 등이 사용자등의 요구에 따라 사용자등의 업무의 일부를

담당하는 것을 말하는 것으로, 직무인지 여부는 그 종업원등의 지위.급여.발명과 수행하였던 업무와

연관성 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것이다.

따라서 발명을 하게된 행위가 종업원등의 직무에 속하는 발명이란 종업원등이 발명에 대한 구체적인 과제를

사용자등으로부터 부여받지 아니하였을지라도 종업원등이 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아

발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 말한다.

(2) 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명일 것

직무발명은 종업원 등이 현재에 담당하고 있는 직무에 속하는 발명은 물론이고

과거에 담당하고 있던 직무에 속하는 발명도 포함된다.

여기에서의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명이란 동일기업내에서 해당종업원등이

담당하였던 현재 또는 과거의 직무를 말한다. 특히 문제가 되는 것은 고용관계가 이미 종료된 후,

즉 퇴직 후의 발명이 직무발명인지 여부이다. 현재 또는 과거의 직무란 발명진흥법 제2조제2호의 문리해석상

종업원등이 발명완성 당시에 사용자등과 고용관계에 있는 경우에 있어서의 직무만을 의미한다고

해석되므로 재직중에 발명을 완성하고 퇴직한 경우에는 직무발명이지만 퇴직 후에 발명을 완성한 경우에는

원칙적으로 자유발명이라고 해석함이 타당하다.

특허출원 - 공지예외적용

공지등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우(이하 "공지예외적용" 이라 한다)란

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 특허출원 전에 이미 공지 등이 된 것이라 하더라도

법 제30조제1항 각 호의 법정사유에 해당하게 된 경우 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면

그 특허출원된 발명에 대하여 신규성 또는 진보성의 규정을 적용할 때에 그 발명은

공지 등이 되지 아니한 것으로 보는 경우를 말한다.

특허출원 공지예외적용사유

1. 자기의사에 의하여 공지 등이 된 경우

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 법제29조제1항 각 호의 공지 등이 된 경우를

말한다. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는

자기 의사에 의하여 공지 등이 된 경우에 해당하지 아니한다.

이는 특허공보에 게재하는 것은 특허청장 등이 공중의 이용 도모를 위해

공개하는 것으로서 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 적극적 의사가

포함되었다고 할 수 없기 때문이다.

2. 자기 의사에 반하여 공지 등이 된 경우

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 법 제29조제1항

각 호의 공지 등이 된 경우를 말한다. 이는 공지시점을 기준으로 특허를 받을 수 있는 자가

공개시키지 아니하여야겠다는 의사, 즉 반공개의사를 가지고 있음에도 불구하고

이에 반해 발명이 공지 등이 된 경우로서 협박.사기.강박 등에 의하여

공지 등이 된 경우를 말한다. 이와 같은 공지는 발명자의 책임이 아니므로

발명자 보호의 필요상 공지 등이 되지 아니한 것으로 보고 있다.

한편 출원인이 출원발명이 공개되기 직전에 자신의 발명이 공개되는 것을 원하지 아니하여서

자기의 출원에 대해 취하서를 제출하였으나 특허청장이 출원발명을 공개한 경우에도

특허를 받을 수 있는 권리자의 의사에 반한 공지 등이 된 경우이다.

특허출원 공지예외적용 요건

1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 공지 등이 되었을 것

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 법 제29조제1항 각 호의 어느 하나에

해당하는 공지 등이 되어야 한다. 원칙적으로는 발명자, 공개자 및 출원이니 모두 일치하여야 한다.

공개자가 발명자 또는 출원인과 일치하지 아니한다면 이들 관계를 증명한 경우에만

본 제도의 적용을 받을 수 있다.

2. 공지 등이 된 발명이 공지예외적용사유에 해당할 것

공지 등이 된 발명이 법 제30조제1항 각 호의 공지예외적용사유 중 어느 하나에 해당하여야 한다.

핞편, 출원된 발명(A+a)과 공지 등이 된 발명(A)이 같은 경우는 물론 다른 경우에도

공지 등이 된 발명은 그 출원된 발명의 특허성에 영향을 미치지 아니한다.

이는 공지예외적용주장이 적법한 경우 심사관은 출원된 발명(A+a)과

공지 등이 된 발명(A)의 동일성.용이성 여부를 판단하지 않고 공지 등이 된 발명(A)을

선행기술에서 제외하고 심사하기 때문이다.

3. 최선의 공지일로부터 12개월 이내에 출원할 것

공지예외적용을 주장하기 위해서는 최선의 공지 등이 된 날로부터 12개월 이내에 특허출원을 하여야 한다.

이는 자기 의사에 의하여 공지 등이 된 경우는 물론 자기 의사에 반하여 공지 등이 된 경우에도 마찬가지이다.

이는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 발명을 될 수 있으면 빨리 특허출원하여

공개시킴으로써 일반 공중의 이용을 도모하는 것이

특허법의 목적에 부합하기 때문에 적절한 규정이라 여겨진다.

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디자인특허등록 무효심판 심결취소소송 판례

원고는 아래 이 사건 등록디자인의 권리자인 피고를 상대로, 이 사건 등록디자인이 그 출원 전에 공지된

아래 비교대상디자인 등과 유사하여 구 의장법(2004. 12. 31. 법률 제7289호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)

제5조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다.

특허심판원은 이 사건 등록디자인이 비교대상디자인 등과 유사하지 아니하다는 이유로

위 심판청구를 기각하는 내용의 주문 기재 이 사건 심결을 하였다.

이 사건 등록디자인

비교대상디자인

우선, 양 디자인은 모두 내부에 돌을 채워 법면 등에 설치하여 제방 등이 유실되는것을 방지하는 보호수단으로

사용되는 돌망태에 관한 것으로 디자인의 대상물품이 동일하다.

나아가, 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인의 형상 등을 대비하여 보면(비교대상디자인의 도면에는

이 사건 등록디자인의 좌․우측면에 대응하는 부분이 전․후면으로 표시되어 있으나, 아래에서는

이 사건 등록디자인에 맞추어 좌․우측면으로 바꾸어 부르고, 이 사건 등록디자인의 앞면, 뒷면에 대응하는 부분을 앞면, 뒷면으로 칭한다)

양디자인은 모두

① 금속철선의 재질로 되어 있는 점

② 앞면, 뒷면, 밑면이 일체로 형성되는 프레임이 절단되지 않은 상태로 절곡되는 점

③ 앞․뒷면 및 밑면의 프레임과
좌․우측면의 프레임이 결합하여 직육면체의 돌망태를 이루고, 그

 길이방향으로 소정의간격을 두고 중간 칸막이로 구분되는 점

④ 상면 덮개부를 앞․뒷면 및 밑면의 프레임과 별개로 분리시킨 점

⑤ 앞․뒷면 및 밑면의 프레임과 좌․우측면의 프레임 및 중간 칸막이가

모두 육각형의 철망과 테두리의 틀을 이루는 굵은 테두리철선으로 형성되는 점

등에서 동일․유사하여, 돌망태의 용도와 사용상태를 고려할 때 사람의 주의를 끌기 쉬운 특징적 요부를

공통적으로 갖추고 있는바, 양 디자인은 이러한 공통점으로 인하여 전체적인 심미감에서 별다른 차이가 없다.

다만, 이 사건 등록디자인에서는 중간 칸막이가 5개로서 전체적으로 가늘고 긴 느낌을 주는 데 비하여,

비교대상디자인에서는 중간 칸막이가 1개로서 상대적으로 넓고짧은 느낌을 주는 점에서 차이가 있으나,

중간 칸막이는 돌망태 내부에 채워진 돌이아래쪽으로 밀려 내려가 돌망태의 변형을 일으키는 현상을

방지하기 위한 것으로서 종래부터 돌망태의 길이에 맞추어 통상 1m의 간격을 두고

여러 개를 설치하는 방식으로 사용되어 온 것이고, 또한 비교대상디자인의 설명 부분에서도

돌망태의 너비(W)와 높이(H)에 관한 구체적인 수치를 제시하면서도 길이(L)에 관하여는

“기성제품은 6.0m이므로 가능한 기성제품을 조합하여 적용하고, 부득이 기성제품 이외의 규격이 필요할
경우는 주문생산을 원칙으로 한다.”고만 기재하여 필요에 따라 돌망태의 길이를 변경할수 있음을 명시하고

있으므로, 위와 같은 차이점은 양 디자인에서 느껴지는 전체적인인상과 미감의 유사함에 비하면

미미한 것으로서 단순한 상업적, 기능적 변형에 불과하다.

또한, 이 사건 심결에서는 비교대상디자인의 도면의 다른 부분에서 테두리철선을 실선으로 표시하고 있으므로

앞면과 밑면 및 뒷면과 밑면 사이에 도시된 실선도 테두리철선으로 보아야 하고, 그렇게 본다면 앞면과 밑면 및

뒷면과 밑면 사이에 테두리철선이 형성되지 않는 이 사건 등록디자인과 상이하여 서로 유사하지 않다고

판단하였으며, 피고도 같은 취지로 주장하고 있으나, 앞에서 본 바와 같이 비교대상디자인의 앞․뒷면 및 밑면의

프레임은 육각형의 철망으로, 일체로 형성되어 절곡되는 것으로 보이는데, 이와 같이 일체로 형성된

앞면과 밑면 및 뒷면과 밑면 사이의 육각형 철망에 다시 테두리철선을 부가하는 것으로 비교대상디자인의 도면을 해석하는 것은 상당하지아니하므로, 비교대상디자인의 도면에서 앞면과 밑면 및 뒷면과 밑면 사이에

도시된실선은 절곡선을 표시한 것으로 봄이 경험칙에 부합하고, 가사 비교대상디자인의 도면을

이 사건 등록디자인과 달리 앞면과 밑면 및 뒷면과 밑면 사이에 테두리철선이 더부가된 것으로 본다 하더라도,

위와 같은 차이점 또한 양 디자인에서 느껴지는 전체적인 인상과 미감의 유사함에 비하면 미미한 것으로서

 단순한 상업적, 기능적 변형에 불과하다. 

따라서 이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 국내에서 반포된 간행물에 게재된 비교대상디자인과 유사하여

구 의장법 제5조 제1항 제3호에 해당한다.

그렇다면 이 사건 등록디자인은 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이와 결론이 다른 이 사건 심결은 위법하므로,

그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 원고의 손을 들어주었다.

이처럼 디자인특허등록이 되었다고 할 지라도 무효심판으로 인하여

심결취소소송에 휘말릴 수 있으니 디자인특허등록취소 상황을 미리 방지할 수 있도록

대기업 출원소송 담당팀장 출신 변리사와

변리사출신 가맹거래사를 겸한 변호사가 함께 협업하여 팀을 꾸려 일을 처리하고 있으므로

디자인특허등록 뿐 아니라 무효소송 특허소송 상표권분쟁에 관한 업무도

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특허사무소 소담이 알려드리는 국내우선권주장출원

특허출원등에 의한 우선권주장출원(이하 국내우선권주장출원이라 한다)이란, 특허를 받으려는 자가

특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원(이하 선출원이라 한다)을 기초로 1년 이내 우선권주장의

출원을 한 경우에 우선권주장출원에 포함된 선출원 발명은 법 제55조제3항에 열거된 규정에 대하여

선출원 시에 출원한 것으로 판단시점을 소급하여 주는 출원을 말한다. 특허출원 등에 의한 우선권은

강학상 국내우선권이라 하는데, 이는 조약우선권과 구별하기 위한 용어이다.

우선권주장의 요건

1. 주체적요건

우선권주장출원 당시에 출원인은 선출원의 출원인 또는 그 승계인과 동일인이어야 한다.

승계인은 조약에 의한 우선권주장과는 달리 우선권의 승계는 필요로 하지 아니한다.

이는 조약우선권은 제1국 출원을 기초로 제2국에 출원하는 것이므로 특허독립의 원칙에 따라

별도로 제2국에 우선권을 주장할 수 있는 권리가 필요한 반면, 국내우선권은 국내에서의 특허를 받을 수 있는

권리의 승계만 있으면 충분하기 때문이다.

2. 객체적요건

(1) 선출원의 요건

① 우선권주장출원을 할 때에 선출원이 무효, 취하 또는 포기되거나 특허여부의 결정,

실용신안등록여부의 결정이 확정되지 아니하였을 것

i) 우선권주장출원을 할 때에 선출원이 포기.무효 또는 취하된 경우

ii) 우선권주장출원을 할 때에 선출원이 특허여부의 결정, 실용신안등록여부의 결정 또는

거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우가 아니어야 한다.

한편, 우선권주장출원을 할 때를 기준으로 하기 때문에 우선권주장 이후에는 선출원이

무효, 취하 또는 포기되거나 특허여부의 결정, 실용신안등록여부의 결정 또는 거절한다는 취지의 심결이

확정되더라도 상관없다.

② 분할출원.변경출원이 아닐 것

국내우선권주장의 선출원은 분할출원 또는 변경출원이 아니어야 한다. 선출원이 분할출원 또는 변경출원인

경우에는 심사의 어려움을 줄이기 위해 우선권주장을 할 수 있는 출원에서 제외된다.

③ 형식에 제한

선출원은 특허출원 또는 실용신안등록출원하여야 한다. 국내우선권주장출원의 취지인 개량발명 보호의

적정화에 비추어볼 때 디자인등록출원은 선출원의 대상에 포함되지 아니한다.

(2) 우선권주장출원(후출원)의 요건

1) 우선권주장출원의 청구범위에 기재된 발명이 선출원의 출원할 떄 최초로 첨부한 명세서 또는 도면이 기재된

사항의 범위 이내이어야 한다. 여기서 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항이란

최초 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 그와 기술적 구성이 실질적으로

동일한 발명, 즉 통상의 기술자가 출원시의 기술상식에 비추어 명시적으로 기재되어 있는 것과

마찬가지라고 이해할수 있는 사항을 말한다. 우선권주장출원의 청구범위에 기재된 발명중 선출원과 동일한 발명은

선출원일로 판단시점이 소급되고, 이용.개량발명은 현실의 국내우선권주장출원일을 기준으로

특허요건 등을 판단한다. 이와 같이 국내우선권 주장출원은 선출원에 포함되어 있지 않았던

발명을 포함하여 우선권을 주장할 수 있음을 물론 둘 이상의 선출원을 근거로 우선권을 주장할 수도 있다.

또한 조약에 의한 우선권과의 복합우선권을 주장할 수도 있다.

2) 선출원의 최초 명세서 또는 도면에는 기재되어 있었으나 보정에 의하여 삭제된 발명을 기초로도

우선권주장을 할 수 있다. 한편, 우선권주장출원의 청구범위가 보정된 경우에는 보정 후에 최종적으로

확정된 청구범위를 기준으로 우선권주장의 적법성을 판단한다.

3. 시기적 요건

우선권주장출원은 선출원의 출원일로부터 1년 이내에 할 수 있다. 조약우선권주장출원과 마찬가지로

출원인의 이익과 제3자의 이익의 조화를 위해서 우선기간을 1년으로 하고 있다.

특허사무소 소담이 알려드린 국내우선권주장출원

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특허침해 주장이 부당할 때 !

부당하게 특허침해 주장을 받고 있는 경우

어떻게 해야하나요?

특허사무소 소담에서 알려드리겠습니다!

1. 법원소송에서 의견서 제출 및 상대방에 대한 답변서 회신

침해의 대항을 받고 있는 자는 특허발명의 실시 또는 간접침해항위가 아니거나

정당한 권원이 있거나

업으로서의 실시가 아니기 때문에 침해가 아니라는 의견서를 법원에 제출할 수 있다.

이 때 필요하다면 변리사의 감정서를 첨부할 수 있으며

해당 의견서와 같은 취지의 답변서를 상대방인 특허권자에게 회신할 수 있다.

2. 소극적 권리범위확인심판 청구

특허권자가 제기한 침해소송과는 별도로 특허심판원에 권리범위에 속하지 아니한다는 취지의

권리범위확인심판을 청구할 수 있다.

다만, 권리범위확인심판의 심결은 법원에 유력한 증거로서 활용될 수 있으나

법원을 기속하지는 못한다.

3. 확인의 소 제기

특허권자가 제기한 침해소송과는 별도로 선사용권존재 확인의 소, 침해금지청구권부존재 확인의 소

손해배상채무부존재 확인의 소 등을 법원에 제기할 수 있다.

4. 소송절차의 중지 신청

침해의 대항을 받고 잇는 자가 특허무효심판을 청구한 경우 심결이 확정될 때까지 침해소송절차를

중지해 줄 것을 법원에 신청할 수 있다. 그러나 소송절차중지여부는 법관의 재량사항이다.

5. 권리남용의 항변

특허권도 사권의 일종인 이상 권리의 남용은 허용되지 아니한다.

권리남용의 인정여부는 특허권자의 권리행사에 얻어지는 이익과 상대방 내지 일반 제3자, 특히 사회 공공이

이로 인하여 입는 손해를 비교하고 금지청구권자가 타인에게 손해를 가하는 목적등까지도 감안하여

구체적으로 해석하여야 한다.

6. 실효의 항변

실효의 원칙은 권리자가 상당한기간 권리를 행사하지 아니하여 상대방에 대하여 앞으로도 그 권리를

행사하지 않겠다는 확신을 주고 상대방에 이에 따라 행동한 경우, 권리자가 이 확신에 반하여

새삼스럽게 권리를 행사하는 것은 신의성실의 원칙에 반하여 허용되지 아니한다는 이론이다.

부당하게 특허침해 주장을 받고 계신 경우, 당황하지마시고

특허법률사무소 소담이 알려드린 위와 같은 조치를 취하시기 바랍니다.

또한 특허법률사무소 소담은 대기업출신 무수한 경력의 변리사와

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특허등록 특허출원 뿐 아니라 특허소송 분쟁 문제까지도 상담받으실 수 있습니다.

특허법률사무소 소담이 알려드리는

상표등록 거절사례

관용표장에 해당하는 상표

관용상표는 특정 상품에 대하여 관용적으로 사용되는 상표를 말하는데,

그 상품의 관용상표는 자타상품 식별력이 없을 뿐만 아니라 특정인에게 독점하게 하는 것이

적당하지 않기 때문에 상표등록을 허용하지 않고 있습니다.

-

원심은, ‘오복채’로 구성된 원고의 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제2호 소정의

‘상품에 대하여 관용하는 상표’인지에 관하여, 1970년 설립된한일식품공업 주식회사는 1971년 오이 등을 원료로한 일본 ‘복신지(福神漬)’를 응용하여 무, 오이, 연근, 우엉 등의 5가지 야채를 간장, 설탕 등의 양념에 버무려 만든

밑반찬의 일종인 ‘오복채(五福菜)’라는 식품을 개발하여 1986년까지 생산․판매하여 온 사실, 신진식품 주식회사는 오복채 제품에 대하여 1987.8. 26. 인천 북구청장으로부터 식품제조품목허가를 받고, 1992. 5. 27. 충남 부여군수로부터 식품품목제조신고증을 교부받아, 한일식품공업 주식회사가 생산하던 오복채 제품을 생산하여 주식회사 미원, 풀무원식품 주식회사, 동원산업주식회사 등을 통하여 판매하였는데

신진식품 주식회사의 총매출액 중 오복채 제품의 매출액은 1992년 약 3,700만 원, 1993년 약 5,400만 원,

 1994년 약8,500만 원이고, 1996. 10. 1.부터 같은 해 12. 31.까지 3개월간 약 5,600만 원, 1997. 9. 1.부터

같은 해 10. 31.까지 2개월간 약 4,300만 원인 사실, 한양식품은 1987. 12. 1. 무, 가지, 생강, 당근, 연근 등을

주원료로 하는 복신지 제품에 대하여 전남 나주군수로부터 식품품목제조허가를 받아 복신지 제품을

생산․판매하여 왔고, 평화식품은 1993. 3. 20. 오복채 제품에 대하여 인천 서구청장으로부터 식품품목제조허가를 받아 오복채 제품을 생산․판매하여 온 사실, 원고가 운영하는 한국식품은 1991. 10. 9. 전북 정읍군수로부터 오복채 제품에 대하여 식품품목제조신고증을 교부받아 오복채 제품을 생산․판매하고 있고, 1994년 이후 국내 농특산물

홍보 및 판매행사, 농특산물 직판행사 및 우리식품전시회에 오복채 제품을 출품하여 왔으며,

한국식품이 생산하는 오복채 제품의 포장지에는 오복채는 무, 오이, 생강, 연근 등 신선한 국산 야채를 잘 버무린 후 다시마를 삶은 국물에 간장과 다시마를 넣어 맛을 낸 밑반찬으로 간편하게 즐길 수 있는 전혀 새로운 느낌의 별미식품이라고 설명되어 있는 사실, 그 밖에 한영식품과 신천식품이 1986년부터, 신평화식품이 1989년부터,

각각 오복채 제품을 생산하고 있고,

현재 오복채 제품을 생산하는 업체는 모두 15개 정도인 사실, 국세청의 2001년도 부가가치세법 해석편람에는

무, 오이지에 간장, 생강, 설탕 참깨, 물엿 등을 혼합하여 제조한 오복채는 미가공식품에 해당하지 아니하고,

그 근거는 ‘재무부 소비 22601-516, ‘89. 4. 18.’ 공문이라고 기재되어 있는 사실, 한일식품공업 주식회사는

1987.(원심 판결문의 1997.은1987.의 오기이다) 6. 4. 한글 ‘오복채’, 한자 ‘五福菜’, 영문자 ‘PICKLED FIVEVEGETABLES’가 상하로 결합한 상표를 ‘오이저림’ 등을 지정상품으로 하여 출원하였으나,

 1988. 5. 31. 특허청으로부터 거절결정을 받았고, 그 후 원고가 1998. 5. 4. 이 사건 등록상표를 출원하여

1999. 3. 16. 등록된 사실을 인정한다음, 오복채는 무, 오이 등을 주원료로 하고 간장, 생강, 설탕, 참깨, 물엿 등을 혼합하여 만드는 밑반찬의 일종으로서, 1971년 한일식품공업 주식회사가 이러한 오복채 제품을 개발하여 오복채라는 이름으로 판매한 이후 신진식품 주식회사, 한국식품, 평화식품, 신평화식품, 한영식품, 신천식품 등 10여 개 업
체가 오복채 제품을 생산․판매하여 왔으며,

이러한 거래현실을 반영하여 1989년도의 재무부 공문에 따라 국세청의 2001년도 부가가치세법 실무편람에도

오복채가 과세대상이 되는 식품이라고 기재된 것이어서, 오복채는 한일식품공업 주식회사의 상표이었으나

이 사건 등록상표의 지정상품인 장아찌의 일종인 오복채 제품을 생산․판매하는 동업자들이 자유롭고 관용적으로 사용하여, 이 사건 등록상표의 등록결정 당시인 1999. 2. 24.경에는 관용표장이 되었으므로,

이 사건 등록상표에는 상표법 제6조 제1항 제2호의 등록무효사유가 있다는 취지로 판단하였다.

상표법 제6조 제1항 제2호 소정의 ‘상품에 대하여 관용하는 상표’라고 함은 특정 종류의 상품을 취급하는

 거래계에서 그 상품의 명칭 등으로 일반적으로 사용한 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품자체를 가리키는 것으로 인식되는 표장을 말하는바, 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 1971년경부터

이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵까지 28년 동안이나 원고를 포함하여 장아찌 종류를 생산, 판매하는 자들

사이에서 ‘오복채’를 장아찌의 한 종류를 가리키는 제품명으로 일반적으로 자유롭게 사용하여 온 사실을

인정하고 나서 이 사건 등록상표가 위 법조항 소정의 이른바 관용상표에 해당한다고 판단한 것은 정당하다.

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안녕하세요. 특허법률사무소 소담입니다.

티스토리는 참으로 오랜만에 포스팅하는듯합니다.

사실 매일 들어왔는데 요즘들어 계속 웹사이트를 표시할 수 없다면서 오류가 나길래 못했어요.

독자분들이 너무 보고싶었답니다. 오늘은 특허침해 주장을 받고 있을때

어떠한 조치를 취해야 하는지 대응방안에 대해서 알려드리겠습니다.

특허침해 주장이 정당한 경우, 저는 어떻게 해야하죠?

(1) 실시의 중지

침해의 대항을 받고 있는 자는 자기의 실시가 특허권의 침해라고 판단되면 그 물품의 제조.판매나

사용 등을 즉시 중지하고 선의.무과실을 주장하는 것이 현명하다.

(2) 정당한 권원의 획득 후 실시

특허침해가 됨에도 불구하고 계속 실시를 원하는 경우에는 특허권자로부터 정당한 권원을 획득하여야 한다.

따라서 침해의 대항을 받고 있는 자는 특허권자로부터 전용실시권을 설정받거나 통상실시권을 허락받아서

실시하여야 한다. 한편, 침해의 대항을 받고 있는 자가 이용.저촉발명을 실시하고 있는 경우에는

통상실시권허락심판의 청구를 고려해 볼 수 있다.

(3) 화해.중재

특허침해 주장을 받은 자는 침해소송이 계속 중인 경우에는 원고인 특허권자와 화해.중재등을 통해

원만한 해결을 보는 것이 바람직하다. 한편, 특허침해로 인해 발생된 분쟁 등이 있는 경우에 특허청

산업재산권분쟁조정위원회에 조정신청을 할 수 있으며, 여기에서 조정이 성립되어 조정조서가 작성되는 경우에도 재판상 화해와 동일한 효력을 갖는다.

(4) 회피설계

특허침해라고 판단된 경우 회피설계를 고려해 볼 수 있다.

단, 회피설계에 필요한 시간, 생산설비의 교체, 연구원의 노력 등에 대한 비용 등과

특허권자로부터 실시권을 허락받을 때 소요되는 비용 등을 비교하여 회피설계하는데 비용이 더 많이 든다고

판단되는 경우에는 실시권을 허락받는 것이 타당하다.

(5) 대응특허 매입 등

대응특허를 매입하거나 대응특허를 소유한 회사를 M&A 하는 것을 고려해 볼 수 있다.

특허침해 피의자는 대응특허를 매입하여 특허권자가 생산, 판매하고 있는 제품에 대한 침해를 주장함으로써

침해에 대한 분쟁에서 상호간의 화해를 이끌어 낼 수 있다.

특허침해 주장을 받고 있을 때, 당황하지 마시고 대응방안을 마련해 차근차근 준비하시기 바랍니다.

특허침해 및 특허소송문의는 특허법률사무소 소담

거절결정불복심판이란?

안녕하세요. 특허사무소 소담 입니다.

여러분 김광석의 일어나 라는 노래 아십니까?

일어나~ 일어나~ 다시 한번 해보는거야, 이 노래는 많이 익숙하셔서 들어보셨을거라 생각합니다.

특허에 있어서도 특허출원이 거절결정 되었다고 하더라도

일어나서 다시 한번 해 볼 수 있는 거절결정불복심판 제도가 있는데요,

특허사무소 소담에서 거절결정불복심판에 대해 알려드리겠습니다.

거절결정불복심판이란 특허출원에 대하여 특허거절결정을 받거나, 특허권의 존속기간연장등록출원에 대하여

연장등록거절결정을 받은 자가 이에 불복하여

그 거절결정을 취소하여 줄 것을 요구하는 심판을 말한다.

특허법은 당사자에게는 권리구제의 기회를 주는 한편

특허청에게는 자기시정의 기회를 부여함으로써 심사관이 하는 행정처분의 적정성과 공정성을 확보하기 위해

거절결정불복심판제도를 두고 있다.

특허출원에 대한 심사절차와 심판절차는 별개의 절차이며

심급구조가 존재하지 아니한다.

그러나 특허출원에 대한 심사에서 밟는 특허에 관한 절차는 특허거절결정, 특허권의 존속기간연장의

연장등록거절결정에 대한 심판에서도 그 효력이 있기 때문에

특허거절결정, 특허권의 존속기간연장등록출원의 거절결정불복심판은 심사에 대한 속심적 성격을

갖는다고 할 수 있다.

즉, 심판부는 심판청구인이 원거절결정의 부당함을 새로운 이유와 증거방법을 들어 주장한 경우

그 주장뿐만 아니라 심사에서 한 절차를 토대로 해서 원결정의 당부를 판단할 수 있다.

거절결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 거절결정불복심판을 청구할 수 있으며

거절결정불복심판은 거절결정등본의 송달 후에만 청구될 수 잇으므로,

거절결정 전에 청구된 거절결정에 대한 심판은 그 청구를 심결로서 각하한다.

또한, 책임질 수 없는 사유로 청구기간을 지키지 못한 경우에는 그 사유가 소멸한날부터

14일 및 그 기간의 만료일로부터 1년 이내에만 그 지키지 못한 절차를 추후보완할 수 있다.

거절결정불복심판, 저희 특허사무소 소담은

대기업출신의 무수한 경력의 변리사 뿐 아니라

변리사를 겸한 변호사도 있어서 거절결정불복심판을 하실때

더욱 적극적인 내용으로 상담을 진행해드릴 수 있습니다.

특허권 효력, 넌 어디까지니?

안녕하세요 특허사무소 소담 입니다. 특허권 특허권 하는데 그 특허권의 효력은 어디까지인지

특허사무소 소담에서 한번 파헤쳐보겠습니다.

1. 시간적 범위

특허권의 존속기간은 특허권을 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 한다.

한편, 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고

그 허가 또는 등록 등(이하 "허가 등"이라 한다)을 위하여 필요한

유효성.안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는

그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간을 한 차레만 연장하거나

특허출원에 대하여 특허출원일부터 4년과 출원심사 청구일부터 3년중 늦은 날보다 지연되어 특허권의 설정등록이

이루어지는 경우에는 그 지연된 기간만큼 해당 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다.

그러나 존속기간 내라도 특허권의 포기 또는 특허료의 불납 등으로 특허권이 소멸된 때에는

그때부터 특허권의 효력은 상실된다.

2. 내용적 범위

특허권 효력은 적극적 효력과 소극적 효력으로 구분된다.

- 적극적 효력

적극적 효력이란 독점성에 기인한 효력으로서 특허권자만이 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 말한다.

법 제94조에서는 "특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다"라고 하여

적극적 효력의 근거가 되고 있다.

- 소극적 효력

소극적 효력이란 배타성에 기인한 효력으로서 정당한 권원 없는 제3자가 특허발명의 보호범위에 속하는

발명을 업으로서 실시하면 이를 침해라고 하여 배제할 수 있는 권리를 말한다.

타인의 실시가 침해가 되는 경우 특허권자는 침해자에 대하여 그 실시를 중지할 것을 청구할 수 있으며,

침해행위로 인하여 손해를 입은 경우에는 손해배상청구 등의 각종 민.형사상의

제재조치를 취할 수 있다. 특허법에서는 소극적 효력에 대해 직접적으로 규정하고 있지 않으나,

적극적 효력인 독점성을 보장하기 위해서는 독점성을 침해하는 행위에 대해서 그 행위를 배제할 수 있는

배타성이 있어야 한다고 하여, 소극적 효력을 간접적

으로 파악하고 있는 것이 일반적이다.

그러나 소극적 효력을 독점성의 반대급부로서 간접적으로 규정된 것으로 이해하는 경우

특허권에 관해 전용실시권을 설정하였을 때 전용실시권자의 범위에서는 특허권자의 독점적실시가 유보되어 있어

제3자가 무단으로 실시하더라도 특허권의 침해가 되지 않기 때문에 특허권자에게는 침해에 대한 소권이

인정되지 아니한다고 해석되는데, 이는 현재 실무상 인정되고 있는 특허권자의 침해금지청구권 및

손해배상청구권 등에 관한 소권을 설명할 수 없고, 소극적효력이 적극적 효력에서 비롯되는데

소극적 효력의 범위가 적극적 효력의 범위와 상이하다는 문제점이 있다.

3. 지역적 범위

특허권 효력은 속지주의 원칙에 따라 우리나라의 영토 내에만 미친다. 우리나라 내에 있는 자에 대해서는

내.외국인을 불문하고 특허권 효력이 미친다. 파리조약 제4조의2 역시

"동맹국의 국민이 각 동맹국에서 출원한 특허는 동맹국 또는 비동맹국에 관계없이 동일한 발명에 대하여

타국에서 취득한 특허로부터 독립한다"라고 규정하여 특허독립(속지주의)의 원칙을 천명하고 있다.

한편, 헌법상 한반도의 일부인 북한에도 특허권의 효력이 미치는 것으로 되어 있지만

사실상 그 실효성은 의문시된다.

특허권 효력, 더 궁금하시다면

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