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원심은, 25개의 청구항을 그 특허청구범위로 하고, 명칭을 "전자기식 경계층 제어장치 및 제어방법"으로 하는

이 사건 출원발명의 특허청구범위 중 제19항(이하 '제19항 발명'이라고 한다)이 진보성이 없다는 이유로

원고의 거절사정불복심판청구를 기각하는 심결이 내려진 이후인 2000. 9. 18. 원고가 특허청에 제19항 발명에 대하여

특허받을 권리를 포기하고 이에 대한 특허출원을 취하한다는 내용의 출원취하서를 제출하였습니다.

하지만 특허청장이 2000. 10. 10. 특허청구범위의 일부에 대해서만 출원취하할 수 없다는 이유로

특허법시행규칙 제11조의 규정에 의하여 위 출원취하서를 반려한 사실을 인정한 다음, 

특허법상 특허출원의 일부 취하는 인정될 수 없는 것이고, 제19항 발명에 대한 출원취하는 

사실상 특허출원의 보정에 해당하는데 원고는 특허법 제47조에 정해진 보정기간을 도과한 이후에

위 출원취하서를 제출하였기 때문에 특허청장의 위 반려처분은 정당하고 제19항 발명에 대한 특허출원의 취하는 

그 효력이 없으므로 제19항 발명에 진보성이 없는 이 사건 출원발명은 그 특허출원 전체가 거절사정되어야 한다는 

취지로 판단하였습니다.

특허출원의 일부 취하는 취하하고자 하는 부분을 제외한 나머지 부분만으로 특허출원을 감축하여 

그 효과를 특허출원시에 소급시킴으로써 감축된 부분만을 특허출원으로 삼고자 하는 것인바, 

특허법에는 이와 같은 목적을 달성하기 위한 절차로 특허출원서에 첨부된 명세서와 도면의 보정이라는 제도 및 

그 보정의 시기와 범위를 제한하는 규정을 두고 있을 뿐 특허사정이 되기 전에 특허출원의 

일부를 취하할 수 있다고 규정해 놓은 바 없습니다.

특허법에 정해진 보정기간 경과 후에도 특허출원의 일부 취하를 허용하는 것은 

특허출원의 보정에 엄격한 시기적 제한을 두고 있는 특허법의 취지에도 반하므로 

특허출원인이 출원의 일부 취하라는 이름의 서류를 제출하였다고 하더라도 보정과 같은 목적을 달성하고자 

하는 것이라면 특허법상 보정과 마찬가지로 보아야 하기에 특허청장이 특허법상의 보정기간 경과 후에 

출원취하서라는 이름으로 제출된 서류를 원고에게 반려한 것은 결과적으로 정당하고, 

특허청장이 위와 같이 출원취하서를 반려함으로써 위 출원의 일부 취하에 의하여 달성하고자 한 

절차의 성립 자체도 부정되므로(만일, 특허청장이 위 출원취하서를 수리하였다고 하더라도 

위 출원취하서는 보정기간이 경과한 후 제출된 보정서와 마찬가지이므로 제19항 발명을 삭제한 보정으로서의 

효과가 생기지 않음은 물론이다), 원심이 제19항 발명이 여전히 이 사건 출원발명의 특허청구범위에 

포함되어 있음을 전제로 이 사건 출원발명의 특허출원에 대한 거절사정이 정당한 것인지에 관하여 

판단한 것은 정당하고 거기에 특허출원의 일부 취하와 보정에 관한 법리를 오해한 위법이 없습니다.

기록에 의하면 제19항 발명은 그 우선권 주장일 이전에 공개된 미국특허 제3,360,220호 발명에 비하여

진보성이 없다고 봄이 상당하고,  특허청구범위가 여러 개의 청구항으로 되어 있는 경우

그 하나의 항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 출원이 전부 거절되어야 하는 것이며

(대법 1992. 2. 24. 선고 91후578 판결)

제19항 발명에 대한 출원취하의 효력이 없음은 앞서 본 바와 같으므로, 

원심이 제19항 발명에 진보성이 없음을 이유로 이 사건 출원발명의 특허출원 전체가 거절되어야 한다고 판단한 것은

정당하고, 거기에 상고이유로 지적하는 바와 같은 2개 이상의 청구항을 갖고 있는 특허출원의 거절에 관한 

법리를 오해한 위법이 없습니다. 따라서 상고를 기각하였습니다.

의장의 구성 중 물품의 기능에 관한 부분이라 하더라도

그 기능을 확보할 수 있는 선택가능한 대체적인 형상이

존재하는 경우에는 물품의 기능을 확보하는 데에

불가결한 형상이라고 할 수 없습니다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면,

원심이 의장의 대상이 되는 대상물품을 “트럭용 적재함 지지구”로

하는 이 사건 등록의장(등록번호 제237866호)의 구성 중

축고정부 내부의 형상이 원형인 것은 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이나 그 밖의 부분은 자유롭게 디자인할 수 있는

부분이라는 이유로, 이 사건 등록의장은 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상만으로 된 의장이 아니라는 취지로 판단한 것은

정당하고, 상고이유에서 주장하는 바와 같은 위법이 없습니다.

등록된 의장은 객관적 창작성이 있어야만 그 권리범위가

인정되는 것이지만, 의장법이 요구하는 객관적 창작성이란

과거 또는 현존의 모든 것과 유사하지 아니한 독특함만을

말하는 것이 아니고, 과거 및 현존의 것을 기초로 하여

거기에 새로운 미감을 주는 미적 창작이 결합되어

그 전체에서 종전의 의장과는 다른 미감적 가치가

인정되는 정도면 족합니다

(대법 2001. 6. 29. 선고 2000후3388 판결 참조).

등록된 의장을 구성하는 개개의 형상ㆍ모양이 공지 공용에

속하는 것이라도 이것들이 결합하여 새로운 심미감을

불러일으키는 경우에는 이를 의장의 유사 여부 판단의

대상으로 삼을 수 있습니다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 확인대상의장은

이 사건 등록의장과 유사하여 이 사건 등록의장의 권리범위에

속한다고 판단한 것은 정당하고, 상고이유에서 주장하는 바와 같은

의장의 유사 여부 및 권리범위 판단에 관한 법리오해,

심리미진 등의 위법이 없습니다.

따라서 상고를 기각하고 상고비용은 패소자인

원고가 부담하게 하기로 하였습니다.

디자인출원 디자인침해등

지식재산권 보호는 창작성이 있어야

법리에 따라 보호받을 수 있는데요

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특허사무소 소담입니다.

출원인이 지정상품과의 관계에서 특허청으로부터 상품의 품질을 오인하게 한다는 등의 이유로

거절이유를 통지받은 후 지정상품에 관하여 종류를 일부 삭제하고

그 용도와 재료를 한정하는 등의 방법으로 지정상품을 감축할 수도 있는 것인바,

이 경우 출원의 요지를 변경하지 아니하고 그와 같이 유통되는 거래계의 실정이 인정된다면

그와 같은 지정상품의 특정도 가능하다고 할 것입니다.

원심판결의 이유와 기록에 비추어 살펴보면 원고는 원래 지정상품은 방습제, 방미제, 탈취제 등으로 하고

녹차와숯으로 구성된 표장을 상표출원함에 있어서 특허청으로부터 품질오인의 염려가 있다는

의견제출통지를 받자 2004. 11. 11.자로 이 사건 지정상품을 ‘탈취제(녹차와 숯을 원재료로 한 냉장고용에 한함)’라고

보정하였습니다.

탈취제란 단어의 사전적 의미나 실제 거래계에서도 녹차와 숯의 탈취 혹은 방습 기능이 어느정도 인식되어

있어 보이는 사정에다가 앞서 본 이 사건 출원경과등에 비추어 본다면

이 사건 출원상표의 지정상품은 최종보정에 의한 녹차와 숯을 원재료로 한 냉장고용 탈취제라고

확정해야 할 것이므로 이와 같은 지정상품에 관하여 출원상표 녹차와숯을 사용한다한들

그것이 어떤 품질오인의 염려를 주는 것이라고 할 수는 없습니다.

따라서 이와 달리 판단한 원심판결에는 상표법 제7조 제1항 제11호에 관한 법리를 오해하여

그와 관련된 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 그 판결 결과에 영향을 미친 위법을 저지른 잘못이 있습니다.

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 사건을 원심법원에 환송하기로 하였습니다.

상표출원 및 상표출원거절시 상표출원보정을 거친 후 다시 상표출원등록 신청을 할 수 있는데요

특허출원 및 특허등록으로 소중한 내 지식재산권을 온전히 담아내는

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상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것)

제73조 제1항 제7호는 상표법 제 23조 제1항 제3호 본문에

해당하는 경우를 상표등록취소 사유로 정하고 있고

제23조 제1항 제3호 본문은 “조약당사국에 등록된 상표 또는

이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의

대리인이나 대표자 또는 상표등록출원일 전 1년 이내에

대리인이나 대표자이었던 자가 상표에 관한 권리를 가진 자의

동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유 없이 그 상표의 지정상품과

동일하거나 이와 유사한 상품을 지정상품으로

상표등록출원을 한 경우”를 규정하고 있습니다.

조약당사국에서 상표에 관한 권리를 가진 자의 보호를 강화함으로써 공정한 국제거래질서를 확립하고자 하는 위 규정의 입법 취지에

 비추어 볼 때, 여기서 ‘정당한 이유’가 있는 경우란 반드시

상표에 관한 권리를 가진 자가 대리인 등의 상표출원에

명시적으로 동의한 경우에 한정되지 아니하고, 묵시적으로 동의한

경우는 물론 상표에 관한 권리를 가진 자가 우리나라에서

그 상표를 포기하였거나 권리를 취득할 의사가 없는 것으로

믿게 한 경우와 같이 대리인 등이 당해 상표 또는 이와 유사한

상표를 출원하여도 공정한 국제거래질서를 해치지 아니하는 것으로 볼 수 있는 경우를 포함하며 이러한 법리는

상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에 관하여도

마찬가지로 적용됩니다.

피고는 2001년 1월경 피고의 대한민국 지점인 M을 설립하여

한국에서 영업활동을 하였고, 소외인은 2003년 3월경부터

M의 대표자로 근무하였습니다.

피고는 2001년 1월경 피고의 대한민국 지점인

M을 설립하여 한국에서 영업활동을 하였고,

소외인은 2003년 3월경부터 M의 대표자로 근무하였습니다.

 소외인은 2006. 9. 27. 원고 회사를 설립하여 대표자 사내이사로

취임하고, 2006년 12월경 피고와 사이에 M 및 원고 회사에 관한

사항, 상호 계속 사용의 조건, 취급 상품, 대금 지급 등에 관하여

판매기본계약을 체결하였습니다.

원고는 2008. 9. 1. 피고와 다시 판매기본계약을 체결하였고

그 계약서 제21조 제3항에는 계약종료 시의 조치로

“원고는 계약종료 후 피고가 원고에게 판매하고 있던 상품과

유사한 상품에 피고의 상품과 동일·유사한 상품명·호칭을

사용하여 판매하지 아니한다.”라고 기재되어 있습니다.

피고는 피고의 국내 총판인 원고와 계속 거래하여 왔으나,

2012. 7. 9.경 원고의 채무불이행을 이유로 판매기본계약을

해지하는 통지서를 보냈습니다.

이 사건 등록상표들은 2008년 11월경과 2012년 5월경 출원하여

등록된 것인데, 원고는 이 사건 등록상표들을 출원하면서

피고에게 출원 승낙을 요청하거나 피고의 동의를 받았다는

증거를 제출하지 못하였습니다.

원고는 원고가 피고의 동의를 받아 피고를 위하여

이 사건 등록상표들과 유사한 원심판시 소외인 명의 등록상표들을

출원·등록받은 다음 이를 다시 피고로부터 양수하였으므로

원고가 이 사건 등록상표들을 출원한 데 정당한 이유가 있다고

주장하지만, 소외인 명의 등록상표들 역시 피고의 동의 없이

출원된 것으로 보이고, 소외인 또는 원고가 소외인 명의

등록상표들에 관한 상표권을 피고로부터 양수하였다고 보기 어렵기에 원고가 소외인 명의 등록상표들에 관하여 소외인으로부터

상표권이전등록을 받았다는 사정만으로는 이 사건 등록상표들의

출원에 관하여 피고가 묵시적으로 동의하였다거나

피고의 대한민국에서의 상표등록의 포기를 신뢰하게 하였다는 등의 정당한 이유가 있다고 볼 수 없습니다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면

원심의 판단은 정당하고 거기에 상고이유의 주장과 같은

상표법 제23조 제1항 제3호 본문의 정당한 이유의 해석과

적용에 관한 법리오해나 심리미진등의 위법이 없습니다.

따라서 상고를 기각하고 상고비용은 원고가 부담하게 되었습니다.

조약당사국에서 상표에 관한 권리를 가진 자의 보호를

강화함으로써 공정한 국제거래질서를 확립하고자 하는

위 규정의 입법 취지에 비추어 볼 때, 여기서 ‘정당한 이유’가

있는 경우란 반드시 상표에 관한 권리를 가진 자가

대리인 등의 상표출원에 명시적으로 동의한 경우에

한정되지 아니하고, 묵시적으로 동의한 경우는 물론

상표에 관한 권리를 가진 자가 우리나라에서 상표를 포기하였거나

권리를 취득할 의사가 없는 것으로 믿게 한 경우와 같이

대리인 등이 당해 상표 또는 이와 유사한 상표를 출원하여도

공정한 국제거래질서를 해치지 아니하는 것으로

볼 수 있는 경우를 포함하며 이러한 법리는

구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에 관하여도

마찬가지로 적용된다는것을 판시한 사례였습니다.

상표출원 및 상표등록

지식재산권 등록 및 출원은

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원고는 1999. 2. 26. 명칭을 ‘영구 자동 물뽑개’로 하는 이 사건 출원발명을 특허출원 하였다가 

2003. 7. 31. 특허청으로부터 이 사건 출원발명이 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 기재가 불비하여         

특허법 제42조 제3항,  제4항에 해당한다는 이유로 거절결정을 받았습니다.

원고가 이 사건 출원발명의 특허청구범위 등을 별지 기재와 같이 보정함에 따라 진행된 심사전치절차에서 

특허청은 이 사건 출원발명의 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 기재가 불비하다는 이유로 

원 결정을 유지하였고, 특허심판원도 위 거절결정에 대한 원고의 불복심판청구에 대하여 

이 사건 출원발명의 특허청구범위에는 특허법 제42조 제4항 제1, 3호에 해당하는, 

발명의 상세한 설명에는특허법 제42조 제3항에 해당하는 각 기재불비사유가 있어 

특허청의 원 결정이 정당하다는 이유로, 원고의 청구를 기각하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였습니다.

원고가 이 사건 출원발명의 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 기재에 불비가 없다는 취지의 주장을 하므로 보건대, 이 사건 출원발명의 특허청구범위는 청구항 1.이라는 항목 아래에 ‘독립항 1. 액체를 형태 변형하여 이용하고

에너지화한 지적 범위, 1.에 종속항 도면 1, 2에서 [그림 1, 2, 3, 4, 5(보정서 도면, 양면성), 6]의 물뽑개’라고

기재되어 있어서, 그 구체적인 구성은 차치하고 그 특허청구범위가 하나의 항으로 되어 있는지

두 개의 항으로 되어 있는지 조차 불분명합니다.

그 구체적인 구성에 있어서도 특허청구범위는 발명의 상세한 설명 또는 도면의 기재를 인용하지 않으면

적절하게 기재할 수 없는 경우가 아닌 한 발명의 상세한 설명 또는 도면의 기재를 인용할 수 없는데,

이 사건 출원발명은 그 특허청구범위에는 구성이라고 볼 수 있는 요소를 전혀 기재하지 않은 채

도면을 인용하고 있을 뿐만 아니라, 별지 기재 도면에도 이 사건 출원발명의 구성이라고 볼 수 있는 요소가

도시되어 있지 않아 도면의 기재를 인용하지 않으면 적절하게 기재할 수 없는 경우에 해당하지 않아서

그 특허청구범위가 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재되어 있지 않고,

위와 같이 그 특허청구범위의 구성을 전혀 알 수 없어 그 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여

뒷받침된다고 볼 수도 없어서 이 사건 출원발명은 특허법 제42조 제4항 제1, 3호에서 요구하고 있는

특허청구범위 기재 요건을 갖추지 못하고 있습니다.

한편, 위에서 본 바와 같이 이 사건 출원발명은 그 특허청구범위에 기재된 발명이 무엇인지를 전혀 알 수 없어서

발명의 상세한 설명에 그 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로

그 목적·구성 및 효과가 기재되어 있다고 볼 수도 없기에 이 사건 출원발명의 특허청구범위에는

특허법 제42조 제4항 제1, 3호에 해당하는, 발명의 상세한 설명에는 특허법 제42조 제3항에 해당하는

각 기재불비사유가 있으므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법합니다.

따라서 원고의 청구는 이유 없다하여 이를 기각하고 소송비용은 원고가 부담하도록 하였습니다.

특허분쟁 및 소송은

대기업 출원 및 소송담당 팀장 출신의 변리사와

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특허법률사무소 소담에서 특허상담 및 법률자문을 받고 진행하시는것을 권합니다.

실용신안법 제45조 제1항

실용신안권침해죄가 성립하기 위해서는, 피고인이 등록실용신안의 실용신안등록청구범위에 기재된 

각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 그대로 포함되어 있는 동일한 고안을 실시하거나, 

피고인이 실시한 고안에 구성요소의 변경이 있더라도, 등록실용신안과 과제의 해결원리가 동일하고 

그러한 변경에 의하더라도 등록실용신안에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며 그와 같이 변경하는 것이 

그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도여서 

균등한 관계에 있는 고안을 실시하여야 합니다.

(대법원 2009. 1. 15. 선고 2006도9213 판결 등 참조).

원심은, 이 사건 공소사실 중, 피고인 1이 2007. 10.경 공소외 주식회사에 의뢰하여 

3차원 입체시트 100장을 생산하게 하여, 명칭을 ‘방사형 볼록렌즈 입체인쇄시트’로 하는 

이 사건 등록실용신안의 실용신안권을 침해하고, 피고인 2 주식회사는 대표이사인 피고인 1이 그 업무에 관하여 

위와 같이 이 사건 등록실용신안의 실용신안권을 침해하였다는 공소사실 부분을 유죄로 판단하였습니다.

그러나 앞서 본 법리에 비추어 보면, 피고인들이 위와 같이

이 사건 등록실용신안의 실용신안권을 침해하였다고 하기 위해서는,

이 사건 물품의 기술적 구성이 이 사건 등록실용신안의 실용신안등록청구범위 제1항 내지 제6항 중

어느 것과 동일하거나 균등한 관계에 있어야 하는데, 원심이 적법하게 채택한 모든 증거에 의하더라도

이 사건 물품의 구체적인 기술적 구성을 알 수가 없는 이상 그것이 이 사건 등록실용신안의

각 실용신안등록청구범위 중 어느 것과 동일하거나 균등한 관계에 있다고 볼 수 없으므로,

피고인들이 이 사건 등록실용신안의 실용신안권을 침해하였다고 할 수가 없습니다.

따라서 피고인들에 대한 이 부분 공소사실을 유죄로 판단한 원심에는

실용신안권침해에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써

판결에 영향을 미친 위법이 있기에 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있습니다.

결국, 원심판결 중 이 사건 물품의 생산으로 인한 실용신안권침해 부분은 파기되어야 할 것인데, 

원심이 이 사건 공소사실 중 무죄로 인정한 부분은 위 파기 부분과 포괄일죄의 관계에 있으므로 

함께 파기될 수밖에 없습니다.

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 

사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 

사건을 인천지방법원 합의부에 환송하였습니다.

실용신안권침해죄가 성립하기 위한 요건을 판시한 사례였는데요,

특허법 실용신안법등

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상표의 유사 여부는 그 외관·호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 

그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 

그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 

대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정과 

상표의 주지 정도 등을 종합적·전체적으로 고려하여 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 

전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없습니다

(대법 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결, 대법 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결 등 참조).

원심판결 이유에 의하면, 피고 는 J와 B가 창작한 

어린이용 과학그림책 “The Magic School Bus” 시리즈의 저작권자인데, 

이 사건 원저작물은 1986년 출판된 이래 2007년 1월 기준으로 전 세계에 약 5,300만 부가 판매되었고, 

텔레비전, 출판, 비디오, CD-rom 부분에서 각종 수상작으로 선정된 바 있는 사실, 

우리나라에서도 1997년 교육방송(EBS)에서 방영된 이래 JEI 재능 TV에서 애니메이션 프로그램으로 방영된 바가 있고, 

피고 스콜라스틱 인크의 허락을 받아 피고 주식회사 비룡소가 “신기한 스쿨버스”라는 제호로 

번역·출판한 서적 및 피고 3이 번역·더빙한 “The Magic School Bus” DVD 시리즈물이 

1999년부터 2009년 6월경까지 약 850만 부가 판매되었으며, 

2000년경부터 원심 변론종결일 당시까지 매일경제신문, 동아일보 등 국내 일간지에서 

어린이 과학도서로 추천된 바 있는 사실, 피고들은 “신기한 스쿨버스”, “The Magic School Bus” 등 

원심 판시 피고 사용표장을 피고 출판물 등의 상품에 표시하여 그 호칭 전체로서 홍보, 광고 및 판매해 왔고, 

일반 수요자나 거래자들도 일반적으로 피고 사용표장을 전체로서 호칭해 오고 있는 사실을 알 수 있습니다.

이와 같은 제반 사실관계에 나타난 이 사건 원저작물 및 피고 사용표장의 주지 정도와 피고 출판물 등을 둘러싼 

일반적인 거래실정 등을 앞서 본 법리에 비추어 종합적으로 고려해 보면, 피고 출판물 등에 사용된 

피고 사용표장은 일반 수요자나 거래자들 사이에 그 전체가 일체화된 하나의 단어로서 ‘인체, 과거, 우주 등으로 

이동하며 과학원리 등을 설명하여 어린이의 흥미를 유발하는 상상의 세계에 존재하는 스쿨버스’라는 

독자적이고 새로운 관념을 형성하여 그 전체로서 인식될 뿐 ‘스쿨버스’ 또는 ‘School Bus’ 부분만으로 

분리인식될 가능성은 희박하므로, “녹음된 테이프(음악이 아닌 것), 

녹화된 테이프(음악이 아닌 것), 서적, 학습지” 등을 지정상품으로 하고

으로 구성된 원고의 이 사건 등록상표(등록번호 제315616호)와 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있어 

서로 유사하다고 할 수 없습니다.

따라서 같은 취지의 원심판단은 정당하고 거기에 상고이유의 주장과 같이

상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하거나 논리와 경험의 법칙에 반하여

자유심증주의의 한계를 벗어나는 등의 위법이 없습니다.

그러므로 상고를 모두 기각하고 상고비용은 원고가 부담하도록 하였습니다.

서적, 학습지 등을 지정상품으로 하는 등록상표 스쿨버스의 상표권자 甲 주식회사가

어린이용 과학그림책 시리즈의 저작권자인 을 외국법인과 위 시리즈를

“신기한 스쿨버스”라는 제호로 국내에서 번역·출판한 병 주식회사 등을 상대로 상표권침해금지 등을 구한 사안에서,

을 법인 등의 사용표장이 등록상표와 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있어

서로 유사하다고 할 수 없다고 판시하였습니다.

디자인권 공유 / 특허사무소 소담

디자인권의 공유란 하나의 디자인권을 2인 이상이

공동으로 소유하는 것을 말합니다.

다른 공유자의 동의 없이 실시할 수 있는 공유의 성질을

갖고 있는 동시에 지분의 양도 및 질권.실시권의 설정에 있어

타 공유자의 동의를 요하는 합유적 성질을 갖습니다.

이는 공유자 1인의 지분변동이 타 공유자 지분의 실질적 경제가치에

영향을 미칠 수 있는 무체재산권으로서의 특수성을 고려한 것입니다.

수인의 공동창작물을 공동출원하여 등록받은 경우

디자인등록받을 수 있는 권리가 일부 이전되거나

공동으로 상속하여 등록받은 경우, 질권에 의해 지분이 경락된 경우,

예약승계를 통해 직무 디자인의 수인의 사용자에게 귀속된 경우

등을 발생 태양으로 합니다.

공유 디자인권에 대한 지분 비율은 계약 또는 법률의 규정에 의하여

결정되지만 이러한 사정이 없는 경우에는

균등한 것으로 추정합니다.

공유디자인권은 무체재산권이라는 특성상,

각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는

타공유자의 동의없이 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을

지분비율에 관계없이 실시할 수 있습니다.

공유자 중 1인이 창작한 이용디자인은 특별한 약정이 없는 이상

공유디자인권에 대한 실시 권한을 가지므로 이용디자인 역시

자유롭게 실시할 수 있습니다.

침해금지청구권의 경우 보존행위임을 이유로

각 공유자가 행사할 수 있다는 견해가 있으나 패소시 타공유자에게

기판력이 미치게 되어 처분행위가 되는 문제가 있으므로

각 공유자는 자신의 지분권에 기하여 행사할 수 있다는 견해가

패소판결의 기판력이 타공유자에게 미칠 염려가 없어 타당합니다.

손해배상청구권의 경우 공유자 1인이 손해액 전부에 대한

청구가 가능하단 견해가 있으나 향후 고융자간의 내부처리가

문제되기에, 지분비율에 따른 손해액만을

청구할 수 있다고 봄이 타당합니다.

각 공유자는 침해자에 대해 부당이득반환청구권, 신용회복청구권등을

행사할 수 있습니다.

공유디자인권에 대해 공유자 간 특약이 있는 경우 적극적 효력이

제한됩니다. 계약자유의 원칙을 존중하기 위함인데요

그 이외에는 지분 비율과 관계없이 등록디자인의

자유로운 실시가 가능합니다. 이용에 있어 점유를 요하지 않는

무체재산권이기 때문입니다.

각 공유자는 다른 공유자의 동의 없이는 지분의 양도 및

지분에 대한 질권을 설정할 수 없습니다.

새로운 공유자의 자본력.기술력 등에 따라

지분의 실질적 경제가치의 변동을 초래하기 때문입니다.

각 공유자는 타 공유자의 동의 없이 디자인권에 대한

전용실시권의 설정이나 통상실시권의 허락을 할 수 없습니다.

실시권자의 자본력.기술력에 의해

공유자 간의 이해관계가 변화되기 때문입니다.

디자인권에 관한 절차를 밟을 경우 각자가 전원을 대표하나

법 제13조 각 호의 사항은 전원이 공동으로

절차를 밟아야 합니다. 다만 대표자를 정하여 신고한 경우에는

대표자가 전원의 동의를 얻어 절차수행이 가능합니다.

심판당사자가 되는 경우 공유디자인권자 전원이 공동으로

청구이 ㄴ또는 피청구인이 되어야 하는데요 심판의 결과는

각 공유자의 이해관계에 중요한 영향을 미치기에

합일확정의 필요가 있어 고유필수적 공동심판으로

규정하고 있습니다.

공유디자인권자 일부를 누락한 경우에는 디자인권자를

추가하는 심판청구서의 보정을 통해

그 흠을 극복할 수 있습니다.

대법원판례에서는 상표권에 대한 심결취소소송은

고유필수적공동소송이라고 할 수 없고 공유자 중 1인이라도

당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한.방해하는

심결이 있을 때엔 단독으로 심결의 취소를 구할 수 있다고

판시하였는데요, 디자인권에 대해서도

적용 가능한 것으로 해석됩니다.

디자인 선출원에 따른 통상실시권

타인의 디자인권이 설정등록 되는 때에 그 디자인등록출원된 디자인의 내용을

알지 못하고, 선의로 국내에서 그 디자인 또는 이와 유사한 디자인의 실시사업을 하거나

준비를 하고 있는 자는 일정 요건하에서 그 디자인권에 대해 통상실시권을 갖습니다.

이는 법률의 규정에 의해 인정되는 무상의 통상실시권으로서

채권적 권리에 해당합니다.

2007년 시행법이 중복투자.개발 및 거절의 연쇄를 방지하기 위해

거절결정.심결이 확정된 출원의 선원의 지위를 부정함에 따라

신규성 위반을 이유로 거절된 선출원인의 자유실시영역에서의 실시가

선출원과 유사하지만 선원의 지위가 없음을 이유로 등록된

후출원 등록디자인권의 침해를 구성하는 문제가 발생될 수 있어

이 경우 선.후출원인간의 이해관계를 조정하기 위함입니다.

선출원에 따른 통상실시권이 발생하려면 선의의 실시여야 하는데요

선의란 디자인등록출원된 디자인의 내용을 알지 못하고 그 디자인을

창작하거나 그 디자인을 창작한 자로부터 지득한 경우를 의미합니다.

또한 타인의 디자인권의 설정등록시에 국내에서 그 디자인 또는

이와 유사한 디자인의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있어야 하는데요,

본 요건은 선출원자의 실시 개시의 시기적 요건에 관한 것입니다.

후출원의 출원이후부터 설정등록 이전까지 실시사업 또는 그 준비를 하여야 합니다.

이 시기에 개시된 실시라면 타인의 등록디자인을 알 것 없이 개시된 실시이기 때문에

구제의 대상으로 한 것입니다.

후출원 디자인의 출원 전에 실시 또는 준비를 하는 경우라면

이미 종전의 선사용에 의한 통상실시권에 따른 구제가 규정되어 있으므로

본 규정의 적용대상이 아니며

실시사업이란 법 제2조 제7호 규정되고 있는 형태로서의 실시사업이 되고 있는 경우를 말하며

사업의 준비란 명확치는 않으나 머릿속에서 생각하고 있던 정도 또는

단지 출원만 있는 경우는 준비에 해당되지 않고 준비사업을 객관적으로

증명하는 데 충분한 증거가 필요합니다.

타인의 디자인권을 설정등록받기위해 디자인등록출원을 한 날 전에

그 디자인 또는 이와 유사한 디자인에 대하여 디자인등록출원을 하였을 것이 요구되는데요,

본 규정에 따른 통상실시권은 타인의 출원보다 선출원된 자신의

디자인등록출원이 있었음을 전제로 합니다.

타인의 디자인권이 설정등록되는 때에 자신이 한 디자인등록출원에 관한

디자인의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있을 것 역시 요구되는데,

본 요건은 거절결정이 확정된 출원과 실시디자인과의 관계에 관한 요건입니다.

실시사업 등을 하고 있는 디자인은 선출원에 관한 것이어야 하고

출원디자인에 유사한 디자인은 포함되지 않습니다.

선출원디자인이 신규성상실을 이유로 거절결정 또는 심결이 확정되었어야 하는데요,

거절이유를 신규성 상실로 제한한 것은 고지디자인과 동일.유사한 디자인은

일반공중이 자유롭게 실시할 수 있는 영역에 해당되는 것으로서

이러한 공지영역에 있는 선출원 디자인에 대해 선출원의 지위가 없어

등록될 수 있었던 후출원 디자인에 유사하다는 것을 이유로

침해를 인정하는 것은 양자의 형평상 선출원인에게 심히 부당한 것이기 떄문입니다.

마지막으로, 선사용에 의한 통상실시권이 발생되는 경우가 아니어야 하는데요

선출원에 따른 통상실시권은 선사용권이 인정되지 않는 경우에

선출원에 의한 선의의 실시자를 구제하기 위한 규정이기 때문입니다.

특허사무소 소담은

변리사와 변호사가 함께 있어

내 소중한 지식재산권을 온전히 담아내기 위해

특허상담은 물론 법률자문 서비스를 제공하고 있습니다.

디자인출원 - 국제디자인등록출원

헤이그협정에따라 대한민국을 지정한 국제디자인등록출원은

국내에서 출원된 것과 동일한 효력을 가지므로

국내 출원 및 심사절차를 따릅니다.

다만, 이 과정에서 국내출원에 적용되는 일부 조항과 조약이

충될도는 부분이 있을 수 있어

이와 관련된내용을 디자인보호법 제 179 내지

제205조에서 특례로 규정하고 있습니다.

헤이그협적 제10조(2)에 따른 국제등록일은

이 법에 따른 디자인등록출원일로 봅니다.

국제등록일은 국제출원일이 되는것이 원칙이지만

형식요건의 흠결로 인하여 보정이 이루어진 경우에는

국제사무국이 보정서를 접수한 날 또는

국제출원일 중 늦은 날로 봅니다.

국제디자인등록출원에 대하여는 법 제38조

(디자인등록출원일의 인정 등)를 적용하지 않으며

창작내용의 요점의 기재가 요구되지 아니하고

도면이 이미 제출되어 있으므로 법 제37조 제3항의

도면에 갈음하여 사진이나 견본으로 제출할 수 있다는 규정은

적용되지 않습니다.

국제디자이등록출원에 대하여는 법 제43조 규정의

비밀디자인제도를 적용하지 않으며

국제디자인등록출원의 경우 도면 등의 모든 내용이

국제등록부에 공개된 후 국제사무국이 각 지정국에 국제출원서를

송부하므로, 국내출원과 같이 등록 후 디자인의

비밀유지를 구하는 것이 실질적으로 불가능하기 때문입니다.

다만 헤이그협적 제5조(5)에 따른 공개연기신청에 의해

비밀디자인의 효과를 누릴 수 있습니다.

국제디자인등록출원에 대해서는 국내법상 신청에 의한

출원공개규정을 적용하지 않는데요

국제등록은 국제사무국에 의하여 공개됩니다.

그러한 국제등록공개는 모든 체약 당사자에게 충분히

공개된 것으로 간주하고 지정국에서의 더 이상의 국내공개가

요구되지 않습니다(헤이그협정 10조(3)).

국제등록공개는 국제등록일부터 6월 또는 그 이후

가능한 빨리 이루어지는 것이 원칙이며

출원인의 신청에 의해 등록 후 즉시 공개 또는

공개의 연기가 이루어질 수 있습니다.

국제디자인등록출원은 국제출원시에 출원료 및 등록료를

미리 납부하므로 등록료를 납부하여야 설정등록이 된다는

국내법 규정을 적용하지 않습니다.

국제디자인등록출원 후에는 디자인등록을 받을 수 있는

권리의 승계는 국제디자인등록출원인이 국제사무국에

명의변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 않으며

국제디자인등록출원에 대하여는 심사.일부심사등록출원의

구분에 관한 거절규정은 적용하지 않습니다.