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디자인권 공유 / 특허사무소 소담

디자인권의 공유란 하나의 디자인권을 2인 이상이

공동으로 소유하는 것을 말합니다.

다른 공유자의 동의 없이 실시할 수 있는 공유의 성질을

갖고 있는 동시에 지분의 양도 및 질권.실시권의 설정에 있어

타 공유자의 동의를 요하는 합유적 성질을 갖습니다.

이는 공유자 1인의 지분변동이 타 공유자 지분의 실질적 경제가치에

영향을 미칠 수 있는 무체재산권으로서의 특수성을 고려한 것입니다.

수인의 공동창작물을 공동출원하여 등록받은 경우

디자인등록받을 수 있는 권리가 일부 이전되거나

공동으로 상속하여 등록받은 경우, 질권에 의해 지분이 경락된 경우,

예약승계를 통해 직무 디자인의 수인의 사용자에게 귀속된 경우

등을 발생 태양으로 합니다.

공유 디자인권에 대한 지분 비율은 계약 또는 법률의 규정에 의하여

결정되지만 이러한 사정이 없는 경우에는

균등한 것으로 추정합니다.

공유디자인권은 무체재산권이라는 특성상,

각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는

타공유자의 동의없이 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을

지분비율에 관계없이 실시할 수 있습니다.

공유자 중 1인이 창작한 이용디자인은 특별한 약정이 없는 이상

공유디자인권에 대한 실시 권한을 가지므로 이용디자인 역시

자유롭게 실시할 수 있습니다.

침해금지청구권의 경우 보존행위임을 이유로

각 공유자가 행사할 수 있다는 견해가 있으나 패소시 타공유자에게

기판력이 미치게 되어 처분행위가 되는 문제가 있으므로

각 공유자는 자신의 지분권에 기하여 행사할 수 있다는 견해가

패소판결의 기판력이 타공유자에게 미칠 염려가 없어 타당합니다.

손해배상청구권의 경우 공유자 1인이 손해액 전부에 대한

청구가 가능하단 견해가 있으나 향후 고융자간의 내부처리가

문제되기에, 지분비율에 따른 손해액만을

청구할 수 있다고 봄이 타당합니다.

각 공유자는 침해자에 대해 부당이득반환청구권, 신용회복청구권등을

행사할 수 있습니다.

공유디자인권에 대해 공유자 간 특약이 있는 경우 적극적 효력이

제한됩니다. 계약자유의 원칙을 존중하기 위함인데요

그 이외에는 지분 비율과 관계없이 등록디자인의

자유로운 실시가 가능합니다. 이용에 있어 점유를 요하지 않는

무체재산권이기 때문입니다.

각 공유자는 다른 공유자의 동의 없이는 지분의 양도 및

지분에 대한 질권을 설정할 수 없습니다.

새로운 공유자의 자본력.기술력 등에 따라

지분의 실질적 경제가치의 변동을 초래하기 때문입니다.

각 공유자는 타 공유자의 동의 없이 디자인권에 대한

전용실시권의 설정이나 통상실시권의 허락을 할 수 없습니다.

실시권자의 자본력.기술력에 의해

공유자 간의 이해관계가 변화되기 때문입니다.

디자인권에 관한 절차를 밟을 경우 각자가 전원을 대표하나

법 제13조 각 호의 사항은 전원이 공동으로

절차를 밟아야 합니다. 다만 대표자를 정하여 신고한 경우에는

대표자가 전원의 동의를 얻어 절차수행이 가능합니다.

심판당사자가 되는 경우 공유디자인권자 전원이 공동으로

청구이 ㄴ또는 피청구인이 되어야 하는데요 심판의 결과는

각 공유자의 이해관계에 중요한 영향을 미치기에

합일확정의 필요가 있어 고유필수적 공동심판으로

규정하고 있습니다.

공유디자인권자 일부를 누락한 경우에는 디자인권자를

추가하는 심판청구서의 보정을 통해

그 흠을 극복할 수 있습니다.

대법원판례에서는 상표권에 대한 심결취소소송은

고유필수적공동소송이라고 할 수 없고 공유자 중 1인이라도

당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한.방해하는

심결이 있을 때엔 단독으로 심결의 취소를 구할 수 있다고

판시하였는데요, 디자인권에 대해서도

적용 가능한 것으로 해석됩니다.

디자인 선출원에 따른 통상실시권

타인의 디자인권이 설정등록 되는 때에 그 디자인등록출원된 디자인의 내용을

알지 못하고, 선의로 국내에서 그 디자인 또는 이와 유사한 디자인의 실시사업을 하거나

준비를 하고 있는 자는 일정 요건하에서 그 디자인권에 대해 통상실시권을 갖습니다.

이는 법률의 규정에 의해 인정되는 무상의 통상실시권으로서

채권적 권리에 해당합니다.

2007년 시행법이 중복투자.개발 및 거절의 연쇄를 방지하기 위해

거절결정.심결이 확정된 출원의 선원의 지위를 부정함에 따라

신규성 위반을 이유로 거절된 선출원인의 자유실시영역에서의 실시가

선출원과 유사하지만 선원의 지위가 없음을 이유로 등록된

후출원 등록디자인권의 침해를 구성하는 문제가 발생될 수 있어

이 경우 선.후출원인간의 이해관계를 조정하기 위함입니다.

선출원에 따른 통상실시권이 발생하려면 선의의 실시여야 하는데요

선의란 디자인등록출원된 디자인의 내용을 알지 못하고 그 디자인을

창작하거나 그 디자인을 창작한 자로부터 지득한 경우를 의미합니다.

또한 타인의 디자인권의 설정등록시에 국내에서 그 디자인 또는

이와 유사한 디자인의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있어야 하는데요,

본 요건은 선출원자의 실시 개시의 시기적 요건에 관한 것입니다.

후출원의 출원이후부터 설정등록 이전까지 실시사업 또는 그 준비를 하여야 합니다.

이 시기에 개시된 실시라면 타인의 등록디자인을 알 것 없이 개시된 실시이기 때문에

구제의 대상으로 한 것입니다.

후출원 디자인의 출원 전에 실시 또는 준비를 하는 경우라면

이미 종전의 선사용에 의한 통상실시권에 따른 구제가 규정되어 있으므로

본 규정의 적용대상이 아니며

실시사업이란 법 제2조 제7호 규정되고 있는 형태로서의 실시사업이 되고 있는 경우를 말하며

사업의 준비란 명확치는 않으나 머릿속에서 생각하고 있던 정도 또는

단지 출원만 있는 경우는 준비에 해당되지 않고 준비사업을 객관적으로

증명하는 데 충분한 증거가 필요합니다.

타인의 디자인권을 설정등록받기위해 디자인등록출원을 한 날 전에

그 디자인 또는 이와 유사한 디자인에 대하여 디자인등록출원을 하였을 것이 요구되는데요,

본 규정에 따른 통상실시권은 타인의 출원보다 선출원된 자신의

디자인등록출원이 있었음을 전제로 합니다.

타인의 디자인권이 설정등록되는 때에 자신이 한 디자인등록출원에 관한

디자인의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있을 것 역시 요구되는데,

본 요건은 거절결정이 확정된 출원과 실시디자인과의 관계에 관한 요건입니다.

실시사업 등을 하고 있는 디자인은 선출원에 관한 것이어야 하고

출원디자인에 유사한 디자인은 포함되지 않습니다.

선출원디자인이 신규성상실을 이유로 거절결정 또는 심결이 확정되었어야 하는데요,

거절이유를 신규성 상실로 제한한 것은 고지디자인과 동일.유사한 디자인은

일반공중이 자유롭게 실시할 수 있는 영역에 해당되는 것으로서

이러한 공지영역에 있는 선출원 디자인에 대해 선출원의 지위가 없어

등록될 수 있었던 후출원 디자인에 유사하다는 것을 이유로

침해를 인정하는 것은 양자의 형평상 선출원인에게 심히 부당한 것이기 떄문입니다.

마지막으로, 선사용에 의한 통상실시권이 발생되는 경우가 아니어야 하는데요

선출원에 따른 통상실시권은 선사용권이 인정되지 않는 경우에

선출원에 의한 선의의 실시자를 구제하기 위한 규정이기 때문입니다.

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특허 심결취소소송 판례

원고는 2005. 12. 12. 특허청에 명칭을 ‘입체적 투명 마블칩을 함유한 인조대리석 및그의 제조방법’으로 한 발명을 출원하여

2006. 10. 2. 제633696호로 등록받았으나, 2007. 1. 10. 제기된

이의신청에 의하여 특허청으로부터 이 사건 특허발명의 청구범위 중 제1, 2, 4, 5, 6항에 대한 특허취소결정을 받았는바,

이에 원고는 2007. 9. 21. 특허심판원에 2007취199호로

위 결정에 불복하는 심판을 청구하는 한편

소외 심판이 계속중인 2007. 11. 2.2007정113호로

이 사건 특허발명의 청구범위 제1항을 정정하는

이 사건 정정심판을청구하였습니다.

특허심판원은 이 사건 정정심판 사건을 심리한 다음,

2008. 1. 30. 이 사건 정정심판청구일 현재 소외 취소결정불복심판

사건의 심리가 진행중이므로 이 사건 정정심판은

구 특허법 제136조 제1항에 정하여진 특허이의신청이

특허심판원에 계속되고 있는 경우에 해당하여 부적법하다는 이유로 이 사건 정정심판청구를 각하하는 이 사건 심결을 하였습니다.

구 특허법 제136조 제1항에 의하면 “특허권자는 제47조 제3항

각호의 1에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는

도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다.

다만, 특허이의신청 또는 특허의 무효심판이 특허청 또는

특허심판원에 계속되고 있는경우에는 그러하지 아니하다.”라고

규정되어 있습니다.

그런데 제3자가 등록된 특허에 대하여 특허이의신청을 하고

이에 따라 특허청 심사관합의체가 그 특허에 대하여

특허취소결정을 한 경우 특허권자는 특허심판원에

그 특허취소결정에 대한 불복심판을 청구할 수 있는바,

위 특허취소결정불복심판이 특허심판원에 계속중인 것이

구 특허법 제136조 제1항 단서의 “특허이의신청 또는

특허의 무효심판이 특허청 또는 특허심판원에 계속되고 있는 경우”에 해당하는지 여부가 문제됩니다.

살피건대, 특허이의신청의 심사와 결정은 특허청의

심사관합의체에 의하여 이루어지고 특허무효심판절차는

특허심판원의 심판관합의체에 의하여 이루어지므로

위 단서의 “특허이의신청 또는 특허의 무효심판이 특허청

또는 특허심판원에 계속되고 있는 경우”는

‘특허이의신청이 특허청에 계속되고 있는 경우

또는 특허의 무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우’로

해석하는 것이 문언상 분명하고, 특허취소결정불복심판절차는

특허심판원이 특허취소결정에 대한 당부를판단하기 위한 것으로서

특허이의신청절차와는 판단의 주체와 대상 등이 다르므로

양절차를 동일한 것으로 볼 수 없습니다.

또한 특허이의신청절차나 특허무효심판절차와달리

특허취소결정불복심판절차 내에서는

특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정청구가

허용되지 않으므로, 특허취소결정불복심판이 특허심판원에

계속중인 것을 위 단서의 “특허이의신청 또는

특허의 무효심판이 특허청 또는 특허심판원에 계속되고 있는경우”에 해당한다고 할 수 없습니다.

이에 대하여 피고는, 취소결정불복심판 또는 특허무효심판이

법원에서 계속중인경우에는 정정심판을 청구할 수 있는바

이는 당사자계 사건에 대한 특허법원의 심리범위에 관하여

무제한설을 채택하고 있기 때문에 취소결정불복심판 피청구인이나

무효심판 청구인은 소송 단계에서 그 전에 제출하였던 것보다

더 확실한 새로운 증거를 제출할 수 있으므로

특허권자에게도 그에 대한 대응방법으로서 정정심판을

제기할 수 있도록 한 것이지만, 특허심판원의 취소결정불복심판은

심리범위가 제한되어 이의신청단계에서 제출된 증거범위 안에서

다시 한번 판단을 하므로 소송 단계와달리 정정심판의 청구가

허용되지 않는다고 주장합니다.

그러나 특허에 관한 심판절차는 직권주의가 적용되어

당사자가 신청하지 않은 이유에 대하여도 판단할 수 있는 점을

고려하면 법원의 심결취소소송단계에서 정정심판이 허용되는 이유가 심판절차에 비하여 심리범위가 넓기 때문이라고볼 수는 없습니다.

구 특허법 제136조 제1항 본문은 정정심판을 청구할 수 있는 시기를 특별히 제한하고 있지 않으므로

특허권자는 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정할 필요가 있는 한 특허이의신청 혹은 특허무효심판 절차 전이든

그 후이든 혹은 심결취소소송 계속중이든 관계없이

정정심판을 청구할 수 있는 것이 원칙이지만,

특허이의신청이나 무효심판과 같이 당해 절차 내에서

정정청구가 가능한 경우에는 심사 또는 심판절차의 경제를 위하여

같은 항 단서에 의하여 정정심판이 허용되지 않는다고 보는 것이

정정심판제도의 취지에도 부합합니다.

그러므로 피고의 위 주장은 어느 모로 보나 타당하지 않습니다.

그렇다면 이 사건 정정심판은 구 특허법 제136조 단서에 해당하여

부적법하다고 할수 없는바 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여

위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 정당하여 인용하여

특허심판원이 2008. 1. 30. 2007정113호 사건에 관하여 한 심결을

취소하고, 소송비용은 피고에게 부담하도록 하였습니다.

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직물지 디자인분쟁 권리범위확인심판 사례

명칭이 “직물지”인 이 사건 등록디자인(등록번호 제483945호)과 

확인대상디자인의 표면도와 이면도를 대비하여 볼 때, 

양 디자인의 이면은 아무런 모양이 없는 점에서 동일하나, 

그 표면은 이 사건 등록디자인

은 여러 가닥으로 된 실 형상의 선들이 아래로 내려오면서 서로 꼬이듯이 보이도록 한 

‘V’자 모양을 상하좌우로 연속적으로 반복하여 이루어져 있는 반면, 

확인대상디자인은

이 사건 등록디자인과 유사한 바탕 모양에 큰 나뭇잎 모양이 위와 아래로 서로 엇갈려 반복하여 이루어져 있고 

황색 계통의 색으로 채색되어 있어서, 양 디자인은 전체적으로 볼 때 서로 유사하지 않습니다.

그런데 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 위 ‘V’자 모양과 유사한 모양이 일부 반복하여 이루어지다가 

그 사이 사이에 큰 나뭇잎 모양이 위와 아래로 서로 엇갈리게 반복하여 이루어진 것이 혼연일체로 결합하여 

하나의 디자인을 형성하고 있어서 이 사건 등록디자인의 본질적 특징인 

위 ‘V’자 모양이 상하좌우로 연속적으로 반복된 부분 중 상당한 부분이 손상되어 있습니다. 

따라서 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 본질적 특징을 손상시키지 않은 채 

그대로 자기의 디자인 내에 도입하고 있다고 할 수 없으므로 

이 사건 등록디자인을 이용하는 관계에 있다고 할 수 없습니다.

그럼에도 원심은 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인과 이용관계에 있어서

그 권리범위에 속한다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 디자인의 이용관계 여부에 관한 법리를 오해하여

심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있고, 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있습니다.

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고,

사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 판단한 사례가 있었습니다.

특허.디자인분쟁은

각종 법리와 특허법 상표법등 여러 법리가 얽혀있어

지식재산권 분쟁은 매우 복잡합니다.

따라서 변리사와 변호사의 도움을 받을 수 있는

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저촉관계디자인의 법적효과 및 관련문제

후출원 디자인권자등은 선출원권리자의 허락을 얻거나

통상실시권허여심판에 의하지 아니하면

자신의 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 수 없는데요

다만 소극적 효력이 제한되는 경우는 아닌 바

제3자의 침해 행위에 대하여 권리를 행사할 수 있습니다.

또한 실시권이나 질권의 설정 행위 역시 선출원 권리자의

허락을 요하지 않는데요, 다만 실시권자가 이를 실시하기 위해서는

선출원 권리자의 허락이나 통상실시권허여심판의

제기가 요구될 것입니다.

디자인권자.전용실시권자 또는 통상실시권자는 해당 등록디자인

또는 등록디자인과 유사한 디자인이 법 제95조 제1항 또는

제2항에 해당하여 실시의 허락을 받으려는 경우에 그 타인이

정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수

없을 때에는 자기의 등록디자인 또는 등록디자인과 유사한 디자인의

실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을

청구할 수 있습니다.

통상실시권 허락의 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자가

그 통상실시권을 허락받은 자의 등록디자인 또는

이와 유사한 디자인을 실시할 필요가 있는 경우에 그 통상실시권을

허락받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을

받을 수 없을 때에는 통상실시권을 허락받아 실시하려는

등록디자인 또는 이와 유사한 디자인의 범위에서

통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있습니다.

선출원권리자의 허락 또는 통상실시권허여심판에 의하지 않고

등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시하는 행위는

선출원 권리 침해를 구성하여 민.형사상 책임을 질 수 있습니다.

저촉관계에 있는 선출원 등록권리가 존속기간만료로 소멸시

후출원등록권리에 대한 법정실시권이 발생하는데요

기존의 사업시설보호 및 이해당사자등의 손해를

방지하기 위함입니다.

권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판의 경우

원칙적으로 후출원 등록권리의 효력을

부정하는 것에 해당되므로 부적법하나

이용관계의 확인을 위한 경우에는 후출원 등록권리의

효력을 부정하는 것이 아니기에 판례는

이용.저촉관계의 성립유무를 인정하고 있습니다.

상표권에는 강제사용권제도가 없고 법 제70조 제3항 규정의

대가 지급대상에 상표권자가 제외되어 있는 것을 고려하면

후출원 디자인권자는 선출원 상표권자의 허락에 의해서만

자신의 권리의 실시가 가능하다고 해석됩니다.

저작권의 경우 인격권에 맞지 않으므로 통상실시권허락의 심판이

존재하지 않으므로 후출원 디자인권자는 저작권자 허락에 의해서만

자신의 등록권리 실시가 가능하며

선출원 타 공유자의 허락을 얻지 않고도 당해 등록디자인 또는

이와 유사한 디자인을 실시할 수 있다고 해석되는데요

디자인권이 공유인 경우 실시는 지분의 관념을 떠나

자유실시를 원칙으로 하기 때문입니다.

디자인보호법에서 보는 디자인의 이용관계

특허권.실용신안권.상표권.저작권간에는

독자적 요건에 의해 각각 권리가 발생되므로

상이한 법익간에는 동일한 객체에 대한 권리가 경합될 수 있습니다.

또한 디자인보호법 내로 한정하여 살피더라도

후출원 권리가 선출원 권리의 내용을 이용하였으나

전체로서는 비유사하면 선.후출원 모두

디자인등록이 가능한 경우가 있습니다.

이러한 중첩되는 2 이상의 권리들은 적법하게 등록된 권리이지만

이를 실시하면 선.후출원 권리간 충돌이 발생될 수 있어

권리관계의 조정이 요구됩니다.

이 경우 선출원 우위 원칙에 따라 선출원권리자의 이익을 보호하고

후출원 권리자의 실시방안을 보장하기 위하여 디자인보호법은

이용.저촉에 관한 규정을 두고 있습니다.

이용관계란 후출원 디자인이 선출원 디자인을 그 본질적인 특징을

손상시키지 않고 그대로 포함하고 있어 후출원 권리를

실시하는 경우에는 후출원 권리에 포함되어 있는 선출원 권리내용

전부의 실시가 수반되지만, 선출원 권리를 실시하는 경우에는

선출원 권리는 후출원의 일부에 불과한바 후출원 권리의

전부 실시는 되지 않는 일방적 충돌관계를 의미합니다.

권리를 전부 실시한다는 의미는 등록권리의 보호범위 이내의

실시가 될 수 있다는 의미입니다.

이러한 일방적 충돌관계가 발생되기 위해서는 필연적으로

후출원의 권리의 내용을 구성하는 요소가 선출원의 그것보다

많아야 하며 후출원의 권리의 내용에 선출원 디자인이

포함되어 있어야 합니다.

이용관계는 후출원 권리의 실시만이 선출원 권리와의 충돌을

발생시킨다는 점에서 선.후출원 권리 어느 것을 실시하더라도

타방의 권리와의 충돌이 발생되는 쌍방충돌의 경우인

저촉관계와 구별됩니다.

이용관계가 성립하려면 적법하게 등록된 2 이상의 권리가

존재해야 합니다. 법 제45조 규정의 취지는 적법하게 등록된

선.후 권리 조정을 위한 규정이므로 권리의 취소이유나

무효사유가 없는 적법 등록 권리여야 합니다.

양 권리 중 어느 하나에 디자인권의 취소사유 또는 무효사유가 있는

경우에는 일부심사등록이의신청이나 무효심판에 의해

일방 권리를 소멸시키는 것으로 권리의 조정이 이루어질 수 있는바

법 제95조 규정의 적용의 대상이 되지 않습니다.

또한 양 권리의 출원일이나 발생일이 상이해야 하는데요

후출원 등록디자인 또는 그와 유사한 디자인이

그 디자인등록출원일전에 출원된 타인의 등록디자인 또는

이와 유사한 디자인.특허발명.등록실용신안 또는 등록상표를

이용하는 경우여야 하며 저작물 이용시

후출원의 디자인등록출원일전에 발생한 타인의 저작권을

이용하여야 합니다.

선.후권리의 출원일이나 발생일이 동일자인 경우에는 본 규정의

규율을 받는 이용관계가 성립되지 않고 양 권리자는

자신의 등록권리를 자유롭게 실시할 수 있습니다.

자신의 선행 권리를 이용하는 경우에는 권리의 조정이

필요치 않기 때문에 본 규정의 적용 대상이 되지 못하는데요

공유인 선출원 등록 권리의 공유자 중 1인의 후출원 등록 권리에

선출원 등록 권리의 권리 내용이 그대로 포함되어 있다고 하더라도

후출원 권리자는 타 공유자의 동의 없이 자신의 권리를 자유롭게

실시할 수 있습니다. 공유자는 지분의 관념을 떠나

등록 디자인을 자유롭게 실시할 수 있는 권리가 있기 때문에

선출원 등록권리와의 충돌이 발생되지 않기 때문입니다.

부품디자인과 완성품디자인은 양자는 용도와 기능이

상이한 비유사물품으로서 선출원 규정이 적용되지 않아

모두 등록이 가능하나 완성품디자인의 외관에

부품디자인이 포함되어 있는 경우 등록 후 이용관계가 성립됩니다.

다만 부품의 구성이 완성품에 가까운 경우에는

유사한 물품으로 취급될 수 있어 후출원은 선출원 규정 위반으로

거절될 것이므로 이용관계가 성립 안됩니다.

한 벌의 물품의 디자인은 한 벌 전체로서 등록요건을 판단하는바

선출원 규정의 적용이 없어 모두 등록이 가능하나

한 벌의 물품의 외관에 그 구성물품의 디자인이 포함되어 있으므로

등록 후 이용관계가 성립됩니다.

양자는 등록받고자 하는 범위 및 보호방법이 상이하여

선출원 규정의 적용이 없어 모두 등록이 가능하나

전체디자인 부분디자인이 포함되어 있는 경우

등록 후 이용관계가 성립됩니다.

디자인무효소송 - 디자인보호법 제5조 제2항

피고는 2012. 2. 21. 이 사건 등록디자인은

그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가

국내에서 널리 알려진 형상에 의해 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하고, 이 사건 등록디자인 공보의 정면도, 사시도,

참고도 1, 2에는 접착제가 형성된 곳에 구획선이 도시되어 있는 반면, 평면도에는 구획선이 도시되어 있지 않아 도면 상호간에

불일치하므로 공업상 이용가능성이 없다고 주장하면서

이 사건 등록디자인에 대하여 등록무효심판(2012당475호)을

청구하게 되었습니다.

특허심판원은 2013. 3. 5. 이 사건 등록디자인은

주지의 형상과 모양에 의해 용이하게 창작할 수 있는 디자인으로서 디자인보호법 제5조 제2항에 해당하여 그 등록이

무효로 되어야 한다 는 이유로 피고의 심판청구를

받아들이는 이 사건 심결을 하게 되었습니다.

이 사건 등록디자인은 종래 존재하지 않던

용도와 기능을 갖는 새로운 물품에 관한 디자인으로서

그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가

국내에서 널리 알려진 형상 등에 의해 용이하게 창작할 수 있는

디자인에 해당하지 않습니다.

이 사건 등록디자인은 그 디자인이 속하는 분야에서

통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 형상 등에 의해

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다고 주장하였는데요,

피고는 변론기일에서 이 사건 등록디자인 공보의 도면들이

상호 불일치하여 공업상 이용가능성이 없다는 취지의 주장을

철회하였습니다.

당사자의 위와 같은 주장을 통해 정리되는 이 사건의 쟁점은,

이 사건 등록디자인이 국내에서 널리 알려진 형상 등에 의해

용이하게 창작될 수 있는 디자인으로서

디자인보호법 제5조 제2항에 해당하는지 여부입니다.

이 사건 등록디자인은, 전체적으로 네 모서리가 라운딩 처리된

직사각형 판재의 형상으로서, 컴퓨터 모니터의 가장자리에 부착되는 부분에 접착제가 도포되어 있고, 그 위에 접착제를 이물질로부터

보호하기 위해 이형지가 부착되어 있으며, 접착제가 도포되어 있는

부분과 그렇지 않은 부분이 가로 방향으로 약 1:4의 비율을

이루고 있으면서 그 사이에 구획선이 형성되어 있는 디자인입니다

 이 사건 등록디자인의 특징 중에서 네 모서리가 라운딩 처리된

직사각형 판재의 형상은 국내에서 널리 알려진

주지의 형상이라 할 것이고, 이 사건 등록디자인이

컴퓨터 모니터 부착용 메모지 부착 보드 에 관한

디자인이라는 점에서 볼 때, 컴퓨터 모니터의 가장자리에

부착되는 부분에 일정한 폭으로 접착제를 도포하고,

그 위에 접착제를 이물질로부터 보호하기 위해 이형지를 부착하며,

접착제가 도포되어 있는 부분과 그렇지 않은 부분을 구분하거나

그 사이에 구획선을 형성하는 정도는 그 디자인이

속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나

위와 같은 물품에 맞도록 하기 위하여 가할 수 있을 정도의

변화에 지나지 아니하므로, 결국 이 사건 등록디자인은

그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가

국내에서 널리 알려진 주지의 형상을 토대로

용이하게 창작할 수 있는 것에 불과하다고 할 것입니다.

 이에 대하여 원고는, 이 사건 등록디자인은

컴퓨터 모니터 부착용 메모지 부착 보드 라는

종래 전혀 존재하지 않던 용도와 기능을 갖는 새로운 물품에 관한

디자인으로서, 미국과 일본 등 외국에서도 디자인 등록이 되었고, 2011년 초부터 판매되어 2012년까지 약 20억 원의 매출을 달성하는 등 상업적으로 성공한 물품에 관한 디자인이므로,

그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가

용이하게 창작할 수 있는 것이 아니라는 취지로 주장합니다.

살피건대, 설령 이 사건 등록디자인의 물품이 원고에 의해

컴퓨터 모니터 부착용 메모지 부착 보드용으로

최초 개발된 것이라고 하더라도 그와 같은 사정에 의해

이 사건 등록디자인이 창작하기 어려운 것이라고 단정할 수는 없고, 한편 디자인의 등록적격성 유무는 각 디자인에 따라 개

별적으로 판단되어야 하며, 더욱이 이 사건 등록디자인의

등록 가부는 우리나라 디자인보호법에 의해 독립적으로

판단할 것이지 법제나 심사기준 등이 다른 외국의 등록례에

구애받을 것이 아니고(대법 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 참조)

어떠한 물품이 상업적으로 성공하는 데에는

디자인의 창작성 외에 다른 많은 요인들이 작용하는 것이어서

이 사건 등록디자인에 관한 물품이 상업적으로 성공하였어도

바로 그 디자인의 창작 비용이성이 인정된다고 볼 순 없으므로

원고의 위 주장은 받아들여지지 않았습니다.

따라서 이 사건 등록디자인은 국내에서 널리 알려진 형상 등으로부터

그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진자가

용이하게 창작할 수 있는 것이어서

디자인보호법 제5조 제2항에 해당되어

그 등록이 무효로 되어야 할 것인바

이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하기에,

그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어

이를 기각하기로 하였습니다.

특허사무소 소담은

변리사와 변호사가 함께 있어

디자인등록출원 및 디자인소송시

복합적인 자문을 받아보실 수 있습니다.

신규성 상실의 예외 / 디자인보호법

디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이

법 제33조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우

그 디자인은 그날부터 6개월 이내에 그 자가 디자인등록출원한

디자인에 대하여 가은 조 제1항 및 제2항을 적용할 때에는

같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 봅니다.

다만 그 디자인이 조약이나 법률에 따라 국내 또는 국외에서

출원공개 또는 등록공고된 경우에는 그러하지 않습니다.

디자인은 유행성이 강한 특성을 가지므로 창작 이후에

바로 판매 등이 되는 것이 일반적인데요

이러한 특성에도 불구하고 출원 전의 공지를 이유로 일률적으로

등록이 불허된다면 창작자에게 가혹하고 디자인창작의

보호.장려라는 법 목적에 반하게 되므로

구체적 타당성을 기하기 위함입니다.

디자인이 공지될 당시 그 디자인에 대하여

디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지는 자가 출원하거나

또는 공지된 이후 그 권리를 승계한 자가 출원해야 합니다.

디자인의 공지주체가 여럿일 경우 그 중 1인 이상이

출원인에 포함되어 있을 것이 요구되며

공동출원의 경우에는 공유자 중 1인이 신규성상실행위를

한 경우에도 타 공유자의 보호를 위해

본 규정의 적용이 가능하다고 해석됩니다.

법 제36조는 출원디자인과 공지디자인의 관계에 대해서는

어떠한 규정도 하고 있지 않기 때문에

출원디자인이 증명서류의 공지디자인과 동일한지 또는 유사한지

그 여부는 관계가 없습니다.

따라서 갑이 a라는 디자인을 공지시킨 이후에 a와 비유사한

b라는 디자인을 a의 공지일로부터 6일 이내에

디자인등록출원하면서 신규성상실의 예외 규정의

적용을 받을 수 있습니다.

신규성 상실의 예외 규정의 적용 대상은 공지된 디자인인데요

디자인의 공지가 아닌 모양만의 공지 또는 디자인이 아닌 자연물,

저작물에 공지에 대해서는 본 규정의 적용을 받을 수 없습니다.

예를 들어 전사지에 포함되는 모양의 공지가 있는 경우

상기 모양이 표현된 전사지를 디자인등록출원하면서

모양의 공지에 대해 창작성 판단의 인용참증에서 제외하고자

본 규정의 적용받고자 하더라도 이는 허용되지 않습니다.

적법한 신규성상실 예외 주장을 하기 위해서는

디자인이 최초로 공지된 날부터 6월 이내에 상기 공지디자인에 대해

신규성상실의 예외 주장을 하고자 하는 디자인등록출원이

있어야 합니다. 이렇게 6월의 출원시기를 제한하는 것은

심사절차의 안정 및 제3자의 불측의 손해를 방지하기 위함입니다.

조약에 의한 우선권 주장을 수반하는 출원이라도

우선권주장의 효과가 제1국 출원일 이전까지 미치지 아니한다는

조약4B의 규정상, 공지된 날부터 6월 이내에

우리나라에서의 디자인등록출원이 있어야 합니다.

디자인 보상금청구권

보상금청구권이란 출원공개 후 경고를 받거나

출원공개된 디자인임을 알고 디자인설정등록 전에 업으로서

출원디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시한 자에게

통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금을

청구할 수 있는 권리입니다. 제3자의 모방.도용으로부터

출원인을 보호하고 출원인의 이익상실 보상을 위함입니다.

출원 계속 중 출원인의 보호를 위한 제도라는 점에서

디자인권의 설정등록 이후 디자인권자의 보호를 위한

침해금지청구권 및 손해배상청구권 등과 차이가 있습니다. 

보상금청구권이 발생되기 위해서는

디자인등록출원에 대한 출원공개가 있어야 하고

출원인이 제3자에게 서면으로 경고하거나

경고가 없더라도 제3자가 출원공개된 디자인임을 알았을 것,

출원디자인과 동일 또는 유사한 디자인을 실시하였을 것,

정당권원 없는 제3자가 업으로서 실시하였을 것이 요구되며

발생된 보상금청구권은 디자인등록출원인에게 귀속됩니다.

출원공개 후 경고를 받은 때 또는 출원공개된 디자인임을 안 때부터

설정등록 될 때까지의 기간 동안의 실시에 대해 통상 받을 수 있는

금액에 상당하는 보상금의 청구가 가능합니다.

통상 받을 수 있는 금액으로 한 것은 미등록 상태의 디자인임을

이유로, 부당하게 저액으로 평가되는 것을 방지하기 위함입니다.

보상금청구권의 행사는 디자인권 행사에 영향을 미치지 않는데요

이는 디자인권은 설정등록 이후에 관한 것이고

보상금청구권은 출원단계에서의 출원인의 보호를 위한 제도기에

그 권리의 내용이 서로 다르기 때문입니다.

출원공개에 속하는 디자인을 실시하는 자라고 하여도

선사용권자, 직무디자인의 경우 사용자 등 장래 법정실시권을

취득할 지위에 있는 자에 대해서는 보상금청구권을

행사할 수 없습니다.

간접침해, 서류의 제출, 공동불법행위책임, 소멸시효 규정이

준용되며, 이 경우 소멸시효에 관한 민법 규정을 적용함에 있어

피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날은

해당 디자인권의 설정등록일로 봅니다.

보상금청구권은 유효한 디자인권의 발생을 전제로 하는

권리이므로 디자인등록출원이 포기.무효 또는 취하된 경우,

디자인등록출원에 대하여 제62조에 따른 디자인등록거절결정이

확정된 경우, 제 73조제3항에 따른 디자인등록취소결정이

확정된 경우, 제121조에 따른 디자인결정을 무효로 한다는

심결이 확정된 경우 등의 사유로

디자인권이 등록에 이르지 못하였거나 등록 후 소급되어

소멸되었다면 보상금청구권도 처음부터 발생하지 않은 것으로 봅니다

소멸시효에 관한 민법 제766조를 준용하므로

해당 디자인권의 설정등록일로부터 3년간 행사하지 않으면

시효에 의해 소멸됩니다.

디자인 실체보정의 효과 / 특허사무소 소담

보정이 요건을 충족하는 경우에 해당 서류는 보정된 후의 상태로

출원 당시에 제출된 것으로 봅니다.

부적법한 경우 보정할 수 있는 기간을

도과하여 제출된 보정서는 반려되고,

방식위반, 대리권 흠결, 수수료 미납 등의 절차적 흠결이 있다면

보정절차가 무효처분될 수 있습니다.

설정등록 후 요지변경인 것으로 인정된 때에는 그 출원은

보정서를 제출한 때에 출원한 것으로 보며

거절결정에 대한 심판에서의 보저이 요지변경으로 인정된다면

출원인은 심결 등에 대한 소를 통해 보정의 적법여부를

다룰 수 있습니다.

직권보정을 하였다면 디자인등록결정 등본의

송달과 함께 그 내용을 출원인에게 알려야 하며

디자인등록출원인은 직권보정 사항의 전부 또는 일부를

받아들일 수 없는 경우에는 법 제79조 제1항에 따라

디자인등록료를 낼 때까지 그 직권보정 사항에 대한

의견서를 특허청장에게 제출하여야 합니다.

디자인등록출원인이 제3항에 따라 의견서를 제출한 경우

해당 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던

것으로 봅니다.

디자인등록출원인은 그 디자인등록출원에 관하여

디자인등록거절결정 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에

제법 48조 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 보정을 하여

디자인등록출원에 대하여 재심사를 청구할 수 있습니다.

다만, 법 제120조에 따른 심판청구가 있는 경우에는

그러하지 않습니다.

재심사가 적법하게 청구된 경우 그 디자인등록출원에 대하여

종전에 이루어진 디자인등록거절결정은 취소된 것으로 보며

재심사의 청구는 취하할 수 없습니다.

2014년 7월 1일 시행법은 재심사청구대상을 확대하고

심판청구시에도 보정이 가능토록 함으로써

출원인의 편의를 제고하였습니다.