“사정(査定) 등에 대하여는 행정심판법에 의한 불복을 할 수 없다”고

규정하고 있는 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)

제224조의2는 특허요건 등에 관한 판단에 고도의 전문지식이 필요하다는 점에서

그 불복을 행정심판법이 아닌 특허법이 정하는 바에 따라 전문기관인 특허심판원 및

특허법원에서 처리하도록 하기 위하여 마련된 규정입니다.

한편 구 특허법은 제132조의3에서 “거절사정을 받은 자가 불복이 있는 때에는

심판을 청구할 수 있다.”고 규정하고 있으나, 특허사정을 받은 자에게는 별도의 불복절차를 두지 않고 있는데,

이는 특허사정이 그 출원인에게 불이익이 없다는 이유에 기인하는 것인바,

이러한 구 특허법의 태도에 비추어 보면, 특허청에 제출된 특허출원과 같은 내용으로

특허사정을 받은 특허출원인은 특별한 사정이 없는 한

그 특허사정의 취소를 구할 법률상 이익이 없다고 봄이 상당합니다.

대법원 2006. 10. 26. 선고 2004두14274 판결 [특허결정취소] [공2006.12.1.(263),2004]

위 사례에선 원고들은 1996. 8. 5. 중간조 영상의 표시방법에 관하여

출원번호 제96-32603호(이하 원출원)로 특허출원을 하였다가

2000. 3. 21. 거절사정을 받은 다음 이에 불복하여 심판을 청구하고,

같은 해 7. 21. 원출원의 일부를분할출원 1, 2로 각 분할하여 출원함에 있어서,

당시 시행되고 있던 전자출원방식에 따라 분할출원을 전자문서로 변환하여 제출하는 과정에서

착오로 분할출원 2에 원래 첨부하기로 되어 있던 명세서 대신 분할출원 1에 첨부한 명세서를

다시 첨부하여 전송하는 바람에 결국, 분할출원 1과 분할출원 2는 출원번호만 다를 뿐

똑같은 내용의 6개의 청구항을 가진 동일한 출원이 되었습니다.

심사관은 2000. 9. 26. 원고들이 한 분할출원 중, 분할출원 2에 대하여는

분할출원 1과 동일하다는 사유로 거절이유의 통지를 하였으나,

분할출원 1에 대하여는 진보성이 없다는 사유로 거절이유의 통지를 하였으며,

그 후 원고들이 의견서를 제출하고 분할출원 1에 대하여는 6개의 청구항을 모두 삭제하고

2개의 청구항을 신설하는 내용의 보정서를 제출함에 따라 계속 심사를 진행한 끝에,

원출원과 보정된 분할출원 1, 그리고 분할출원 2에 대하여 각각 특허사정을 하였다는 것인바,

사정이 이러하다면, 분할출원 2에 대한 특허사정은 원고들의 착오에 기인하는 것이기는 하나

원고들이 출원한 내용 그대로 특허사정이 이루어졌다 할 것이므로,

원고들은 분할출원 2에 대한 특허사정의 취소를 구할 법률상 이익이 없습니다.

나아가 심사관이 2000. 9. 26. 원고들에게 의견제출 통지를 하면서,

분할출원 1, 2 모두에 대하여 구 특허법 제36조 제2항, 제6항에 따른

협의명령 및 거절이유통지를 하지 아니하고, 분할출원 1에 대하여는 진보성이 없다는 사유를 들어

거절이유통지를 하고, 분할출원 2에 대하여는 분할출원 1과 동일하다는 사유를 표시함에 있어서도

간단명료하게 분할출원 2가 분할출원 1과 동일하다고 표시하지 않고

분할출원 2가 분할출원 1과 구성요소, 목적 및 작용효과에 있어 동일하다는 등의 내용을 표시하였고,

2001. 5. 2. 원고들에게 다시 의견제출 통지를 하면서,

분할출원 2가 진보성이 없다는 것을 들고 있었다 하더라도,

이러한 점만으로는 분할출원 2에 대하여 출원한 내용 그대로 특허사정을 받은 원고들이

그 특허사정의 취소를 구할 법률상 이익이 있다고 할 수 없기는 마찬가지라 할 것입니다.

따라서 분할출원 2에 대한 특허사정의 취소를 구하는 원고들의 이 사건 소는 부적법하다고 할 것인바,

그럼에도 원심은 분할출원 2에 대한 특허사정의 취소를 구하는 이 사건 소가 적법함을 전제로

분할출원 2에 대한 특허사정의 당부에까지 나아가 판단하였으니,

원심판결은 이 점에서 그대로 유지될 수 없다고 보아

원심판결을 파기하였습니다.

특허청에 제출된 특허출원과 같은 내용으로 특허사정을 받은 특허출원인은

특별한 사정이 없는 한 그 특허사정의 취소를 구할 법률상 이익이 없고

출원인의 착오로 2개의 출원이 동일한 출원이 되었으나,

출원인의 보정 등에 의하여 결국 원출원과 보정된 분할출원 1, 그리고 분할출원 2에 대하여

각각 특허사정이 이루어졌다면, 출원인은 분할출원 2에 대한

특허사정의 취소를 구할 법률상 이익이 없다고 판시한 사례였는데요,

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지식재산권 상담문의

상표법 제66조 제1호는 타인의 등록상표와 동일한 상표를

그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나

타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위를,

같은 조 제2호는 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를

그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용할 목적이나 사용하게 할 목적으로

교부 또는 판매하거나 위조·모조 또는 소지하는 행위를 상표권을 침해하는 행위로 보고 있습니다.

상표법 제 66조 제2호 - 교부 또는 판매대상

상표가 아닌 상표를 표시한 물건

상표권자의 승낙 없이 제3자에게 상표를 사용하게 하는 행위는

상표법 제2조 제1항 제6호에서 규정하고 있는 상표의 사용에 해당하지 아니하고,

상표법 제66조 제2호의 교부 또는 판매의 대상이 되는 것은

상표 그 자체가 아니라 상표를 표시한 물건을 의미한다고 봄이 상당합니다.

그러므로 상표권자의 승낙 없이 제3자에게 등록상표를 사용하게 하는 행위 자체는

상표법 제66조 제1호나 제2호 소정의 상표권 침해행위에 해당한다고 볼 수 없습니다

(대법 1999. 8. 20. 선고 98후119 판결, 2004. 9. 24. 선고 2002다58594 판결 등 참조).

대법원 2006. 12. 8. 선고 2006다54064 판결 [손해배상(지)]

원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 피고 2, 소외 1 주식회사가

피고 1, 4의 2003. 1. 이후의 원심 판시 이 사건 각 상표 등을 부착한

신발의 제조·공급행위에 가담하였음을 인정할 증거가 없고,

피고 5 주식회사가 피고 4로부터 이 사건 각 상표가 부착된 신발을 공급받아 판매하는 행위가

상표권 침해행위에 해당된다는 점을 알면서도 이에 가담하였거나

그러한 사실을 알지 못한 데 과실이 있음을 인정할 증거가 없습니다.

또한 피고 4가 2004. 1.경부터 같은 해 6. 8.경까지 피고 1로부터 직접 생산주문을 받아

이 사건 각 상표를 사용하여 신발을 제조한 다음 피고 1에게 이를 공급하는 형식으로

신발을 제조·판매하였다고 인정할 증거가 없다고 보았음은 정당하고,

거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 손해배상책임의 발생 및 범위 등에 관한

심리미진, 채증법칙 위반 및 법리오해 등의 위법이 없다고 보입니다.

원심에 적절치 못한점이 있지만

판결 뒤집을 정돈 아냐 …

원심판결의 이유설시에 적절치 않은 점이 있기는 하지만,

피고 1이 이 사건 각 상표에 관하여 통상실시권을 설정한 것 자체가 아니라

피고 4가 이 사건 각 상표를 사용하여 상품을 제조·판매 또는 공급한 기간을 기준으로 하여

피고 1, 2, 소외 1 주식회사, 피고 4의 원고에 대한 손해배상책임의 유무와 범위를 정한 것은

결과적으로 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은

채증법칙 위반으로 인한 사실오인이나 법리오해 등의 위법이 없다고 판결하였습니다.

상표권자의 승낙 없이 제3자에게 등록상표를 사용하게 하는

행위 자체는 상표법 제66조 제1호나 제2호 소정의

상표권 침해행위에 해당한다고 볼 수 없다는 것을

판시한 사례였는데요,

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그 심판을 청구할 수 있는 권리가 있는지,

증거자료가 적합한지 등

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대법원 2009. 5. 14. 선고 2008후5083 판결 [등록무효(디)] [공2009상,899]

원심판결 이유에 의하면, 원심은 을 제1호증(카탈로그)의 기재에 

변론 전체의 취지를 종합하여 중국 청도 래서시에 소재한 소외 회사가

2001. 7.경 원심 판시 비교대상디자인이 게재된 카탈로그를 제작하여 

그 무렵 중국 내 거래처에 이를 배부하였다고 본 뒤, 

이 사건 등록디자인이 그 출원 전에 그와 유사한 원심 판시

비교대상디자인에 의해 공지되었다고 판단하였습니다.

실제로 제작된 것인지

위조가능성 판단해야

그러나 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 카탈로그의 표지 뒷면 아래쪽에

중국 인쇄창이 2001. 7.경에 인쇄한 것으로 기재되어 있기는 하나, 

원심에서 원고는 기차표 등의 각종 문서가 중국에서 위조되고 있다는 

신문기사 자료를 제출하면서 이 사건 카탈로그의 발행일자가 

임의로 변경되었을 가능성이 있다고 일관되게 주장하고 있습니다.

이 사건 카탈로그의 진정성립 여부에 대하여 ‘부지’라고 진술하여 

이를 다투었으며, 이 사건 카탈로그에 기재된 소외 회사의 

다른 기재 부분과 위 발행일자 부분은 각 글씨 모양, 글자색 등에서 

서로 확연히 다른 점 등을 알 수 있는바, 

이러한 사정들에 의하면 이 사건 카탈로그가 그와 같이 기재된 

발행일자에 실제로 제작된 것인지에 대하여 

석연치 않은 점이 있었다고 할 것입니다.

문서의 진정성립 인정 여부

문서에 대한 진정성립의 인정 여부는 

법원이 모든 증거자료와 변론 전체의 취지에 터잡아 

자유심증에 따라 판단하는 것이라고 하더라도,

이 사건에서 이 사건 카탈로그 외에 그 진정성립을 인정할 

아무런 자료가 없을 뿐 아니라, 이 사건 카탈로그에 게재된 원심 판시 

비교대상디자인이 이 사건 등록디자인과 유사함은 당사자 사이에 

다툼이 없어서 이 사건 카탈로그가 그 진정성립이 인정될 경우에는 

이 사건 등록디자인의 등록이 무효로 될 수 있는 중요한 결과를 

가져오는 유일한 증거자료임을 감안하면, 원심은 이 사건 카탈로그에 

기재된 소외 회사의 설립등기일이나 소외 회사의 전화번호 개설 시점

등에 대하여 더 심리하는 등의 방법으로 이 사건 카탈로그의 발행일자를 

인정함에 있어 신중하였어야 할 것입니다.

그럼에도, 원심이 이 사건 카탈로그가 그것에 기재된 발행일자인 

2001. 7.경에 제작되었음을 전제로 이 사건 등록디자인이 

그 출원 전에 수록된 원심 판시 비교대상디자인에 의해 

그 등록이 무효로 되어야 한다고 판단한 데에는 문서의 발행일자에 관한 

심리미진 등의 잘못이 있다고 할 것이고, 이 점을 지적하는 

원고의 상고이유의 주장은 이유 있습니다.

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여

사건을 특허법원으로 환송하였습니다.

등록디자인의 등록무효로 될 수 있는 유일한 증거자료인 

비교대상디자인이 게재된 카탈로그의 진정성립을

인정하기 어려우므로 비교대사디자인은 등록디자인의

출원 전 공지되었다고 볼 수 없다고 한 사례였습니다.

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