특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어

자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도,

특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며

일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시에

이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면,

그러한 물건은 특허권에 대한 이른바 간접침해에서 말하는

'특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당하고(대법원 1996. 11. 27.자 96마365 결정 참조),

위 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다는 점은 특허권자가 주장·입증하여야 합니다.

대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결 [권리범위확인(특)] [공2001.3.15.(126),574]

원심이, ㈎호 발명의 감광드럼카트리지는 전체적으로 이 사건 특허발명을 채택한

레이저 프린터에 꼭 맞는 구성을 취하고 있고,

현재 ㈎호 발명의 감광드럼카트리지는 전량 이 사건 특허발명을 채택한 레이저 프린터에만 사용되고 있으며,

이 사건 특허발명을 채택하지 아니한 레이저 프린터 중

㈎호 발명의 감광드럼카트리지를 사용할 수 있는 것은 없는 사실,

레이저 프린터에 있어서 인쇄되는 종이를 기준으로 할 때 레이저 프린터 자체의 수명은 약 300,000장이나,

그 중 토너카트리지는 약 3,000장, 감광드럼은 약 15,000장, 현상기는 약 50,000장의 수명을 가지고 있어

그 이후에는 새로운 것으로 교체해 주어야 하고, 이 사건 특허발명을 실시하고 있는 피고는

이 사건 특허발명을 채택한 레이저 프린터에 사용되는 각 부품을 별도로 생산하여 판매하고 있습니다.

위 감광드럼카트리지는, 이 사건 특허발명의 본질적인 구성요소이고,

다른 용도로는 사용되지도 아니하며, 일반적으로 널리 쉽게 구입할 수도 없는 물품일 뿐만 아니라,

레이저 프린터의 구입시에 그 교체가 예정되어 있었고,

특허권자인 피고측에서 그러한 감광드럼카트리지를 따로 제조·판매하고 있으므로,

결국 ㈎호 발명의 감광드럼카트리지는

이 사건 특허발명의 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당합니다.

특허발명 실시물건 이외의 물건에

사용될 가능성만으로는 특허발명 권리범위 벗어날 수 없다

원고의 주장과 같이 ㈎호 발명의 기술사상을 채택하되 설계변경에 의하여

㈎호 발명과 다른 제품을 만드는 경우에

그것이 이 사건 특허발명의 실시물건 이외의 물건에 사용될 가능성이 있다는 것만으로는,

㈎호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위를 벗어날 수는 없다고 판단한 것은 정당하고,

거기에 상고이유의 주장과 같은 특허법 제127조에 관한 법리오해 등의 위법이 없기에

 이 점 상고이유는 모두 받아들이지 않았습니다.

또한 감광드럼카트리지가 이 사건 특허발명의 물건의 생산에만 사용되는 이상,

㈎호 발명이 공지의 감광드럼카트리지에 개선된 폐토너 회수통을 결합한 것이라고 하더라도,

위와 같은 간접침해의 성립에는 아무런 지장이 없기에

역시 이 점 상고이유도 받아들이지 않았습니다.

소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며

일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시에

이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면

간접침해에서 말하는 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다는것을 판시한 사례였습니다.

위 판례처럼 특허침해가 성립되는지 잘 살펴보고

내 소중한 지식재산권을 온전히 담아내려면

섣불리 진행하는것보단 전문가의 도움을 받아보시는것을 권합니다.

지식재산권 침해 분쟁은

단순 민.형사 소송과는 달리

당사자의 진술이 아닌 전문가의 견해가 소의 승패를 좌지우지 하기에

신중한 선택이 요구됩니다.

sodamip.com/

특허사무소 소담에서 변리사와 변호사와 함께

특허상담 및 법률자문 맞춤서비스로

소중한 나의 권리를 담아내세요 !

특허등록된 발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는

구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 경우에 있어,

그 특허발명의 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고

 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는

그 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면

그 특허발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가

통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의

단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정됩니다.

(대법 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결등 참조).

다만, 그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는

다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의

수치한정이 보충적인 사항에 불과하거나, 수치한정을 제외한

 양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된 발명과는

상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고

 그 효과도 이질적인 경우라면, 수치한정의 임계적 의의가

없다고 하여 특허발명의 진보성이 부정되지 않습니다.

대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결 [등록무효(특)] [공2010하,1842]

위 법리와 기록에 비추어 관련 사례를 살펴보면,

이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항의 원심판시 구성 1 내지

 구성 4는 그 출원 전에 반포된 미국특허공보에 게재된

발명에 동일한 구성이 나타나 있고,

다만 방전전류가 2암페어 이상인 점에서만 차이가 있을 뿐입니다.

방전전류의 경우, 방전전류의 범위에 대하여

아무런 개시가 없는 비교대상발명 2는 물론, 방전전류의 범위가

0.25암페어에서 1.0암페어인 비교대상발명 1에도

코어 손실을 줄이고자 하는 점에 관한 기재나 암시가 없습니다.

명백히 다른 효과가 있기에

기술적의의 부정되지않아 …

나아가 이 사건 제1항 발명은 그 방전전류 범위의

수치한정에 의하여 코어 손실의 감소라는 비교대상발명들과는

명백히 다른 효과가 있으므로, 비록 이 사건 특허발명의 명세서상

 그 수치한정의 임계적 의의가 명백히 드러나지는 않는다 하더라도

이 사건 제1항 발명 구성 5에서의 방전전류 범위 수치한정의

기술적 의의는 부정되지 않습니다.

그렇다면 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가

비교대상발명들에 의하여 용이하게 발명할 수 없어

그 진보성이 부정되지 않고,실질적으로 동일한 구성을 포함하고 있는

이 사건 제2항 내지 제17항 발명의 진보성 역시 부정되지 않습니다.

상표 디자인 특허 등

지식재산권 출원 및 등록의 어려움

특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가

부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에

불과하거나, 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하더라도

 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한

 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면,

수치한정의 임계적 의의가 없다고 하여 특허발명의 진보성이

부정되지 않는다고 판시한 사례였습니다.

이처럼 지식재산권 출원 및 등록은

판례에서 단순히 법리 해석만 적용되는것이 아닌,

종합적이고 복합적인 시각이 요구되기에

전문가의 상담을 받아 진행하시는것을 권합니다.

특허사무소 소담은 변리사와 변호사가 함께 있어

특허상담 및 법률자문서비스를 제공히여

의뢰인에게 최상의 맞춤서비스를 제공합니다.

sodamip.com/

특허사무소 소담 홈페이지에서

다양한 업무사례 및 등록출원 성공사례,

분쟁해결사례, 거품없는 수임료를 확인하실 수 있으며

친절하고 신속한 온라인상담서비스도 받아보세요 !

 구 발명진흥법 제8조 제1항, 제3항에 의하면, 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는

발명자인 종업원에게 귀속하고 사용자는 다만 종업원이 특허를 받으면 그에 대하여 통상실시권을 가질 뿐이기에

직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 미리 사용자에게 승계시키는 계약이나 근무규정이 있거나 

발명의 완성 후에 이를 승계시키는 계약이 있었다는 등의 특별한 사정이 없는 한 종업원이 직무발명을 

사용자가 아닌 종업원의 이름으로 특허출원하더라도 이는 자신의 권리를 행사하는 것으로서 

업무상배임죄가 성립할 여지는 없습니다.

그리고 구 발명진흥법의 직무발명에 관한 제반 규정들의 취지에 비추어 보면, 

종업원의 의사가 명시적으로 표시되거나 혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 사정이 인정되는 경우 이외에는 

직무발명에 대하여 그 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계시키는 합의가 성립되었다고 

쉽사리 인정할 수 없습니다

(대법 2011. 7. 28. 선고 2010도12834 판결 등 참조).

대법원 2012. 12. 27. 선고 2011도15093 판결 [업무방해·업무상배임]

원심판결 이유를 원심이 유지한 제1심이 적법하게 채택한 증거들에 비추어 살펴보면, 

원심이 그 판시와 같은 사정들을 들어 피고인들이 공모하여 업무방해에 대한 인식과 의사를 가지고

공소외 1 주식회사(이하 ‘피해회사’라고 한다)의 공동 대표이사로 재직하던 

피해자 공소외 2의 회사 운영 업무 등을 방해하였다고 인정한 것은 정당하고,

거기에 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 

판단을 누락하는 등의 위법이 없습니다.

원심이 유지한 제1심이 적법하게 채택한 증거들에 의하면,

피해회사는 2005. 12. 19. 무선기기 하드웨어 및 소프트웨어, 정보통신시스템 및 네트워크 장비의 개발, 

제조, 판매 등을 목적으로 하여 설립된 회사인 사실, 

피고인 1은 2006년 7월경부터 피해회사에 근무하면서 

기술개발업무 등을 담당한 사실, 그러던 중 피고인 1은 자신의 구체적인 착상을 

피해회사의 개발팀 직원들에게

다듬도록 지시하여 이 사건 공소사실 기재 5건의 발명(이하 ‘이 사건 각 발명’)을 

완성하기에 이른 사실을 알 수 있습니다.

특허출원 비용을 부담하였다고 하여

특허받을 수 있는 권리에대한 묵시적의사가 인정되진 않아 …

 피고인 1이 이 사건 각 발명을 완성하기 전에 피해회사에 

직무발명에 관한 명문의 계약 또는 근무규정이 있었다거나, 

그 완성 후에 이 사건 각 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 

피해회사에 승계시키기로 하는 피고인 1의 의사가 명시적으로 표시되었음을 

인정할 만한 자료는 찾아볼 수 없고, 원심이 유지한 제1심이 적법하게 채택한 증거들에 의하면, 

이 사건 각 발명의 특허출원 비용을 피해회사가 부담하였음을 알 수 있으나, 

이는 피해회사 자신의 이익을 위한 행위에 불과하여 

그것만으로 이 사건 각 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 피해회사에 승계시키기로 하는 

묵시적 의사가 피고인 1에게 있었다고 인정되지 않습니다.

결국 피해회사는 피고인 1로부터 이 사건 각 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를

적법하게 승계하였다고 할 수 없으므로, 원심 판시와 같이 

피고인 1이 2006년 11월경부터 같은 해 12월경까지 자신과 피해회사 

또는 자신과 공소외 2 공동의 이름으로 이 사건 각 발명을 특허출원하였다고 하여 

그와 같은 행위가 업무상배임죄에 해당한다고 할 수 없습니다.

그럼에도 원심은 이 사건 각 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리가

피해회사에 단독으로 귀속된다는 전제 아래

피고인 1의 위 특허출원 행위가 업무상배임죄에 해당한다고 판단하였으니

이러한 원심판결에는 직무발명의 권리귀속에 관한 법리를 오해하여

판결에 영향을 미친 잘못이 있습니다.

따라서 원심판결 중 피고인 1의 업무상배임죄 부분은 위법하여 파기되어야 하지만

원심은 이 부분이 유죄로 인정된 피고인 1의 업무방해죄와

형법 제37조 전단의 경합범관계에 있는 것으로 보아

피고인 1에게 하나의 형을 선고한 제1심을 그대로 유지하였으므로,

결국 원심판결 중 피고인 1에 대한 부분은 전부 파기될 수밖에 없습니다.

그러므로 원심판결 중 피고인 1에 대한 부분을 파기하고,

 이 부분 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하며, 

피고인 2의 상고를 기각하기로 하였습니다.

상표 디자인 특허 외에도

직무발명 영업비밀까지 상담하는 소담

특허사무소 소담은 지식재산권 전문센터로서

특허 디자인 상표 뿐 아니라

직무발명 영업비밀 등

다양한 지적재산권 출원 및 등록 권리화,

침해 및 분쟁소송까지 담당합니다.

sodamip.com/

특허사무소 소담 홈페이지에서

거품없는 수임료, 다양한 업무분야 및 성공사례등을 통해

소담만의 강점과 노하우를 만나보실 수 있으며

친절하고 신속한 온라인상담서비스도

제공받으실 수 있습니다.