2명 이상이 공동으로 디자인을 창작한 경우에는

디자인등록을 받을 수 있는 권리를 공유하는데(디자인보호법 제3조 제2항),

디자인보호법상 위 공유관계 지분을 어떻게 정할 것인지에 관하여는 아무런 규정이 없으나,

디자인등록을 받을 수 있는 권리 역시 재산권이므로 성질에 반하지 아니하는 범위에서는

민법의 공유에 관한 규정을 준용할 수 있습니다(민법 제278조 참조).

수원지방법원 2016. 5. 17. 선고 2015가합63162 판결 [디자인권이전등록절차이행 청구의 소]

원고는 2012. 6.경 피고들과 사이에, 원고와 피고 J가 금형을 제작하여 냉장고 식품보관용기 및

위 식품보관용기용 뚜껑(이하 통틀어  '이 사건 제품')을 생산하고,

피고 주식회사 A가(이하 피고 A) 위 식품보관용기 홈쇼핑 판매를 담당하되, 

피고 A는 홈쇼핑으로 판매되는 제품 개수마다 일정 금액을 지급받기로 하고, 

나머지 수익금은 원고와 피고 J가 나누어 가지며, 홈쇼핑을 제외한 나머지 판매는 

각자의 수익으로 하기로 약정(이하 '이 사건 약정')하였습니다.

이 사건 제품에 대한 디자인이 완성되자, 피고들은 2012. 9. 4. 이 사건 제품 중 

식품보관용기 디자인에 관한 디자인등록 출원신청을 하여 2012. 12. 5. 디자인권 등록결정을 받았고, 

2012. 8. 16. 이 사건 제품 중 식품보관용기 뚜껑 디자인에 관한 디자인등록 출원신청을 하여 

2014. 3. 21. 별지 목록 디자인권 등록결정을 받았습니다.

원고와 피고 J는 이 사건 약정에 따라 금형을 제작하여 이 사건 제품을 생산하고, 

피고 A사는 홈쇼핑을 통하여 이 사건 제품을 판매하여 왔으나, 

원고와 피고들 사이에 정산을 둘러싼 다툼이 있어 2013. 6. 10.경 거래가 중단되었습니다.

원고는 이 사건 제품 디자인의 창작자로서 그 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지고 있었으나,

자신과 피고들 사이에  이 사건 약정이 유지되는 것을 전제로 위 권리를 피고들에게 양도하여 

피고들이 그 명의로 별지 목록 기재 각 디자인등록을 받을 수 있었으나

이 사건 약정이  2013. 6. 10.경 거래 중단으로 인하여  해지됨으로써, 이 사건 약정 유지를 전제로 하는 

자신과 피고 사이의 '이 사건 제품 디자인에 관하여 디자인등록을 받을 수 있는 권리 양도계약' 역시 

해지되었다 할 것인바, 피고들은 자신에게 디자인에 관한 이전등록절차를 이행할 의무가 있다고 주장합니다.

이에 피고측은 이 사건 제품 디자인의  창작자이고, 원고는 이 사건 제품 생산을 위하여 3D 도면을 

만드는 작업에만 참여하였을 뿐, 이 사건 제품 디자인을 창작하지  않았기 때문에

원고가 이 사건 제품 디자인에 관하여 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 보유한다고 할 수 없기에

원고가 애초부터  이 사건 제품 디자인에 관하여 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 보유하지 않은 이상 

원고가 피고들에게 위 권리를 양도하였음을 전제로 그 반환을 구할 수도 없다고 맞섰습니다.

증인들의 증언 및 변론 전체의 취지를 종합하면,

원고 이사인 D와 윤, 피고 J는 시중에 판매되고 있는 냉장고 식품보관용기의 단점을 보완한 

새로운 식품보관용기를 고안하기로 하여 이 사건 제품의 디자인을 함께 구상한 사실, 

윤이  이 사건 제품 2D 도면을 작성하였고, 원고가 2012. 7. 16. F디자인이라는 업체에 의뢰하여  

이 사건 제품 디자인개발을 위한 3D 도면 작성을 한 사실을 인정할 수 있는바, 

원고와 피고 J를 공동으로 이 사건 제품 디자인을 창작한 것으로 봄이 상당합니다.

앞서 본 법리에 의하면 디자인등록을 받을 수 있는 권리의 공유자 사이에 지분에 대한

별도의 약정이 있으면 그에 따르되,

약정이 없는 경우에는 민법 제262조 제2항에 의하여 지분의 비율은 균등한 것으로 추정됩니다.

그렇다면 원고와 피고 J는 특별한 사정이 없는 한 이 사건 제품의 디자인등록을 받을 수 있는 권리를

각 1/2씩 공유하고 있었다고 할 것입니다.

따라서 원고가 이 사건 제품 디자인의 단독 창작자임을 전제로 피고들을 상대로

각 디자인권 전체에 관하여  이전등록절차이행을 구하는 이 사건 청구는 받아들일 수 없지만

이 사건 청구에는 별지 목록 기재 각 디자인권 중 원고 공유지분에 관한 이전등록을 구하는 청구도

포함되어있다 할 것인데, 그 청구 역시 아래와 같은 이유로 받아들일 수 없습니다.

앞서 본 인정사실에 의하면, 원고와 피고들 사이에 체결된 이 사건 약정은 

이 사건 제품 생산 및 판매를 공동으로 하는 내용의 동업계약으로서

일종의 조합계약에 해당한다고 봄이 상당하고, 이 사건 제품 디자인에 관하여 디자인등록을 받을 권리는

위 동업계약에 따른 조합재산으로서 조합관계 종료에 따른 잔여재산분배청구를 함은 별론으로 하고

조합원인 원고가 조합관계를 벗어난 개인의 지위에서  피고들을 상대로 

직접 그 반환을 구할 수는 없다 할 것이므로,

원고의 청구는 이유 없다하여 기각하였습니다.

디자인소송분쟁,

디자인 유사만 살펴보는게 아닙니다 !

디자인침해 소송시 디자인의 유사함만 보는것이 아닌,

디자인이전등록, 진정한 창작자 가리기 등

다양한 이해관계인인지 여부를 살펴보아

소가 적합한지도 판단합니다.

sodamip.com/

그렇기에 디자인분쟁을 포함한 지식재산권 침해 소송시

전문가의 도움을받아 진행하는것을 권합니다.

구 실용신안법(1998. 9. 23. 법률 제5577호로 전문 개정되기 전의 것) 제4조 제1항 제2호

소정의 국외에서 반포된 간행물은 반드시 국내에 입수되어 반포되어야 하는 것은 아니므로,

위 지침서가 어떠한 경로를 통하여 우리 나라에 입수되었는지 및 그 배부범위 등에 관하여 구체적인 증거가

없다고 하더라도 이를 증거로 채택하여 인용고안으로 판단할 수 있다고 보아야 할 것입니다.

대법원 1999. 10. 22. 선고 97후3203,3210 판결 [실용신안등록무효] [공1999.12.1.(95),2425]

원심심결 이유에 의하면, 원심은 1993. 3. 13. 출원하여 1995. 9. 6. 등록번호 제90145호로 등록된

차량썬팅용 필름에 관한 이 사건 등록고안의 신규성 및 진보성 여부를 판단함에 있어,

미국 M사가 1987.경 발행한 업자를 위한 판매 및 트레이닝 지침서인 인용고안은

굴곡이 심한 차량 뒷유리에 있어서는 분할조각으로 형판을 만들되

굴곡이 심할수록 그에 따라 많은 개수의 조각들로 구성되었습니다.

한편 위 형판을 제작하기 위하여는

먼저 표시테이프를 차량 뒷유리의 열선에 따라 맞추어 표시한 다음

위 표시된 테이프를 잘라 형판재료 위에 펼치고 이어서 위 테이프의 모양으로

형판재료를 잘라 제작하는 기술에 관한 것으로서

위 기술에는 차량 뒷유리 등 굴곡이 심한 부분에는

썬팅용 필름을 수평으로 여러 조각으로 만들어

구김이 생기지 않도록 하는 기술도 포함되어 있다고 할 것입니다.

또한 이 사건 등록고안의 청구범위 제1항은 차량 뒷유리에 부착하는 썬팅필름을 여러 조각으로 만들어

구김이 생기지 않도록 하는 기술이므로, 이 사건 등록고안의 청구범위 제1항은 공지기술에 불과하고,

다음 이 사건 등록고안의 청구범위 제2항 내지 제4항에서는

썬팅필름의 절단된 개수를 4개 내지 6개로 형성한다고 하나,

이것은 단순한 수치한정에 불과하므로 여기에 어떤 기술적 특징이 있다고는 인정되지 않습니다.

그리고 이 사건 등록고안의 청구범위 제5항에서는 썬팅필름들의 이음부가 히터선에 위치하고

히터선의 접기접속용 콘센트가 위치하는 부분에는 절결부를 형성한다고 하나,

이 또한 위 갑 제9호증의 작업도면과 그 설명 등으로 미루어 보아 진보된 기술이라고 할 수 없는바,

결국 이 사건 등록고안은 인용고안과 동일한 정도의 기술 내지는 인용고안으로부터

당업자가 용이하게 고안할 수 있는 정도의 기술이므로 그 등록이 무효라는 취지로 판단하였습니다.

발행 무렵부터 불특정 다수인이 인식 가능,

국외에서 반포된 간행물이 반드시 국내에 입수되어야 하는건 아냐 …

기록에 의하면, 위와 같은 인용고안이 기재된 지침서는 위 소외 회사가 자사의 제품을 소개 또는 선전하고

자사의 제품을 구입하는 업자들에게 제품의 판매 및 그 제작기술 습득의 지침 등을 가르켜 주기 위하여 발행한

간행물로서 그 형식과 내용 등에 비추어 그 발행 무렵부터 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에

놓여 있었다고 봄이 상당하므로, 위 지침서가 이 사건 등록고안의 출원 전에 반포된 간행물에

해당하는 것을 전제로 하여 이 사건 등록고안과 대비 판단한 원심의 위와 같은 조치는

정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 소론과 같은

반포된 간행물에 관한 법리오해나 심리미진 등의 위법이 없습니다.

논지는, 위 지침서를 반포된 간행물로서 증거로 채택하기 위하여는 적어도 어느 국가에서 발행되어

어떠한 경로를 통하여 우리 나라에 입수된 것인지가 구체적으로 밝혀졌어야만 한다는 것이나,

위 지침서가 미국에 소재하는 위 소외 회사가 발행한 것임은 앞서 본 바와 같다고 보아 상고를 기각하였습니다.

구 실용신안법(1998. 9. 23. 법률 제5577호로 전문 개정되기 전의 것) 제4조 제1항 제2호 소정의

국외에서 반포된 간행물은 반드시 국내에 입수되어 반포되어야 하는 것은 아니므로, 인용고안이 기재된

국외 간행물이 어떠한 경로를 통하여 우리 나라에 입수되었는지 및 그 배부범위 등에 관하여

구체적인 증거가 없다고 하더라도 이를 증거로 채택하여 인용고안으로 판단할 수 있다고 판시한 사례였습니다.

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구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)상 상표권은

설정등록에 의하여 발생하고(제41조 제1항) 국내에서 상표를 사용하는 자

또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있으므로(제3조 본문),

실제로 상표를 사용한 사실이 있거나 처음으로 사용하였는지 여부는

상표권 발생의 요건으로 볼 수는 없습니다.

나아가 상표를 사용하려는 의사의 유무는 출원인의 주관적, 내면적인 의사를 중심으로 하되,

출원인의 경력, 지정상품의 특성, 출원인이 다수의 상표를 출원·등록한 경우에는

그 지정상품과의 관계 등과 같이 외형적으로 드러나는 사정까지

종합적으로 고려하여 판단하여야 하고,

이러한 법리는 서비스표에 관하여도 마찬가지로 적용됩니다.

대법원 2020. 11. 12. 선고 2017도7236 판결 [명예훼손, 신용훼손, 업무방해, 모욕]

피고인이 피해 회사가 사용 중인 서비스표를 피해 회사보다

시간적으로 먼저 등록출원을 하였다거나 피해 회사가 사용 중인 서비스표의 제작에

실제로는 관여하지 않았으면서도 서비스표 등록출원을 하였다는 등의 사정만으로는

피해 회사에 대한 위계에 해당한다고 단정하기 어렵습니다.

나아가 피고인의 경력, 이 사건 서비스표의 지정서비스업의 내용 등에 비추어 보면,

피고인이 국내에서 사용하려는 의사 없이 이 사건 서비스표를 출원하였다고 단정하기 어렵고,

피고인이 특허청 심사관의 거절이유통지나 제3자의 이의신청에 대한 답변을 하는 과정에서

허위의 서류를 제출하는 등 적극적인 기망행위를 하였다는 등의 사정이 인정되지 않는 한

특허청 심사관에게 오인·착각 또는 부지를 일으킨 뒤 이를 이용하였다고 볼 수도 없습니다.

그런데도 원심은 그 판시와 같은 이유만으로 이 부분 공소사실을 유죄로 인정하였는데요,

이러한 원심판결에는 업무방해죄에서의 ‘위계’에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다고 보아

그러므로 원심판결을 파기하였습니다.

상표권에 대한 판단

종합적인 시각 요구

이처럼 상표권출원 및 등록은 물론

침해 및 분쟁 소송시에

전문가의 복합적인 시각과 관점이 적용되어야 하는데요,

다양한 방면으로 예상치 못했던 난관에 부딪히게 될 경우를 대비해야 합니다.

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상표권분쟁은

상표권만 적용되는것이 아닙니다 !

지식재산권법은 다양한 법리해석을 통해

최종적인 결론을 이끌어내고

소의 적합성을 판단하며

여러 이해관계가 복잡하게 얽혀있기 때문에

지식재산권법리 외에도 상법 민법등

다양한 법리가 적용됩니다.

따라서 공소시 신중해야 하며,

침해 분쟁 소송에 대한 대응 역시

적극적인 대처가 요구되는 소 입니다.

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