특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 

그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 

특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 

제133조 제1항 제2호는 제33조 제1항 본문의 규정에 의한 

특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람이 출원하여 

특허받은 경우를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있습니다.

또한 특허법 제2조 제1호는 ‘발명’이란 자연법칙을 이용하여 

기술적 사상을 고도로 창작한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 

특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 ‘발명을 한 자’는 

바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다고 할 것입니다.

 따라서 발명자가 아닌 사람으로서

특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(이하 ‘무권리자’)이

발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 

발명자가 한 발명과 상이하게 되었다 하더라도, 

그 변경이 기술적 사상의 창작에 

실질적으로 기여하지 않은 경우에는 그 특허발명은 

무권리자의 특허출원에 해당하여 그 등록이 무효입니다.

대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결 [등록무효(특)] [공2011하,2265]

위와 관련한 사례로 이 사건 제1항 발명의 특징적인 부분은, 

떡이 가진 장기간 보관할 수 없는 문제점을 해결하기 위한 

떡생지 제조공정인 구성 2라고 할 것인데,

 모인대상발명과 구성 2의 원심 판시 차이점 1은 (중략) 모두 당알콜류에 속하여

동일한 기능을 하는 등 양 대응구성의 떡생지 원료 및 배합비 

사이에 별다른 차이가 없습니다.

그리고 이 사건 제1항 발명의 핵심적인 기술적 과제는 

떡의 보존기간의 연장에 있는데 이는 구성 2에 의하여 해결되고, 

구성 2에 모인대상발명에 없는 구성 1, 3, 4를 새로 부가하는 것은

통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 

지나지 아니하며, 그 변경으로 인하여 발명의 작용효과에

 특별한 차이를 일으킨다고 할 수 없다고 덧붙였습니다.

차이점이 있더라도 발명작용효과에 차이 없다면,

무권리자에 의한 출원이 됩니다

그렇다면 피고는 이 사건 특허발명의 기술적 사상의 창작에 

실질적으로 기여한 바가 없다고 할 것이므로 

이 사건 특허발명은 무권리자가 출원하여 특허를 받은 경우에 

해당하여 특허법 제133조 제1항 제2호, 

제33조 제1항 본문에 의하여 그 등록이 무효라고 할 것입니다.

따라서 원심이 이 사건 특허발명은 무권리자의 특허출원에 

해당하여 그 등록이 무효라고 판단한 것은 정당한 것으로 

수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 

무권리자의 특허출원에 관한 법리오해 등의 잘못이 없습니다.

개인업체 연구개발부장이 다른 회사에 전직하여

기존 회사의 의 영업비밀을 새로운 회사 직원들에게 누설하여 새로운 회사가

기존의 영업비밀을 변형하여 명칭이 “떡을 내장하는 과자 및 그 제조방법”인 특허발명을 출원하여

특허등록을 받은 사안에서, 위 특허발명은 무권리자가 출원하여

특허를 받은 경우에 해당하여 그 등록이 무효라고 한 사례였습니다.

이처럼 특허권분쟁 특허분쟁시 특허권침해여부는

무권리자에 의한 출원인지,

기술적사상을 꼼꼼히 살펴보아야 하며

그에따른 차이점도 단순히 파악하는것이 아닌

종합적으로 고려하여 증거물로 채택될 수 있는지,

차이점으로 인정받을 수 있는지 등

여러관점으로 접근해야 합니다.

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상표법 제 66조 제1호에 기재된 조항은

타인의 등록상표와 유사한 표장을 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면

타인의 상표권을 침해하는 행위가 된다고 규정하고 있다는 사실은

지식재산권 출원 및 등록을 하여 조금이라도 관심이 있다면 누구나 아는 사실인 부분입니다.

그러나 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도

그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라

순전히 의장적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는

등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수는 없습니다.

대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결 [상표법위반] [공1997.3.15.(30),830]

기록에 의하면, 피고인이 사용하였다는 이 사건 등록상표들(특허청 등록 제136547호, 제178331호,

제178332호, 제178333호)과 유사한 표장이라는 것은 동물의 머리 모습을 한

봉제완구들(이하 이 사건 완구라 한다)에 의장적으로 표현된 것임을 알 수 있어

그것이 출처표시를 위한 것이라고 단정하기 어렵습니다.

출처표시 위한 것이라 단정지을 수 없을 뿐더러

양 상표는 유사하지 않다

이 사건 완구가 출처표시의 기능을 가지고 있다고 하더라도

이 사건 완구와 이 사건 등록상표들을 대비하여 보면

양자의 전체적인 외관이나 관념에 차이가 있고,

이 사건 완구에 문자부분이 기재되어 있기는 하나 이 사건 등록상표들이

일반 수요자들에게 널리 알려져 있음을 인정할 증거가 부족합니다.

이 사건 완구와 이 사건 등록상표들이 그 칭호에 있어서

반드시 유사하다고 할 수도 없어 양자는 일반 수요자나 거래자로 하여금

상품의 출처에 오인, 혼동을 일으키게 할 염려가 있을 정도로 유사하다고 보이지 아니하므로

피고인이 이 사건 완구의 제작, 판매에 의하여

이 사건 등록상표들의 상표권을 침해하였다고 볼 수는 없다고 할 것입니다.

동물의 머리 모습을 한 봉제완구의 제작, 판매가 

등록상표의 상표권을 침해한 것이 아니라고 본 사례였는데요

의장적으로만 사용되는 등으로

상표사용으로 인식될 수 없는 경우엔 상표권침해가 아니라 판시한것을

알 수 있는 사례였습니다.

상표권침해행위 판단

단순하지 않습니다

상표권침해 디자인침해 특허침해등

지식재산권 침해에 대한 판단은

종합적인 시각과 관점이 요구되어전문가의 도움이 필요합니다.

또한 위와같은 분쟁사례 뿐 아니라출원 및 등록 과정으로소중한 나의 권리를 지킬 수 있는 과정 역시중간에 거절결정에 대한 대응 및 출원등록하여보호받을 수 있는 아이디어인지꼼꼼히 검토하는 자세가 요구됩니다.

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구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률

(2013. 7. 30. 법률 제11963호로 개정되기 전의 것) 제2조 제2호의

 ‘영업비밀’이란 공공연히 알려져 있지 않고 

독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 

상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법 

그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말합니다.

여기에서 ‘상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된다’는 것은 

정보가 비밀이라고 인식될 수 있는 표지를 하거나 고지를 하고, 

정보에 접근할 수 있는 대상자나 접근 방법을 제한하거나 

정보에 접근한 사람에게 비밀준수의무를 부과하는 등 

객관적으로 그 정보가 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이

인식 가능한 상태인 것을 뜻합니다.

이러한 유지·관리를 위한 노력이 상당했는지는 영업비밀 보유자의 

예방조치의 구체적 내용, 해당 정보에 접근을 허용할 영업상의 필요성, 

영업비밀 보유자와 침해자 사이의 신뢰관계와 그 정도, 

영업비밀의 경제적 가치, 영업비밀 보유자의 사업 규모와 경제적 능력 등을

 종합적으로 고려해야 합니다.

대법원 2019. 10. 31. 선고 2017도13791 판결

[업무방해, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반(영업비밀누설등),

독점규제및공정거래에관한법률위반] [공2019하,2288]

위 판례에선 피고인 회사 직원들 중 도매점들을 관리하는 업무를 담당하는 직원들은 

자신의 업무 범위 내에서 도매점이 입력한 정보만 열람할 수 있지만, 

이 사건 도매점 전산시스템을 유지·관리하던 

피고인 회사의 영업본부 직원들은 이 사건 정보를 볼 수 있고 

별다른 보안절차가 설정되어 있지는 않았습니다.

도매점장들은 이 사건 도매점 전산시스템에 각자의 아이디에 따라 

비밀번호를 설정해두었으나, 영업상 편의를 위해 

자신의 도매점을 관리하는 피고인 회사의 영업직원들에게

 위 아이디와 비밀번호를 알려주고 대신 물품 주문을 하도록 

요청하기도 하였습니다.

이 사건 정보는 도매점장들이 피고인 회사로부터 관할지역에 대한 

주류판매권을 부여받아 영업하는 과정에서 알게 된 것으로 거래관계가 

계속되고 있는 동안에는 도매점주들과 피고인 회사가

공동으로 활용하였는데요 피고인 회사와 거래관계가 종료된 도매점장들은 

이 사건 정보를 활용할 수 없다고 보았습니다.

피고인 회사는 2010. 5.경 새로 개정한 도매점 계약서 제14조 제2항에 

‘피고인 회사는 도매점에 포털시스템을 무료로 제공하고, 

도매점이 포털시스템을 사용하면서 발생되는 각종 데이터에 대한 소유권은

 계약기간 중에는 피고인 회사와 도매점의 공유로, 

계약기간 후에는 피고인 회사의 소유로 한다’는 내용을 추가하여 

도매점장들과 계약을 체결하였습니다.

이러한 사정들을 위에서 본 법리에 비추어 보면, 

도매점장들은 피고인 회사가 이 사건 도매점 전산시스템을 통해 

이 사건 정보를 관리해온 것을 인식하였는데도 

이의를 제기하지 않았으므로 이 사건 정보를 비밀로 유지·관리할

 의사가 있었다고 보기 어려우며 도매점장들이 피고인 회사에

 이 사건 도매점 전산시스템의 관리를 사실상 위임한 것으로 볼 수 있으므로,

피고인 회사와 그 직원들 사이의 관계에서는 비밀관리성을 

인정하기 어렵다고 보았습니다.
(대법원 2019. 10. 31. 선고 2017도13791 판결 참조).

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