디자인권에 관한 소극적 권리범위확인심판에 있어서의

심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 등록권리자 등으로부터

권리의 대항을 받아 업무상 손해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있는 자를 말합니다.

이러한 이해관계인에는 권리범위에 속하는지 여부에 관하여

분쟁이 생길 염려가 있는 대상물을 제조·판매·사용하는 것을 업으로 하고 있는 자에 한하지 아니하고

그 업무의 성질상 장래에 그러한 물품을 업으로 제조·판매·사용하리라고

추측이 갈 수 있는 자도 포함됩니다

(대법 2000. 4. 11. 선고97후3241 판결 참조).

특허법원 2007. 7. 20. 선고 2007허3769 판결 [권리범위확인(디)]

원고로부터 디자인침해금지 요청 경고장 받은 피고는

심판청구 이해관계인 해당

위 사례에선 심판청구인인 피고는

이 사건 등록디자인과 동종의 물품을 제조·판매하는 자로서

이 사건 등록디자인권자인 원고로부터

디자인권의 침해금지를 요청하는 경고장을 받은 사실을 인정할 수 있었습니다.

위 인정사실에 의하면,

피고는 이 사건 심판청구를 할 수 있는 이해관계인에 해당한다고 할 것이고,

설령 원고의 주장처럼 확인대상디자인이 이 사건 심판청구 당시

제조·판매해 온 물품이 아니어서

원고로부터 경고장을 받게 된 당해 물품이 아니라 하더라도

심판청구인으로서는 장래 실시하고자 하는 확인대상디자인이

이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하는지의 여부를 확인하기 위하여

심판을 청구할 이익이 있다고 할 것입니다.

따라서 이 사건 심판청구는 적법한 이해관계인에 의하여 청구된 것으로서

확인의 이익이 인정되었으며,

확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 유사하지 아니하므로

이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다고 판결하였습니다.

이해관계에 해당되어야만

지식재산권 소송 가능

지식재산권분쟁은 정보화시대와 산업발전이

빠르게 만들어진 현대사회에서

아이디어의 중요성이 높아지면서

더욱 증가하고 있습니다.

하지만 무분별하게 지식재산권 침해 소송을

주장할 수 있는것이 아닌,

소를 제기할 수 있는 이해관계인에 해당하여야만

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섣불리 판단했다가는

역으로 손해배상 청구

지식재산권소송은 일반 민/형사 소송과는 달리

복합적인 시각으로

다양한 방면을 꼼꼼히 따져보아야 하기에

반드시 전문가의 자문을 구하는것을 권합니다.

소중한 나의 권리를 침해받았을 때에도,

억울하고 부당하게 디자인침해 특허침해 상표침해등

지식재산권 침해 주장을 받고 계실때도

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구 특허법(2011. 12. 2. 법률 제11117호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제89조는

특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령의 규정에 의하여 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고,

그 허가 또는 등록 등(이하 ‘허가 등’이라 한다)을 위하여 필요한

활성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는

대통령령이 정하는 발명인 경우에는 제88조 제1항의 규정에 불구하고

그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간 내에서

당해 특허권의 존속기간을 연장할 수 있고 규정하여 약사법 등에 의한 허가 등을 받기 위하여

특허발명을 실시할 수 없는 기간만큼 특허권의 존속기간을 연장해주는 제도를 두고 있습니다 

(대법 2017. 11. 29. 선고 2017후882, 899 판결 등 참조).

위 조항에서 말하는 장기간이 소요되는 대통령령이 정하는 발명의 하나로

구 특허법 시행령 제7조 제1호는 특허발명을 실시하기 위하여 구 약사법

(2007. 4. 11. 법률 제8365호로 개정되기 전의 것) 제26조 제1항

또는 제34조 제1항의 규정에 의하여

품목허가를 받아야 하는 의약품의 발명을 들고 있습니다.

존속기간이 연장된 특허권의 효력은?

한편, 존속기간이 연장된 특허권의 효력에 대해 구 특허법 제95조는 그 연장등록의 이유가 된 허가 등의

대상물건에 관한 그 특허발명의 실시 외의 행위에는 미치지 아니한다고 규정하고 있는데요,

특허법은 이와 같이 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 미치는 범위를 규정하면서

청구범위를 기준으로 하지 않고 그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건에 관한

특허발명의 실시로 규정하고 있을 뿐,

허가 등의 대상 ‘품목’의 실시로 제한하지는 않았습니다.

이러한 법령의 규정과 제도의 취지 등에 비추어 보면,

존속기간이 연장된 의약품 특허권의 효력이 미치는 범위는

특허발명을 실시하기 위하여 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과

특정 질병에 대한 치료효과를 나타낼 것으로 기대되는 특정한 유효성분,

치료효과 및 용도가 동일한지 여부를 중심으로 판단해야 합니다.

특허권자가 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과 특허침해소송에서 상대방이 생산 등을 한 의약품이

약학적으로 허용 가능한 염 등에서 차이가 있더라도 발명이 속하는 기술분야에서

통상의 지식을 가진 사람(이하 통상의 기술자)이라면 쉽게 이를 선택할 수 있는 정도에 불과하고,

인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 치료효과나 용도가 실질적으로 동일하다면

존속기간이 연장된 특허권의 효력이 침해제품에 미치는 것으로 보아야 합니다.

대법원 2019. 1. 17. 선고 2017다245798 판결

이 사건 특허발명은 과민성 방광증상 등에 치료효과를 가지는

특정 기본골격을 갖는 화합물을 특징으로 하는

물질특허인데, 그 유리염기 형태의 특정 화합물은 숙신산이나 푸마르산을 비롯한

다양한 산과 염 화합물을 형성할 수 있습니다.

원고 A는 2007. 6. 26. 특허청장에게 이 사건 특허발명을 실시하기 위하여

이 사건 허가대상 의약품의 수입품목허가를 받는 데 1년 6월 16일이 걸렸다는 이유로

위 기간만큼 이 사건 특허발명의 존속기간을 연장해줄 것을 요청하는 내용의 존속기간 연장등록출원을 하였는데

위 출원서에는 일반명(품목명) 숙신산 솔리페나신, 제품명(상표명) 베시케어정, 효능 및 효과(용도)

과민성 방광 증상의 치료 등이 기재되어 있고,

특허청 심사관은 2007. 8. 21. 이 사건 특허발명의 존속기간을 1년 6월 16일 연장하는 내용의

존속기간 연장등록결정을 하였는데요, 이에 따라 이 사건 특허발명의 청구항 1 내지 8의

존속기간 만료일이 2015. 12. 27.에서 2017. 7. 13.로 연장되었습니다.

피고 제품은 건강한 사람을 대상으로 한

임상 1상 시험에서 피고 제품을 투여한 후

유효성분인 솔리페나신의 혈중농도가 이 사건 허가대상 의약품을 투여했을 때와

대등한 수준임을 확인하는 내용의

생물학적 동등성 시험자료를 제출하여 제조‧판매품목허가를 받았습니다.

투여용량 미세한 차이,

치료효과 다르지 않아 …

일반적으로 약물의 염은 약물의 용해도와 흡수율을 높이기 위해

유리염기 형태의 화합물과 결합시키는 작용을 한하고

(중략)

푸마르산염과 숙신산염의 성질, 이 사건 허가대상 의약품과

피고 제품의 투여용량의 미세한 차이만으로

인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해

나타나는 치료효과가 다르다고 볼 수 없다고 판단하였습니다.

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디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 

그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 

상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로, 

그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도

유사하다고 보아야 하는건 자명한 사실입니다.

또한 대비되는 디자인의 대상 물품들이 다같이 그 기능 내지 속성상 사용에 의하여

당연히 형태의 변화가 일어나는 경우에 그 디자인의 유사 여부는 형태의 변화 전후에 따라 

서로 같은 상태에서 각각 대비한 다음 이를 전체적으로 판단하여야 하는데요

즉 열린상태/닫힌상태에 등 이러한 상태와 형태변화가 가능하여 상태에 따라 느껴지는 심미감이 다를땐

어떻게 판단하는 지 엎개를 예를들어 판례를 소개해드리고자 합니다.

대법원 2010. 9. 30. 선고 2010다23739 판결 [디자인권침해금지등] [공2010하,1984]

 이 사건 제1 및 제2 등록디자인과 원심 판시 피고 실시 디자인은 모두 

부속품 수납공간과 휴대폰 수납공간을  별도로 구분하고

부속품 수납공간만을 가리는 내부덮개 및 본체 전부를 가리는 

외부덮개 등을 형성한  휴대폰 포장용 상자에 관한 것이었습니다.

그렇기에 그 기능 내지 속성상 사용에 의하여 당연히

내부덮개와 외부덮개가 모두 닫힌 상태, 내부덮개만이 닫힌 상태 및 

내부덮개와 외부덮개가 모두 열린 상태 등으로 형태의 변화가 일어나게 되므로

이 사건 제1 및 제2 등록디자인과 피고 실시 디자인의 유사 여부는 형태의

변화 전후에 따라 서로 같은 상태에서 각각 대비한 다음 이를 전체적으로 판단하여야 합니다.

양 디자인은 내부덮개와 외부덮개가 모두 닫힌 상태에서는 그 형상과 모양이 유사하고,

또한 내부덮개만이 닫힌 상태에서도 부속품 수납공간과 휴대폰 수납공간이 따로 분리되어 있고,

그 가로 세로 길이의 비율이 대략 2 : 1이며, 부속품 수납공간만을 가린

내부덮개 및 상단의 일부가본체를 감쌀 수 있도록 구성된 외부덮개가

각 형성되어 있는 등으로 유사한데,

각 내부덮개와 외부덮개가 모두 닫힌 상태에서의 형상과 모양은 동일·유사한 물품에 관한

선행디자인들에 의하여 공지된 것이어서 그 중요도를 높게 평가할 수 없지만,

내부덮개만이 닫힌 상태에서의 위와 같은 형상과 모양은 휴대폰 포장용 상자에 관한 선행디자인에서는

찾아볼 수 없는 참신한 것으로서 피고 실시 디자인과의 전체적인 유사 판단에 있어

그 중요도를 높게 평가하여야 할 것입니다.

지배적인특징이 가장 잘 드러난 상태가 유사하므로

다른 차이점들로 달라지진 않는다

다만 내부덮개와 외부덮개가 모두 열린 상태에 관하여 보면,

내부덮개를 본체에서 분리할 수 있으며,

또한 내부덮개가 본체 전부를 덮되

휴대폰만이 드러나도록 내부덮개에 직사각형의 빈 공간을 형성하는 등에서

이 사건 제1 및 제2 등록디자인과 차이가 있긴하나

이와 같이 부속품 수납공간 내에서 격벽을 제거하거나 내부덮개를 본체에서 분리하는 것 등은 

흔히 취할 수 있는 변형에 해당하여 새로운 미감적 가치를 창출하는

부분이라고 하기 어렵습니다.

그렇다면 이 사건 제1 및 제2 등록디자인의 지배적인 특징이 가장 잘 드러난

내부덮개만이 닫힌 상태에서의 형상과 모양이 피고 실시 디자인과 유사한 이상,

내부덮개와 외부덮개가 모두 열린 상태에서의 차이점들로 인하여

전체적인 심미감이 달라진다고 보기는 어려우므로,

전체적으로 보아 유사하다고 판단하였습니다.

디자인침해 판단,

왜 전문가와 진행해야 하나

디자인침해 유사디자인판단은

디자인의 전체적인 심미감이 유사한지 볼 때

어느부분을 중요부분으로 놓고 판단해야 하는지

지배적인 형상을 추리는 자세도 요구되며,

그에대한 정확하고 객관적인 판단까지 필요합니다.

그렇기에 전문가의 관점으로 접근하여

하나하나 체계적이고 면밀한 분석을 통해

소중한 나의 디자인을 지켜내는것을 권합니다.

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