구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제5조 제1항 제1호는

공업상 이용할 수 있는 디자인이라고 하더라도 그 디자인이 디자인등록출원 전에

국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 디자인인 경우에는

디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있습니다.

여기에서 공지되었다 고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 것을 요하지는 않더라도

적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고,

공연히 실시되었다 고 함은 디자인의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서

양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미합니다

(대법 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결, 대법 2015. 5. 14. 선고 2015후239 판결 등 참조).

특허법원 2016. 10. 21. 선고 2016허3129 판결 [권리범위확인(디)]

원고가 피고 운영의 회사 직원으로서 개발한 로켓 완구는

이 사건 등록디자인과 동일한 것으로서 2011. 7. 22. 신갈중학교 운동장에서 실시한

비행테스트를 통하여 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓이게 되었고,

달리 그 시험적 실시가 이 사건 등록디자인에 대한

비밀이 유지된 상태에서 이루어졌다고 볼 만한 증거가 없으므로,

이 사건 등록디자인은 그 비행테스트 일시 장소에서 공연히 실시되었다고 할 것입니다.

따라서 이 사건 등록디자인은

그 출원일인 2011. 7. 26. 이전에 공연히 실시된 디자인에 해당하므로

구 디자인보호법 제5조 제1항 제1호에 의하여 그 신규성이 인정되지 않습니다.

피고는, 이 사건 등록디자인은 위 비행테스트 이후

6개월 이내에 출원되었고, 원고 및 J가 그 등록을 받을 수 있는 권리자인 피고의 의사에 반하여

공연히 실시함으로써 그 신규성을 상실한 것이므로,

구 디자인보호법 제8조 제2항 단서에 정한 신규성 상실의 예외사유에 해당한다고 주장합니다.

신규성 상실 예외를 주장했지만,

인정받지 못한이유

살피건대, 원고와 J가 실시한 위 비행테스트가 피고 주장과 같이 피고의 의사에 반하여 이루어진 것이라는 사실을

인정할 만한 증거가 없고, 오히려 앞서 든 증거에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정들

즉, 원고와 J 등은 이전에도 피고 운영의 회사 직원으로서

완구용 비행기 등의 디자인을 설계한 후 신갈중학교 운동장 등에서 비행테스트를 하였고,

비행테스트를 마친 후에는 피고에게 그 결과를 보고하였던 점,

피고 역시 이전에는 원고와 J 등과 함께 비행테스트를 한 적도 있었던 점이 인정됩니다.

덧붙여 이 사건 등록디자인 형상의 로켓 완구가 게재된

교육교재가 업무상 저작물에 해당한다는 확인을 받아 피고 운영의 회사를

위 교육교재의 저작자로 등록신청을 하였던 점 등에 비추어 보면,

원고와 J가 실시한 위 비행테스트가 피고의 의사에 반하여 이루어진 것으로 볼 수 없기에

이 사건 등록디자인은 구 디자인보호법 제5조 제1항 제1호에 의하여

그 신규성이 인정되지 아니하므로

확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다 할 것입니다.

디자인침해소송,

무엇이 중요할까

디자인의 권리범위에 속하는지 여부는단순 디자인의 외형만 보고 유사여부를 판단하진 않습니다.

공지된 디자인인지, 이해관계인에 해당하는지,소를 제기할 수 있는 자격이 있는지 등디자인보호법에 의거하여 다양한 사정을 고려해야 합니다.

그렇기에 당사자의 진술에 의존하는 일반 민/형사 소송보다는디자인침해소송을 비롯한 지식재산권소송은전문가의 견해가 반드시 수반되어야승소로가는길로 볼 수 있습니다.

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특허청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있고 누가 보더라도 그 기재가 오기임이

발명의 상세한 설명의 기재에 비추어 보아 명확하다고 할 수 없는 경우에는,

특허등록의 유ㆍ무효 판단을 위한 특허발명의 요지를 인정함에 있어서 

특허청구범위의 기재를 기초로 하여야 할 뿐,

발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 보완 해석할 수는 없습니다 

(대법 2001. 9. 7. 선고 99후734 판결, 2004. 12. 9. 선고 2003후496 판결 등 참조).

대법원 2005. 11. 24. 선고 2003후2515 판결

이 사건 제1항 발명은 제1덮개부의 바에

절곡부가 형성되어 있는 것으로 한정되어 있지 않고 ‘제2덮개부 절첩수단’에

그 설치위치 또는 길이조절수단이 한정되어 있다거나

그 ‘작동봉’이 절곡되어 있다고 볼 수 없다고 보았습니다.

그리고 이 사건 제2항 발명은 ‘제2덮개부 절첩수단’에 ‘길이조절부’가 형성되어 있고

그 ‘작동봉’이 절곡되어 있으나, ‘길이조절부’는 인용발명 1의 ‘아암’에 구비된

‘길이조정수단’과 동일하고, ‘작동봉’에 형성되어 있는 ‘절곡부’는

적재함을 수평으로 덮는 데에 어떤 작용을 한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라,

‘절곡부가 형성된 작동봉’은 인용발명 1의 ‘레버, 아암’에 인용발명 2의 ‘링크간의 절곡부’를

결합한 구성과 동일하고 그 결합에는 기술적인 곤란성도 없다고 보입니다.

따라서 이 사건 제1, 2, 4항 발명의 진보성을 부정한 원심의 위와 같은 판단은 정당하고,

거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 발명의 진보성 판단에 관한

법리오해, 심리미진, 판단누락 등의 위법이 있다고 할 수 없다고 판단하였습니다.

상고에서 내놓은 새로운 주장,

적법한 상고이유 일까

이 사건 제3항 발명의 부가된 구성은 인용발명 1, 2에 전혀 나타나 있지 아니할 뿐만 아니라,

주지관용의 기술이라고도 할 수 없으므로, 원심의 위와 같은 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고,

거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 발명의 진보성 판단에 관한 법리오해, 심리미진 등의

위법이 있다고 할 수 없습니다.

그리고 상고이유 중 이 사건 제3항 발명이 명세서의 기재요건을 구비하지 못하였다는 주장은

원고가 원심에서 주장하지 아니하다가 상고심에 이르러 비로소 내놓은 새로운 주장이므로

적법한 상고이유가 될 수 없다고 보아 상고를 기각하였습니다.

지식재산권 소송,

단순 분쟁 비교만 하는것이 아닙니다

특허소송 디자인소송 상표소송 등

지식재산권 분쟁 소송시

단순히 외관 외형만 보고 유사한지, 침해여부를 가리는것이 아닙니다.

적법한 소송인지, 적법한 상고 이유가 될 수 있는지,

반드시 전문가의 견해가 동반되어

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지식재산권 상담문의

상표법 제73조 제1항 제8호는 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는

이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금

상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우를 상표등록취소사유의 하나로 들면서,

다만 상표권자가 상당한 주의를 한 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있습니다.

위 규정의 취지는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한

감독의무를 부과하여 사용권자에 의한 등록상표의 부정사용행위에 대해서도

그 등록상표를 취소할 수 있도록 함으로써 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의

영업상의 신용과 권익도 보호하려는 데 있다고 할 것입니다.

이러한 취지에 비추어 볼 때, 상표권자가 등록상표에 대한

전용사용권자 또는 통상사용권자의 부정사용행위에 대하여

상당한 주의를 하였다고 하기 위해서는 전용사용권자 또는 통상사용권자에게 오인·혼동행위를

하지 말라는 주의나 경고를 한 정도로는 부족하고, 사용실태를 정기적으로 감독하는 등의 방법으로

상표사용에 관하여 전용사용권자 또는 통상사용권자를 실질적으로 그 지배하에 두고 있다고

평가할 수 있을 정도가 되어야 하며, 그에 대한 입증책임은 상표권자에게 있다고 보아야 합니다.

대법원 2010. 4. 15. 선고 2009후3329 판결

원심판결 이유에 의하면, 원심은 피고가

이 사건 등록상표에서 문자 부분이 빠져 있는 도형 상표를 별도로 등록하였고,

실사용상표가 위 도형 상표에 가까운 점, 통상사용권자들이 제품 라벨 등에

이 사건 등록상표와 동일한 표장을 부착한 점, 피고가 통상사용권자들에게 브랜드 매뉴얼을 교부하고

그 준수 여부를 검사하여 시정을 요청한 점 등을 근거로 피고가 이 사건 등록상표에 대한

통상사용권자들의 부정사용행위에 대하여 상당한 주의를 다하였다고 판단하였습니다.

하지만 위 법리에 비추어 볼 때, 통상사용권자들이 등록상표와 동일한 표장을 사용하더라도

그것이 부정사용에 해당한다면 위 규정에 의한 상표등록취소사유에 해당하므로,

통상사용권자들이 이 사건 등록상표에서 문자 부분이 빠져 있는 피고가 별도로 등록한 도형 상표에 가까운

상표를 사용하였다는 것이 피고의 사용감독의무 이행 여부를 판단하는 데 고려할 요소가 된다고 볼 수 없고,

통상사용권자들이 대상상표와 혼동을 초래하게 실사용상표를 사용한 이상 제품 라벨 등에

이 사건 등록상표와 동일한 표장을 부착하였다고 하여 대상상표와 혼동이 생길 염려가 없어졌다고 볼 것도 아닙니다.

피고가 응하지 않은것,

혼동을 방치했다고 판단

그리고 통상사용권자들에게 브랜드 매뉴얼을 교부하고 그 준수 여부를 검사하여 시정을

요청하였다는 사정만으로는 상표사용에 관하여 그들을 실질적으로

지배하에 두고 감독하고 있었다고 보기는 어렵다고 할 것입니다.

오히려 원심이 인정한 사실에 의하면, 원고가 실사용상표 사용행위가 대상상표와

상품의 출처에 관하여 혼동을 생기게 하므로 실사용상표 사용행위를 중지하고

이 사건 등록상표와 같은 형태로 상표를 사용하라고 요구하였음에도

피고가 이에 응하지 않았다는 것이어서

피고가 대상상표의 상품과의 혼동을 방치한 것으로 볼 여지도 있습니다.

그럼에도 불구하고, 원심은 상표권자인 피고가 이 사건 등록상표에 대한

통상사용권자들의 부정사용행위에 대하여

상당한 주의의무를 다하였다고 판단하였으니,

원심판결에는 상표법 제73조 제1항 제8호 소정의 상당한 주의의무에 대한 법리를 오해하여

판결에 영향을 미친 잘못이 있고 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있으므로

원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여

원심법원으로 환송하기로 하여 사건을 특허법원으로 환송하였습니다.

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