특허사무소 소담이 알려드리는 국내우선권주장출원

특허출원등에 의한 우선권주장출원(이하 국내우선권주장출원이라 한다)이란, 특허를 받으려는 자가

특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원(이하 선출원이라 한다)을 기초로 1년 이내 우선권주장의

출원을 한 경우에 우선권주장출원에 포함된 선출원 발명은 법 제55조제3항에 열거된 규정에 대하여

선출원 시에 출원한 것으로 판단시점을 소급하여 주는 출원을 말한다. 특허출원 등에 의한 우선권은

강학상 국내우선권이라 하는데, 이는 조약우선권과 구별하기 위한 용어이다.

우선권주장의 요건

1. 주체적요건

우선권주장출원 당시에 출원인은 선출원의 출원인 또는 그 승계인과 동일인이어야 한다.

승계인은 조약에 의한 우선권주장과는 달리 우선권의 승계는 필요로 하지 아니한다.

이는 조약우선권은 제1국 출원을 기초로 제2국에 출원하는 것이므로 특허독립의 원칙에 따라

별도로 제2국에 우선권을 주장할 수 있는 권리가 필요한 반면, 국내우선권은 국내에서의 특허를 받을 수 있는

권리의 승계만 있으면 충분하기 때문이다.

2. 객체적요건

(1) 선출원의 요건

① 우선권주장출원을 할 때에 선출원이 무효, 취하 또는 포기되거나 특허여부의 결정,

실용신안등록여부의 결정이 확정되지 아니하였을 것

i) 우선권주장출원을 할 때에 선출원이 포기.무효 또는 취하된 경우

ii) 우선권주장출원을 할 때에 선출원이 특허여부의 결정, 실용신안등록여부의 결정 또는

거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우가 아니어야 한다.

한편, 우선권주장출원을 할 때를 기준으로 하기 때문에 우선권주장 이후에는 선출원이

무효, 취하 또는 포기되거나 특허여부의 결정, 실용신안등록여부의 결정 또는 거절한다는 취지의 심결이

확정되더라도 상관없다.

② 분할출원.변경출원이 아닐 것

국내우선권주장의 선출원은 분할출원 또는 변경출원이 아니어야 한다. 선출원이 분할출원 또는 변경출원인

경우에는 심사의 어려움을 줄이기 위해 우선권주장을 할 수 있는 출원에서 제외된다.

③ 형식에 제한

선출원은 특허출원 또는 실용신안등록출원하여야 한다. 국내우선권주장출원의 취지인 개량발명 보호의

적정화에 비추어볼 때 디자인등록출원은 선출원의 대상에 포함되지 아니한다.

(2) 우선권주장출원(후출원)의 요건

1) 우선권주장출원의 청구범위에 기재된 발명이 선출원의 출원할 떄 최초로 첨부한 명세서 또는 도면이 기재된

사항의 범위 이내이어야 한다. 여기서 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항이란

최초 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 그와 기술적 구성이 실질적으로

동일한 발명, 즉 통상의 기술자가 출원시의 기술상식에 비추어 명시적으로 기재되어 있는 것과

마찬가지라고 이해할수 있는 사항을 말한다. 우선권주장출원의 청구범위에 기재된 발명중 선출원과 동일한 발명은

선출원일로 판단시점이 소급되고, 이용.개량발명은 현실의 국내우선권주장출원일을 기준으로

특허요건 등을 판단한다. 이와 같이 국내우선권 주장출원은 선출원에 포함되어 있지 않았던

발명을 포함하여 우선권을 주장할 수 있음을 물론 둘 이상의 선출원을 근거로 우선권을 주장할 수도 있다.

또한 조약에 의한 우선권과의 복합우선권을 주장할 수도 있다.

2) 선출원의 최초 명세서 또는 도면에는 기재되어 있었으나 보정에 의하여 삭제된 발명을 기초로도

우선권주장을 할 수 있다. 한편, 우선권주장출원의 청구범위가 보정된 경우에는 보정 후에 최종적으로

확정된 청구범위를 기준으로 우선권주장의 적법성을 판단한다.

3. 시기적 요건

우선권주장출원은 선출원의 출원일로부터 1년 이내에 할 수 있다. 조약우선권주장출원과 마찬가지로

출원인의 이익과 제3자의 이익의 조화를 위해서 우선기간을 1년으로 하고 있다.

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특허침해 주장이 부당할 때 !

부당하게 특허침해 주장을 받고 있는 경우

어떻게 해야하나요?

특허사무소 소담에서 알려드리겠습니다!

1. 법원소송에서 의견서 제출 및 상대방에 대한 답변서 회신

침해의 대항을 받고 있는 자는 특허발명의 실시 또는 간접침해항위가 아니거나

정당한 권원이 있거나

업으로서의 실시가 아니기 때문에 침해가 아니라는 의견서를 법원에 제출할 수 있다.

이 때 필요하다면 변리사의 감정서를 첨부할 수 있으며

해당 의견서와 같은 취지의 답변서를 상대방인 특허권자에게 회신할 수 있다.

2. 소극적 권리범위확인심판 청구

특허권자가 제기한 침해소송과는 별도로 특허심판원에 권리범위에 속하지 아니한다는 취지의

권리범위확인심판을 청구할 수 있다.

다만, 권리범위확인심판의 심결은 법원에 유력한 증거로서 활용될 수 있으나

법원을 기속하지는 못한다.

3. 확인의 소 제기

특허권자가 제기한 침해소송과는 별도로 선사용권존재 확인의 소, 침해금지청구권부존재 확인의 소

손해배상채무부존재 확인의 소 등을 법원에 제기할 수 있다.

4. 소송절차의 중지 신청

침해의 대항을 받고 잇는 자가 특허무효심판을 청구한 경우 심결이 확정될 때까지 침해소송절차를

중지해 줄 것을 법원에 신청할 수 있다. 그러나 소송절차중지여부는 법관의 재량사항이다.

5. 권리남용의 항변

특허권도 사권의 일종인 이상 권리의 남용은 허용되지 아니한다.

권리남용의 인정여부는 특허권자의 권리행사에 얻어지는 이익과 상대방 내지 일반 제3자, 특히 사회 공공이

이로 인하여 입는 손해를 비교하고 금지청구권자가 타인에게 손해를 가하는 목적등까지도 감안하여

구체적으로 해석하여야 한다.

6. 실효의 항변

실효의 원칙은 권리자가 상당한기간 권리를 행사하지 아니하여 상대방에 대하여 앞으로도 그 권리를

행사하지 않겠다는 확신을 주고 상대방에 이에 따라 행동한 경우, 권리자가 이 확신에 반하여

새삼스럽게 권리를 행사하는 것은 신의성실의 원칙에 반하여 허용되지 아니한다는 이론이다.

부당하게 특허침해 주장을 받고 계신 경우, 당황하지마시고

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상표등록 거절사례

관용표장에 해당하는 상표

관용상표는 특정 상품에 대하여 관용적으로 사용되는 상표를 말하는데,

그 상품의 관용상표는 자타상품 식별력이 없을 뿐만 아니라 특정인에게 독점하게 하는 것이

적당하지 않기 때문에 상표등록을 허용하지 않고 있습니다.

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원심은, ‘오복채’로 구성된 원고의 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제2호 소정의

‘상품에 대하여 관용하는 상표’인지에 관하여, 1970년 설립된한일식품공업 주식회사는 1971년 오이 등을 원료로한 일본 ‘복신지(福神漬)’를 응용하여 무, 오이, 연근, 우엉 등의 5가지 야채를 간장, 설탕 등의 양념에 버무려 만든

밑반찬의 일종인 ‘오복채(五福菜)’라는 식품을 개발하여 1986년까지 생산․판매하여 온 사실, 신진식품 주식회사는 오복채 제품에 대하여 1987.8. 26. 인천 북구청장으로부터 식품제조품목허가를 받고, 1992. 5. 27. 충남 부여군수로부터 식품품목제조신고증을 교부받아, 한일식품공업 주식회사가 생산하던 오복채 제품을 생산하여 주식회사 미원, 풀무원식품 주식회사, 동원산업주식회사 등을 통하여 판매하였는데

신진식품 주식회사의 총매출액 중 오복채 제품의 매출액은 1992년 약 3,700만 원, 1993년 약 5,400만 원,

 1994년 약8,500만 원이고, 1996. 10. 1.부터 같은 해 12. 31.까지 3개월간 약 5,600만 원, 1997. 9. 1.부터

같은 해 10. 31.까지 2개월간 약 4,300만 원인 사실, 한양식품은 1987. 12. 1. 무, 가지, 생강, 당근, 연근 등을

주원료로 하는 복신지 제품에 대하여 전남 나주군수로부터 식품품목제조허가를 받아 복신지 제품을

생산․판매하여 왔고, 평화식품은 1993. 3. 20. 오복채 제품에 대하여 인천 서구청장으로부터 식품품목제조허가를 받아 오복채 제품을 생산․판매하여 온 사실, 원고가 운영하는 한국식품은 1991. 10. 9. 전북 정읍군수로부터 오복채 제품에 대하여 식품품목제조신고증을 교부받아 오복채 제품을 생산․판매하고 있고, 1994년 이후 국내 농특산물

홍보 및 판매행사, 농특산물 직판행사 및 우리식품전시회에 오복채 제품을 출품하여 왔으며,

한국식품이 생산하는 오복채 제품의 포장지에는 오복채는 무, 오이, 생강, 연근 등 신선한 국산 야채를 잘 버무린 후 다시마를 삶은 국물에 간장과 다시마를 넣어 맛을 낸 밑반찬으로 간편하게 즐길 수 있는 전혀 새로운 느낌의 별미식품이라고 설명되어 있는 사실, 그 밖에 한영식품과 신천식품이 1986년부터, 신평화식품이 1989년부터,

각각 오복채 제품을 생산하고 있고,

현재 오복채 제품을 생산하는 업체는 모두 15개 정도인 사실, 국세청의 2001년도 부가가치세법 해석편람에는

무, 오이지에 간장, 생강, 설탕 참깨, 물엿 등을 혼합하여 제조한 오복채는 미가공식품에 해당하지 아니하고,

그 근거는 ‘재무부 소비 22601-516, ‘89. 4. 18.’ 공문이라고 기재되어 있는 사실, 한일식품공업 주식회사는

1987.(원심 판결문의 1997.은1987.의 오기이다) 6. 4. 한글 ‘오복채’, 한자 ‘五福菜’, 영문자 ‘PICKLED FIVEVEGETABLES’가 상하로 결합한 상표를 ‘오이저림’ 등을 지정상품으로 하여 출원하였으나,

 1988. 5. 31. 특허청으로부터 거절결정을 받았고, 그 후 원고가 1998. 5. 4. 이 사건 등록상표를 출원하여

1999. 3. 16. 등록된 사실을 인정한다음, 오복채는 무, 오이 등을 주원료로 하고 간장, 생강, 설탕, 참깨, 물엿 등을 혼합하여 만드는 밑반찬의 일종으로서, 1971년 한일식품공업 주식회사가 이러한 오복채 제품을 개발하여 오복채라는 이름으로 판매한 이후 신진식품 주식회사, 한국식품, 평화식품, 신평화식품, 한영식품, 신천식품 등 10여 개 업
체가 오복채 제품을 생산․판매하여 왔으며,

이러한 거래현실을 반영하여 1989년도의 재무부 공문에 따라 국세청의 2001년도 부가가치세법 실무편람에도

오복채가 과세대상이 되는 식품이라고 기재된 것이어서, 오복채는 한일식품공업 주식회사의 상표이었으나

이 사건 등록상표의 지정상품인 장아찌의 일종인 오복채 제품을 생산․판매하는 동업자들이 자유롭고 관용적으로 사용하여, 이 사건 등록상표의 등록결정 당시인 1999. 2. 24.경에는 관용표장이 되었으므로,

이 사건 등록상표에는 상표법 제6조 제1항 제2호의 등록무효사유가 있다는 취지로 판단하였다.

상표법 제6조 제1항 제2호 소정의 ‘상품에 대하여 관용하는 상표’라고 함은 특정 종류의 상품을 취급하는

 거래계에서 그 상품의 명칭 등으로 일반적으로 사용한 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품자체를 가리키는 것으로 인식되는 표장을 말하는바, 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 1971년경부터

이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵까지 28년 동안이나 원고를 포함하여 장아찌 종류를 생산, 판매하는 자들

사이에서 ‘오복채’를 장아찌의 한 종류를 가리키는 제품명으로 일반적으로 자유롭게 사용하여 온 사실을

인정하고 나서 이 사건 등록상표가 위 법조항 소정의 이른바 관용상표에 해당한다고 판단한 것은 정당하다.

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