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상표 출처표시 이외 용도사용,

상표법 위반 행위일까

원심은, 피고인이 중국 소재 의류제조업체에 주문제작을 의뢰한 후

납품받아 국내에 판매하는 작업복 상의 지퍼 하단의

리테이닝 박스에 등록상표와 유사한 표장이 표시되어 있지만,

피고인이 그 위치에 위 표장을 표시하여 작업복을 제작·납품하여

달라고 의뢰한 것은 아니고 중국 소재 의류제조업체에서

작업복을 생산하는 과정에서 마음대로 위 표장이 표시된 지퍼를

사용한 것으로 보이는 점, 위 작업복의 상표 부분,

상의 지퍼 슬라이더 손잡이 부분에 피고인 고유의 작업복 상표인 M이 뚜렷이 각 표시되고, 작업복 상의 하단에 위 상표를 의미하는

“M”자가 표시된 단추가 달려 있는 점, 위 등록상표가 주지저명한

상표는 아닌 점 등에 비추어, 피고인이 위 표장을 작업복의

식별표지로서 사용한 것으로 볼 수 없다는 이유로

이 부분 공소사실을 무죄라고 판단하였습니다.

타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 된다고 할 것이나,

타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의

본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서

상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의

상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다고 할 것입니다.

(대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결 참조)

그것이 상표로서 사용되고 있는지의  여부를 판단하기 위하여는,

상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉, 상품 등에 표시된 위치,

크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와

사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이

상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 할 것입니다 (대법 2003. 4. 11. 선고 2002도 3445 판결 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면

이러한 원심의 판단은 수긍이 가고 거기에 상고이유 주장과 같은

법리오해 등의 위법이 없습니다.

이 부분 공소사실의 요지는, 피고인은 2008. 4. 8. 주식회사

S가 상표로 등록한 원심판결 등록상표가 인쇄된 종이 태그를

피고인의 작업복 의류 1,500벌에 부착하여 판매함으로써

상표권을 침해하였다고 함에 있는데요,

이에 대해 원심은, 피고의 제품인 작업복은 위 등록상표의 지정상품인 직물, 직물제품, 침대커버, 테이블커버 등(제24류)과 

유사한 상품이 아니므로 피고인이 그 등록상표권을 침해한 것으로

볼 수 없다는 이유로 이 부분 공소사실을 무죄로 인정한

제1심판결을 그대로 유지하였다으나

 위와 같은 원심의 판단은 수긍할 수 없습니다.

타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를

그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위는

타인의 등록상표권을 침해하는 것입니다

(상표법 제66조 제1항 제1호).

제1심 및 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거들에 의하면,

피고인은 원심판결 별지2 기재 등록상표 I와

동일한 표장이 인쇄된 종이 태그를 피고인이 판매하는 

M 상표의 작업복에 부착하여 판매하였음을 알 수 있는바,

그렇다면 피고인은 위 표장을 작업복의 출처표시로

사용한 것이 아니라 작업복의 재료가 되는 직물의 출처표시로서

사용하였다고 보는 것이 경험칙에 부합합니다.

또한 작업복 재료인 직물은 위 등록상표의 지정상품과

동일 또는 유사한 상품에 해당함이 분명하므로,

피고인이 등록상표권을 침해하였다고 인정할 여지가 충분하기에

이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있습니다.

결국 이 부분 원심판결에는 상표의 사용에 관한 법리를 오해함으로써

판결에 영향을 미친 위법이 있으므로

파기를 면할 수 없습니다.

그러므로 원심판결 중 2008. 4. 8. 자 상표법 위반 부분을 파기하고

이 부분 사건을 다시 심리.판단하게 하기 위하여

원심법원으로 환송하기로 하여

나머지 상고를 기각하기로 하였습니다.

상표 디자인 및 특허출원 등록은 변리사에게

특허소송 및 법률자문은 변호사에게

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디자인권 공유 / 특허사무소 소담

디자인권의 공유란 하나의 디자인권을 2인 이상이

공동으로 소유하는 것을 말합니다.

다른 공유자의 동의 없이 실시할 수 있는 공유의 성질을

갖고 있는 동시에 지분의 양도 및 질권.실시권의 설정에 있어

타 공유자의 동의를 요하는 합유적 성질을 갖습니다.

이는 공유자 1인의 지분변동이 타 공유자 지분의 실질적 경제가치에

영향을 미칠 수 있는 무체재산권으로서의 특수성을 고려한 것입니다.

수인의 공동창작물을 공동출원하여 등록받은 경우

디자인등록받을 수 있는 권리가 일부 이전되거나

공동으로 상속하여 등록받은 경우, 질권에 의해 지분이 경락된 경우,

예약승계를 통해 직무 디자인의 수인의 사용자에게 귀속된 경우

등을 발생 태양으로 합니다.

공유 디자인권에 대한 지분 비율은 계약 또는 법률의 규정에 의하여

결정되지만 이러한 사정이 없는 경우에는

균등한 것으로 추정합니다.

공유디자인권은 무체재산권이라는 특성상,

각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는

타공유자의 동의없이 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을

지분비율에 관계없이 실시할 수 있습니다.

공유자 중 1인이 창작한 이용디자인은 특별한 약정이 없는 이상

공유디자인권에 대한 실시 권한을 가지므로 이용디자인 역시

자유롭게 실시할 수 있습니다.

침해금지청구권의 경우 보존행위임을 이유로

각 공유자가 행사할 수 있다는 견해가 있으나 패소시 타공유자에게

기판력이 미치게 되어 처분행위가 되는 문제가 있으므로

각 공유자는 자신의 지분권에 기하여 행사할 수 있다는 견해가

패소판결의 기판력이 타공유자에게 미칠 염려가 없어 타당합니다.

손해배상청구권의 경우 공유자 1인이 손해액 전부에 대한

청구가 가능하단 견해가 있으나 향후 고융자간의 내부처리가

문제되기에, 지분비율에 따른 손해액만을

청구할 수 있다고 봄이 타당합니다.

각 공유자는 침해자에 대해 부당이득반환청구권, 신용회복청구권등을

행사할 수 있습니다.

공유디자인권에 대해 공유자 간 특약이 있는 경우 적극적 효력이

제한됩니다. 계약자유의 원칙을 존중하기 위함인데요

그 이외에는 지분 비율과 관계없이 등록디자인의

자유로운 실시가 가능합니다. 이용에 있어 점유를 요하지 않는

무체재산권이기 때문입니다.

각 공유자는 다른 공유자의 동의 없이는 지분의 양도 및

지분에 대한 질권을 설정할 수 없습니다.

새로운 공유자의 자본력.기술력 등에 따라

지분의 실질적 경제가치의 변동을 초래하기 때문입니다.

각 공유자는 타 공유자의 동의 없이 디자인권에 대한

전용실시권의 설정이나 통상실시권의 허락을 할 수 없습니다.

실시권자의 자본력.기술력에 의해

공유자 간의 이해관계가 변화되기 때문입니다.

디자인권에 관한 절차를 밟을 경우 각자가 전원을 대표하나

법 제13조 각 호의 사항은 전원이 공동으로

절차를 밟아야 합니다. 다만 대표자를 정하여 신고한 경우에는

대표자가 전원의 동의를 얻어 절차수행이 가능합니다.

심판당사자가 되는 경우 공유디자인권자 전원이 공동으로

청구이 ㄴ또는 피청구인이 되어야 하는데요 심판의 결과는

각 공유자의 이해관계에 중요한 영향을 미치기에

합일확정의 필요가 있어 고유필수적 공동심판으로

규정하고 있습니다.

공유디자인권자 일부를 누락한 경우에는 디자인권자를

추가하는 심판청구서의 보정을 통해

그 흠을 극복할 수 있습니다.

대법원판례에서는 상표권에 대한 심결취소소송은

고유필수적공동소송이라고 할 수 없고 공유자 중 1인이라도

당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한.방해하는

심결이 있을 때엔 단독으로 심결의 취소를 구할 수 있다고

판시하였는데요, 디자인권에 대해서도

적용 가능한 것으로 해석됩니다.

디자인 선출원에 따른 통상실시권

타인의 디자인권이 설정등록 되는 때에 그 디자인등록출원된 디자인의 내용을

알지 못하고, 선의로 국내에서 그 디자인 또는 이와 유사한 디자인의 실시사업을 하거나

준비를 하고 있는 자는 일정 요건하에서 그 디자인권에 대해 통상실시권을 갖습니다.

이는 법률의 규정에 의해 인정되는 무상의 통상실시권으로서

채권적 권리에 해당합니다.

2007년 시행법이 중복투자.개발 및 거절의 연쇄를 방지하기 위해

거절결정.심결이 확정된 출원의 선원의 지위를 부정함에 따라

신규성 위반을 이유로 거절된 선출원인의 자유실시영역에서의 실시가

선출원과 유사하지만 선원의 지위가 없음을 이유로 등록된

후출원 등록디자인권의 침해를 구성하는 문제가 발생될 수 있어

이 경우 선.후출원인간의 이해관계를 조정하기 위함입니다.

선출원에 따른 통상실시권이 발생하려면 선의의 실시여야 하는데요

선의란 디자인등록출원된 디자인의 내용을 알지 못하고 그 디자인을

창작하거나 그 디자인을 창작한 자로부터 지득한 경우를 의미합니다.

또한 타인의 디자인권의 설정등록시에 국내에서 그 디자인 또는

이와 유사한 디자인의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있어야 하는데요,

본 요건은 선출원자의 실시 개시의 시기적 요건에 관한 것입니다.

후출원의 출원이후부터 설정등록 이전까지 실시사업 또는 그 준비를 하여야 합니다.

이 시기에 개시된 실시라면 타인의 등록디자인을 알 것 없이 개시된 실시이기 때문에

구제의 대상으로 한 것입니다.

후출원 디자인의 출원 전에 실시 또는 준비를 하는 경우라면

이미 종전의 선사용에 의한 통상실시권에 따른 구제가 규정되어 있으므로

본 규정의 적용대상이 아니며

실시사업이란 법 제2조 제7호 규정되고 있는 형태로서의 실시사업이 되고 있는 경우를 말하며

사업의 준비란 명확치는 않으나 머릿속에서 생각하고 있던 정도 또는

단지 출원만 있는 경우는 준비에 해당되지 않고 준비사업을 객관적으로

증명하는 데 충분한 증거가 필요합니다.

타인의 디자인권을 설정등록받기위해 디자인등록출원을 한 날 전에

그 디자인 또는 이와 유사한 디자인에 대하여 디자인등록출원을 하였을 것이 요구되는데요,

본 규정에 따른 통상실시권은 타인의 출원보다 선출원된 자신의

디자인등록출원이 있었음을 전제로 합니다.

타인의 디자인권이 설정등록되는 때에 자신이 한 디자인등록출원에 관한

디자인의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있을 것 역시 요구되는데,

본 요건은 거절결정이 확정된 출원과 실시디자인과의 관계에 관한 요건입니다.

실시사업 등을 하고 있는 디자인은 선출원에 관한 것이어야 하고

출원디자인에 유사한 디자인은 포함되지 않습니다.

선출원디자인이 신규성상실을 이유로 거절결정 또는 심결이 확정되었어야 하는데요,

거절이유를 신규성 상실로 제한한 것은 고지디자인과 동일.유사한 디자인은

일반공중이 자유롭게 실시할 수 있는 영역에 해당되는 것으로서

이러한 공지영역에 있는 선출원 디자인에 대해 선출원의 지위가 없어

등록될 수 있었던 후출원 디자인에 유사하다는 것을 이유로

침해를 인정하는 것은 양자의 형평상 선출원인에게 심히 부당한 것이기 떄문입니다.

마지막으로, 선사용에 의한 통상실시권이 발생되는 경우가 아니어야 하는데요

선출원에 따른 통상실시권은 선사용권이 인정되지 않는 경우에

선출원에 의한 선의의 실시자를 구제하기 위한 규정이기 때문입니다.

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디자인출원 - 국제디자인등록출원

헤이그협정에따라 대한민국을 지정한 국제디자인등록출원은

국내에서 출원된 것과 동일한 효력을 가지므로

국내 출원 및 심사절차를 따릅니다.

다만, 이 과정에서 국내출원에 적용되는 일부 조항과 조약이

충될도는 부분이 있을 수 있어

이와 관련된내용을 디자인보호법 제 179 내지

제205조에서 특례로 규정하고 있습니다.

헤이그협적 제10조(2)에 따른 국제등록일은

이 법에 따른 디자인등록출원일로 봅니다.

국제등록일은 국제출원일이 되는것이 원칙이지만

형식요건의 흠결로 인하여 보정이 이루어진 경우에는

국제사무국이 보정서를 접수한 날 또는

국제출원일 중 늦은 날로 봅니다.

국제디자인등록출원에 대하여는 법 제38조

(디자인등록출원일의 인정 등)를 적용하지 않으며

창작내용의 요점의 기재가 요구되지 아니하고

도면이 이미 제출되어 있으므로 법 제37조 제3항의

도면에 갈음하여 사진이나 견본으로 제출할 수 있다는 규정은

적용되지 않습니다.

국제디자이등록출원에 대하여는 법 제43조 규정의

비밀디자인제도를 적용하지 않으며

국제디자인등록출원의 경우 도면 등의 모든 내용이

국제등록부에 공개된 후 국제사무국이 각 지정국에 국제출원서를

송부하므로, 국내출원과 같이 등록 후 디자인의

비밀유지를 구하는 것이 실질적으로 불가능하기 때문입니다.

다만 헤이그협적 제5조(5)에 따른 공개연기신청에 의해

비밀디자인의 효과를 누릴 수 있습니다.

국제디자인등록출원에 대해서는 국내법상 신청에 의한

출원공개규정을 적용하지 않는데요

국제등록은 국제사무국에 의하여 공개됩니다.

그러한 국제등록공개는 모든 체약 당사자에게 충분히

공개된 것으로 간주하고 지정국에서의 더 이상의 국내공개가

요구되지 않습니다(헤이그협정 10조(3)).

국제등록공개는 국제등록일부터 6월 또는 그 이후

가능한 빨리 이루어지는 것이 원칙이며

출원인의 신청에 의해 등록 후 즉시 공개 또는

공개의 연기가 이루어질 수 있습니다.

국제디자인등록출원은 국제출원시에 출원료 및 등록료를

미리 납부하므로 등록료를 납부하여야 설정등록이 된다는

국내법 규정을 적용하지 않습니다.

국제디자인등록출원 후에는 디자인등록을 받을 수 있는

권리의 승계는 국제디자인등록출원인이 국제사무국에

명의변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 않으며

국제디자인등록출원에 대하여는 심사.일부심사등록출원의

구분에 관한 거절규정은 적용하지 않습니다.

저촉관계디자인의 법적효과 및 관련문제

후출원 디자인권자등은 선출원권리자의 허락을 얻거나

통상실시권허여심판에 의하지 아니하면

자신의 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 수 없는데요

다만 소극적 효력이 제한되는 경우는 아닌 바

제3자의 침해 행위에 대하여 권리를 행사할 수 있습니다.

또한 실시권이나 질권의 설정 행위 역시 선출원 권리자의

허락을 요하지 않는데요, 다만 실시권자가 이를 실시하기 위해서는

선출원 권리자의 허락이나 통상실시권허여심판의

제기가 요구될 것입니다.

디자인권자.전용실시권자 또는 통상실시권자는 해당 등록디자인

또는 등록디자인과 유사한 디자인이 법 제95조 제1항 또는

제2항에 해당하여 실시의 허락을 받으려는 경우에 그 타인이

정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수

없을 때에는 자기의 등록디자인 또는 등록디자인과 유사한 디자인의

실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을

청구할 수 있습니다.

통상실시권 허락의 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자가

그 통상실시권을 허락받은 자의 등록디자인 또는

이와 유사한 디자인을 실시할 필요가 있는 경우에 그 통상실시권을

허락받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을

받을 수 없을 때에는 통상실시권을 허락받아 실시하려는

등록디자인 또는 이와 유사한 디자인의 범위에서

통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있습니다.

선출원권리자의 허락 또는 통상실시권허여심판에 의하지 않고

등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시하는 행위는

선출원 권리 침해를 구성하여 민.형사상 책임을 질 수 있습니다.

저촉관계에 있는 선출원 등록권리가 존속기간만료로 소멸시

후출원등록권리에 대한 법정실시권이 발생하는데요

기존의 사업시설보호 및 이해당사자등의 손해를

방지하기 위함입니다.

권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판의 경우

원칙적으로 후출원 등록권리의 효력을

부정하는 것에 해당되므로 부적법하나

이용관계의 확인을 위한 경우에는 후출원 등록권리의

효력을 부정하는 것이 아니기에 판례는

이용.저촉관계의 성립유무를 인정하고 있습니다.

상표권에는 강제사용권제도가 없고 법 제70조 제3항 규정의

대가 지급대상에 상표권자가 제외되어 있는 것을 고려하면

후출원 디자인권자는 선출원 상표권자의 허락에 의해서만

자신의 권리의 실시가 가능하다고 해석됩니다.

저작권의 경우 인격권에 맞지 않으므로 통상실시권허락의 심판이

존재하지 않으므로 후출원 디자인권자는 저작권자 허락에 의해서만

자신의 등록권리 실시가 가능하며

선출원 타 공유자의 허락을 얻지 않고도 당해 등록디자인 또는

이와 유사한 디자인을 실시할 수 있다고 해석되는데요

디자인권이 공유인 경우 실시는 지분의 관념을 떠나

자유실시를 원칙으로 하기 때문입니다.

디자인보호법에서 보는 디자인의 이용관계

특허권.실용신안권.상표권.저작권간에는

독자적 요건에 의해 각각 권리가 발생되므로

상이한 법익간에는 동일한 객체에 대한 권리가 경합될 수 있습니다.

또한 디자인보호법 내로 한정하여 살피더라도

후출원 권리가 선출원 권리의 내용을 이용하였으나

전체로서는 비유사하면 선.후출원 모두

디자인등록이 가능한 경우가 있습니다.

이러한 중첩되는 2 이상의 권리들은 적법하게 등록된 권리이지만

이를 실시하면 선.후출원 권리간 충돌이 발생될 수 있어

권리관계의 조정이 요구됩니다.

이 경우 선출원 우위 원칙에 따라 선출원권리자의 이익을 보호하고

후출원 권리자의 실시방안을 보장하기 위하여 디자인보호법은

이용.저촉에 관한 규정을 두고 있습니다.

이용관계란 후출원 디자인이 선출원 디자인을 그 본질적인 특징을

손상시키지 않고 그대로 포함하고 있어 후출원 권리를

실시하는 경우에는 후출원 권리에 포함되어 있는 선출원 권리내용

전부의 실시가 수반되지만, 선출원 권리를 실시하는 경우에는

선출원 권리는 후출원의 일부에 불과한바 후출원 권리의

전부 실시는 되지 않는 일방적 충돌관계를 의미합니다.

권리를 전부 실시한다는 의미는 등록권리의 보호범위 이내의

실시가 될 수 있다는 의미입니다.

이러한 일방적 충돌관계가 발생되기 위해서는 필연적으로

후출원의 권리의 내용을 구성하는 요소가 선출원의 그것보다

많아야 하며 후출원의 권리의 내용에 선출원 디자인이

포함되어 있어야 합니다.

이용관계는 후출원 권리의 실시만이 선출원 권리와의 충돌을

발생시킨다는 점에서 선.후출원 권리 어느 것을 실시하더라도

타방의 권리와의 충돌이 발생되는 쌍방충돌의 경우인

저촉관계와 구별됩니다.

이용관계가 성립하려면 적법하게 등록된 2 이상의 권리가

존재해야 합니다. 법 제45조 규정의 취지는 적법하게 등록된

선.후 권리 조정을 위한 규정이므로 권리의 취소이유나

무효사유가 없는 적법 등록 권리여야 합니다.

양 권리 중 어느 하나에 디자인권의 취소사유 또는 무효사유가 있는

경우에는 일부심사등록이의신청이나 무효심판에 의해

일방 권리를 소멸시키는 것으로 권리의 조정이 이루어질 수 있는바

법 제95조 규정의 적용의 대상이 되지 않습니다.

또한 양 권리의 출원일이나 발생일이 상이해야 하는데요

후출원 등록디자인 또는 그와 유사한 디자인이

그 디자인등록출원일전에 출원된 타인의 등록디자인 또는

이와 유사한 디자인.특허발명.등록실용신안 또는 등록상표를

이용하는 경우여야 하며 저작물 이용시

후출원의 디자인등록출원일전에 발생한 타인의 저작권을

이용하여야 합니다.

선.후권리의 출원일이나 발생일이 동일자인 경우에는 본 규정의

규율을 받는 이용관계가 성립되지 않고 양 권리자는

자신의 등록권리를 자유롭게 실시할 수 있습니다.

자신의 선행 권리를 이용하는 경우에는 권리의 조정이

필요치 않기 때문에 본 규정의 적용 대상이 되지 못하는데요

공유인 선출원 등록 권리의 공유자 중 1인의 후출원 등록 권리에

선출원 등록 권리의 권리 내용이 그대로 포함되어 있다고 하더라도

후출원 권리자는 타 공유자의 동의 없이 자신의 권리를 자유롭게

실시할 수 있습니다. 공유자는 지분의 관념을 떠나

등록 디자인을 자유롭게 실시할 수 있는 권리가 있기 때문에

선출원 등록권리와의 충돌이 발생되지 않기 때문입니다.

부품디자인과 완성품디자인은 양자는 용도와 기능이

상이한 비유사물품으로서 선출원 규정이 적용되지 않아

모두 등록이 가능하나 완성품디자인의 외관에

부품디자인이 포함되어 있는 경우 등록 후 이용관계가 성립됩니다.

다만 부품의 구성이 완성품에 가까운 경우에는

유사한 물품으로 취급될 수 있어 후출원은 선출원 규정 위반으로

거절될 것이므로 이용관계가 성립 안됩니다.

한 벌의 물품의 디자인은 한 벌 전체로서 등록요건을 판단하는바

선출원 규정의 적용이 없어 모두 등록이 가능하나

한 벌의 물품의 외관에 그 구성물품의 디자인이 포함되어 있으므로

등록 후 이용관계가 성립됩니다.

양자는 등록받고자 하는 범위 및 보호방법이 상이하여

선출원 규정의 적용이 없어 모두 등록이 가능하나

전체디자인 부분디자인이 포함되어 있는 경우

등록 후 이용관계가 성립됩니다.

디자인보호법에서의 우선권주장

우선권주장의 기초가 되는 제1국 출원은

디자인등록출원, 특허출원 또는 실용신안등록출원이어야 합니다.

제1국 출원은 제1국에서의 출원일이 확정된 정규의 출원이어야 하며

일단 정규출원으로 인정된 후에는 출원이 무효, 취하, 포기 또는

거절되더라도 이를 기초로 우선권주장을 할 수 있습니다.

제1국 출원과 우선권주장출원의 출원내용간 동일성이 있어야 하는데

이 경우 출원의 형식이나 디자인을 표현하는 방식과 관계없이

우선권증명서류에 표현된 디자인 가운데 우리나라에 출원된 디자인과 실질적으로 동일한 디자인이 포함되어 있으면 족합니다.

가국ㄱ의 법제가 상이하므로 엄격한 동일성을 요구하면

국제적 보호의 실효성을 도모할 수 없기 때문입니다.

우리나라에 출원된 디자인이 우선권증명서류에 표현되어 있는지

그 여부는 해당 디자인이 속하는 분야에 있어서 통상의 지식에

기초하여 우선권증명서류의 전체 기재내용 및 최초에 출원한 국가의

제도 등을 종합적으로 고려하여 판단합니다.

최초출원 디자인의 물품명칭과 우리나라 출원디자인의 물품명칭이

다르더라도 우선권 증명서류의 기재내용을 종합적으로 고려하여

판단할 때, 출원디자인이 적용되는 물품의 용도.기능이

실질적으로 동일하면 물품의 동일성을 인정합니다.

우선권증명서류에 기재된 물품명칭이 다수의 물품을

포괄하는 명칭이더라도 그 가운데 하나의 물품의 명칭을

우리나라의 출원서에 적은 경우에는 물품의 동일성을 인정합니다.

제1국과 우리나라에서 등록을 받으려고 하는 디자인의 대상이 되는

물품의 형상.모양.색채가 실질적으로 동일하면

디자인의 동일성이 인정됩니다.

하지만 우선권증명서류에 첨부된 도면에

우리나라에서 등록을 받으려고 하는 디자인의 전체적인 형태가

표현되어 있지 않은 경우 동일성이 인정되지 않습니다.

우선권주장의 대상이 되는 출원은 우선권주장의

기초가 되는 제1국 출원의 출원일부터 6월 이내에 우리나라에

출원된 것이어야 하는데요, 특허.실용신안등록출원의

우선권 주장기간이 12개월인 것과 달리,

디자인은 출원서류의 작성 및 기타 절차가 용이하므로

우선기간을 6개월로 정하고 있습니다.

신규성 상실의 예외 / 디자인보호법

디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이

법 제33조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우

그 디자인은 그날부터 6개월 이내에 그 자가 디자인등록출원한

디자인에 대하여 가은 조 제1항 및 제2항을 적용할 때에는

같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 봅니다.

다만 그 디자인이 조약이나 법률에 따라 국내 또는 국외에서

출원공개 또는 등록공고된 경우에는 그러하지 않습니다.

디자인은 유행성이 강한 특성을 가지므로 창작 이후에

바로 판매 등이 되는 것이 일반적인데요

이러한 특성에도 불구하고 출원 전의 공지를 이유로 일률적으로

등록이 불허된다면 창작자에게 가혹하고 디자인창작의

보호.장려라는 법 목적에 반하게 되므로

구체적 타당성을 기하기 위함입니다.

디자인이 공지될 당시 그 디자인에 대하여

디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지는 자가 출원하거나

또는 공지된 이후 그 권리를 승계한 자가 출원해야 합니다.

디자인의 공지주체가 여럿일 경우 그 중 1인 이상이

출원인에 포함되어 있을 것이 요구되며

공동출원의 경우에는 공유자 중 1인이 신규성상실행위를

한 경우에도 타 공유자의 보호를 위해

본 규정의 적용이 가능하다고 해석됩니다.

법 제36조는 출원디자인과 공지디자인의 관계에 대해서는

어떠한 규정도 하고 있지 않기 때문에

출원디자인이 증명서류의 공지디자인과 동일한지 또는 유사한지

그 여부는 관계가 없습니다.

따라서 갑이 a라는 디자인을 공지시킨 이후에 a와 비유사한

b라는 디자인을 a의 공지일로부터 6일 이내에

디자인등록출원하면서 신규성상실의 예외 규정의

적용을 받을 수 있습니다.

신규성 상실의 예외 규정의 적용 대상은 공지된 디자인인데요

디자인의 공지가 아닌 모양만의 공지 또는 디자인이 아닌 자연물,

저작물에 공지에 대해서는 본 규정의 적용을 받을 수 없습니다.

예를 들어 전사지에 포함되는 모양의 공지가 있는 경우

상기 모양이 표현된 전사지를 디자인등록출원하면서

모양의 공지에 대해 창작성 판단의 인용참증에서 제외하고자

본 규정의 적용받고자 하더라도 이는 허용되지 않습니다.

적법한 신규성상실 예외 주장을 하기 위해서는

디자인이 최초로 공지된 날부터 6월 이내에 상기 공지디자인에 대해

신규성상실의 예외 주장을 하고자 하는 디자인등록출원이

있어야 합니다. 이렇게 6월의 출원시기를 제한하는 것은

심사절차의 안정 및 제3자의 불측의 손해를 방지하기 위함입니다.

조약에 의한 우선권 주장을 수반하는 출원이라도

우선권주장의 효과가 제1국 출원일 이전까지 미치지 아니한다는

조약4B의 규정상, 공지된 날부터 6월 이내에

우리나라에서의 디자인등록출원이 있어야 합니다.

디자인 보상금청구권

보상금청구권이란 출원공개 후 경고를 받거나

출원공개된 디자인임을 알고 디자인설정등록 전에 업으로서

출원디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시한 자에게

통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금을

청구할 수 있는 권리입니다. 제3자의 모방.도용으로부터

출원인을 보호하고 출원인의 이익상실 보상을 위함입니다.

출원 계속 중 출원인의 보호를 위한 제도라는 점에서

디자인권의 설정등록 이후 디자인권자의 보호를 위한

침해금지청구권 및 손해배상청구권 등과 차이가 있습니다. 

보상금청구권이 발생되기 위해서는

디자인등록출원에 대한 출원공개가 있어야 하고

출원인이 제3자에게 서면으로 경고하거나

경고가 없더라도 제3자가 출원공개된 디자인임을 알았을 것,

출원디자인과 동일 또는 유사한 디자인을 실시하였을 것,

정당권원 없는 제3자가 업으로서 실시하였을 것이 요구되며

발생된 보상금청구권은 디자인등록출원인에게 귀속됩니다.

출원공개 후 경고를 받은 때 또는 출원공개된 디자인임을 안 때부터

설정등록 될 때까지의 기간 동안의 실시에 대해 통상 받을 수 있는

금액에 상당하는 보상금의 청구가 가능합니다.

통상 받을 수 있는 금액으로 한 것은 미등록 상태의 디자인임을

이유로, 부당하게 저액으로 평가되는 것을 방지하기 위함입니다.

보상금청구권의 행사는 디자인권 행사에 영향을 미치지 않는데요

이는 디자인권은 설정등록 이후에 관한 것이고

보상금청구권은 출원단계에서의 출원인의 보호를 위한 제도기에

그 권리의 내용이 서로 다르기 때문입니다.

출원공개에 속하는 디자인을 실시하는 자라고 하여도

선사용권자, 직무디자인의 경우 사용자 등 장래 법정실시권을

취득할 지위에 있는 자에 대해서는 보상금청구권을

행사할 수 없습니다.

간접침해, 서류의 제출, 공동불법행위책임, 소멸시효 규정이

준용되며, 이 경우 소멸시효에 관한 민법 규정을 적용함에 있어

피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날은

해당 디자인권의 설정등록일로 봅니다.

보상금청구권은 유효한 디자인권의 발생을 전제로 하는

권리이므로 디자인등록출원이 포기.무효 또는 취하된 경우,

디자인등록출원에 대하여 제62조에 따른 디자인등록거절결정이

확정된 경우, 제 73조제3항에 따른 디자인등록취소결정이

확정된 경우, 제121조에 따른 디자인결정을 무효로 한다는

심결이 확정된 경우 등의 사유로

디자인권이 등록에 이르지 못하였거나 등록 후 소급되어

소멸되었다면 보상금청구권도 처음부터 발생하지 않은 것으로 봅니다

소멸시효에 관한 민법 제766조를 준용하므로

해당 디자인권의 설정등록일로부터 3년간 행사하지 않으면

시효에 의해 소멸됩니다.

디자인등록출원 실체보정 / 특허사무소 소담

디자인등록출원에 대한 보정은 크게 절차에 대한 보정과

디자인의 실체 내용에 대한 보정으로 나뉩니다.

절차보정은 법 제47조 각 호의 사항 중 어느 하나에 해당되는 경우

특허청장 또는 특허심판원장의 명령에 따라 행하는 보정을 말하고

절차보정의 대상은 기재사항에 흠이 있거나 구비서류가 미비한 경우

등의 형식적인 사항을 말합니다.

따라서 외국인의 권리능력에 관한 것 등의 실질적인 사항은

일단 서류를 수리한 다음

심사관으로 하여금 심사를 하게 해야합니다.

이러한 절차보정은 특허청장이나 특허심판원장의

명령에 의하여 수행되기도 하고, 출원인의 자발적인 의사에 의해

수행되기도 합니다. 이와 비교하여 실체보정은

출원인의 자발적인 의사에 의해서만 수행될 수 있습니다.

실체보정이란 디자인등록출원된 디자인의 내용에

흠결이나 불비한 사항이 있는 경우 동일성이 유지되는 범위 내에서

보충.정정하는 것을 말합니다. 선출원주의하에서 출원을

서두르는 과정에서 생긴 경미한 하자에 대한 치유기회를

부여함으로써 당해 출원의 선출원의 지위를 유지시키고

재출원에 따르는 절차적 번잡을 방지하기 위함입니다.

디자인등록출원은 최초의 디자인등록출원의 요지를

변경하지 아니하는 범위에서 디자인등록출원서의 기재사항,

디자인등록출원서에 첨부한 도면, 도면의 기재사항이나 사진

또는 견본을 보정할 수 있습니다.

디자인등록출원인은 관련디자인등록출원.단독의 디자인등록출원

상호간, 일부심사등록출원.심사등록출원 상호간

출원의 구분을 변경하는 보정을 할 수 있습니다.

보정을 할 수 있는 자는 디자인등록출원인 또는

출원에 관한 적법한 승계인이며

보정은 출원인의 이익을 보호하기 위한 제도이므로

임의대리인은 보정을 수행함에 있어 출원인에게

특별한 권한을 위임받을 것이 요구되지 않습니다.

공동출원인의 경우 각자가 전원을 대표하여 보정을 수행할 수 있고

대표자를 선정하여 특허심판원장에게 신고하면

그 대표자가 모두를 대표하게 됩니다.

최초 출원된 디자인등록출원의 요지를 변경하지 않는 범위내에서

출원서의 기재사항, 첨부도면 및 도면의 기재사항을

보정할 수 있는데요, 요지를 변경하지 않는 범위내란

동일성이 유지되는 범위 이내를 의미합니다.