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부당한 상표사용 및 도메인이름 부정취득행위

부정경쟁방지법 제2조 제1호 사목에서는

파리협약 당사국이나 세계무역기구 회원국 또는

상표법조약의 체약국에 등록된

상표권자의 대리인이나 대표자 또는 대리인이나

대표자였던 자가 정당한 사유 없이

상표권자의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를

그 상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에

사용한 경우를 부정경쟁행위 유형에 포함시키고 있다.

 이는 파리협약의 내용을 반영한 것으로서

우리나라의 경우 권한이 없는 자의

상표출원과 등록을 방지하는 규정은 상표법에 반영하고 있었으나

상표권자의 허락을 받지 않은 대리인 등의 상표사용행위를

저지하는 규정은 그동안 국내법에 이행규정이 없었던 바,

2001년도 개정법에서 이를 반영한 것이다.

2004년도 개정법은 정당한 권원이 없는 자가

상표 등 표지에 대하여 정당한 권원이 있는 자

또는 제3자에게 판매하거나 대여할 목적, 정당한 권원이

있는 자의 도메인이름의 등록 및 사용을 방해할 목적 또는

그밖에 상업적 이익을 얻을 목적으로

주지표지와 동일하거나 유사한 도메인이름을 등록.보유.

이전 또는 사용하는 행위를 새로이 부정경쟁행위의

유형으로 규정하였는데,

이 역시 넓게는 상품주체 혼동행위와

영업주체 혼동행위에 포함된다.

신설된 아목에서 규정하고 있는 국내에서 널리 인식된의 의미도

가, 나목에서와 같이 주지의 정도로 충분하고 저명의 정도에

이를 것을 요하지 아니한다.

한편, 아목에서는 상표 등 표지에 대하여

정당한 권원이 있는 자 또는 제3자에게

판매하거나 대여할 목적으로 도메인이름을 등록, 보유, 이전 또는

사용하는 행위를 부정경쟁행위로 규정하고 있다.

따라서 사회상규에 부합하는 대가, 예컨대,

도메인이름 등록.유지비용에 그 이자 상당액을 더한 금액을

초과하여 도메인이름 등록인이 상표권자에게

양도의 대가를 요구한 경우에는 아목의 부정경쟁행위에

해당할 수 있다.

전용실시권을 설정한 특허권자의 지위

전용실시권의 설정을 받은 전용실시권자는

그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을

업으로서 실시할 권리를 독점한다.

한편, 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하지만,

그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때에는

전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를

독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다.

이 경우 전용실시권 범위에서 제3자가 특허발명을 침해하고 있을 때

전용실시권자 이외에 특허권자에게 손해배상청구 또는

침해금지청구 등의 소권이 인정되는지 문제이다.

특허권의 소극적 효력을 법 제94조에서의

특허권자는 특허발명을 업으로서 실시할권리를 독점한다에서

규정하고 있는 독점성의 반대급부로서 간접적으로 규정된 것으로

이해하는 경우 특허권에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때

특허권자는 실시할 권리를 독점하지 않으므로,

제3자의 침해에 대해 특허권자의 소권이

인정되지 않을 것이다.

그러나 특허권의 소극적 효력은 적극적 효력과는

별개의 권리이며, 전용실시권의 설정은

특허권의 소극적 효력이 미치지 아니하는 계약으로

이해할 수 있으며, 전용실시권이 존재하더라도

타인의 실시를 배제할 수 있는 특허권자의 권한은

전용실시권자 이외의 자에게는 여전히 행사할 수 있기 때문에

특허권자에게는 침해에 대한 소권이 인정된다고 볼 것이다.

손해배상청구와 관련하여,

특허권자가 전용실시권자로부터 판매량에 따른

실시료를 받는다면, 판매량 감소에 따른 손해액에 대해

전용실시권자와 별도로 침해자에 대해 손해배상을

청구할 수 있으나, 판매량과 상관없이 실시료를 받는다면

특허권자에게 침해자의 실시가 있더라도

손해가 있다고 말할 수 없으므로

이 경우에는 별도로 손해배상을 청구할 수 없다.

한편, 특허권자 또는 전용실시권자가

고의나 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을

침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을

청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위로

이익을 얻었을 때에는 그 이익액을 특허권자 또는

전용실시권자가 입은 손해액으로 추정하는 것이고,

따라서 특허권자 및 전용실시권자가 입은 손해의 총액은

침해행위자가 얻은 이익의 액에 한정된다.

따라서 전용실시권자의 손해는 특허권자에게 지불하여야 할

실시료 상당액을 공제한 잔액이라 할 것이고,

전용실시권자가 특허권자로부터 전용실시권을

일정액에 매수하여 전용실시권자만이 특허권을 실시하고 있는

경우에는 침해행위자가 얻은 이익의 액이

모두 전용실시권자의 손해라 할 것이다.

전용실시권 변동 및 소멸

전용실시권자는 특허권자의 동의를 받아야만

전용실시권을 이전할 수 있다.

특허발명에 대해서 어느정도 자본을 가지고

어떠한 기술에 의하여 실시를 하는가 하는것이

특허권자에게 있어서도 중대한 관계를 가지기 때문에

원칙적으로 특허권자의 동의를 받은 경우에

전용실시권을 이전할 수 있다.

전용실시권이 공유인 경우 다른 공유자의 동의를 받아야만

그 지분을 양도할 수 있다.

실시사업을 이전하여도 실시권을 이전할 수 없게 된다면

실시사업의 설비가 가동될 수 없는 경우가 발생하여

실시 장려를 통한 산업발전에 이바지라는

특허법의 목적에 부합하지 않기 때문에

실시사업과 함께라면 특허권자의 동의를 받지 않더라도

전용실시권을 이전할 수 있다.

상속이나 그 밖의 일반승계의 경우에는

승계인의 범위가 한정되고 특허권자가 불측의 손해를 입을

우려도 적고 피승계인의 권리.의무가 포괄적으로 이전되기 때문에

특허권자의 동의를 받지 않더라도 전용실시권을 이전할 수 있다.

전용실시권자는 특허권자의 동의를 받아야만

그 전용실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나

통상실시권을 허락할 수 있다.

전용실시권이 공유인 때에는 다른 공유자의 동의를 받아야만

그 지분에 대한 질권을 설정하거나 전용실시권에 대한

통상실시권을 허락할 수 있다.

그러나 전용실시권자가 설정범위에서 다시 전용실시권을 설정할수는 없는것으로 해석된다.

특허권자는 전용실시권의 동의를 받아야만

특허권을 포기하거나 특허의 정정청구.정정심판청구를 할 수 있다.

전용실시권자는 전용실시권을 목적으로 하는

허락에 의한 통상실시권 및 질권이 설정되어 있는 경우

허락에 의한 통상실시권자, 질권자의 동의를 받아야만

전용실시권을 포기할 수 있다.

전용실시권은 특허권에 부수적인 권리이므로

특허권이 소멸되면 당연히 소멸하며

특허권이 수용되는 경우에도 소멸한다.

한편, 이외에도 전용실시권의 포기, 혼동, 설정계약의 해제,

무효, 취소, 설정기간의 만료 등으로 전용실시권은 소멸한다.

부정경쟁행위 출처지 오인야기행위

출처지 오인야기행위는 상품이나 그 광고에 의하여 또는 공중이

알 수 있는 방법으로 거래상의 서류 또는 통신에

그 상품이 생산.제조 또는 가공된 지역 외의 곳에서

생산 또는 가공된 듯이 오인하게 하는 표지를 하거나

이러한 표지를 한 상품을 판매.반포 또는

수입.수출하는 행위를 말한다.

여기의 출처지는 생산지.제조지.가공지를 의미하며

원산지와 같은 개념인데, 유명한 생산지는

원산지 명칭에 해당하는 경우가 전형적이고,

유명한 제조.가공지의 예로는 스위스, 파리등이다.

이러한 출처지 표지는 거짓일 필요는 없고 오인하게 하면 충분하다.

예를들어 국산품을 단순히 외제라고 표시하거나

거꾸로 수입품에 국내산인것처럼 신토불이라고 표기하거나

화장품에 모두 불어를 사용하면서 마치 프랑스산인것처럼 암시하거나

일본 후지산을 배경으로 넣어 마치 일본제품인것처럼

암시적인 표시를 하는 것 등에까지 널리 적용된다.

소비자에게 오인 가능성이 있는 한

유럽풍이니, 프렌치스타일이니 하는 용어를 사용하는 것도

여기에 충분히 해당한다.

정당한권원이 없는자는 지리적표시를 사용한 상품을

양도.인도 또는 이를 위하여 전시.수입.수출하는행위,

제2조 제1호 라목 또는 마목에 해당하는 방식으로

지리적 표시를 사용한 상품을 인도하거나

이를 위하여 전시하는 행위를 할 수 없다.

다만, 같은 조 제1항에 해당하는 방식으로

상표를 사용하는 자로서, 국내에서 지리적표시의 보호개시일

이전부터 해당 상표를 사용하고 있고,

그 결과 해당 지리적표시의 보호개시일에 국내 수요자간에

그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고

인식되어 있는 경우에는 제1항에도 불구하고

해당상표를 그 사용하는 상품에 계속 사용할 수 있다.

영업비밀이라고 특정할 수 있는것

영업비밀 침해행위의 금지를 구함에 있어서는

법원의 심리와 상대방의 방어권행사에 지장이 없도록

그 비밀성을 잃지 않는 한도에서 가능한

영업비밀을 구체적으로 특정하여야 합니다.

어느 정도로 영업비밀을 특정해야 하는지는

영업비밀로 주장된 개별 정보의 내용과 성질, 관련 분야에서 공지된

정보의 내용, 영업비밀 침해행위의 구체적 태양과 금지청구의 내용,

영업비밀 보유자와 상대방 사이의 관계 등

여러 사정을 고려하여 판단하여야 합니다.

영업비밀의 비공지성, 비밀관리성 및 경제성을 다투는

상대방의 주장과 입증의 정도에 따라

청구인에게 요구되는 영업비밀 내용 특정 정도는

달라질 수 있습니다.

청구인이 영업비밀이 제대로 특정되지 못한 경우에는

신청을 기각하여야 합니다.

상당한 정도의 기술력과 노하우를 가지고 경쟁사로 전직하여

종전의 업무와 동일.유사한 업무에 종사하는

근로자를 상대로 영업비밀침해금지를 구하는 경우

사용자가 주장하는 영업비밀이 영업비밀로서의

요건을 갖추었는지의 여부 및 영업비밀로서 특정이 되었는지 등을

판단함에 있어서는,

사용자가 주장하는 영업비밀 자체의 내용 뿐 아니라

근로자의 근무기간, 담당업무, 직책, 영업비밀에의 접근가능성,

전직한 회사에서 담당하는 업무의 내용과 성격,

사용자와 근로자가 전직한 회사와의 관계 등

여러 사정을 고려해야 합니다.

통상 그놀자가 청구인 회사의 특정 업무에 종사하면서

지득한 것으로 제한하여 -를 만드는 기술,

-의 배합비율,

-를 조절하는 기술 정도면 특정되었다고 보고,

예컨대 A성분 50%, B성분 25%등의 구체적인 배합비율,

조절방법 등의 특정까지는 요구하지 않습니다.

통상실시권허락심판에 의한 통상실시권

특허권자.전용실시권자 또는 통상실시권자가

해당 특허발명이 이용.저촉관계에 해당되어

실시의 허락을 받으려는 경우에 선출원 특허권자.실용신안권자.

디자인권자 또는 그 전용실시권자가 정당한 이유없이

실시허락을 아니하거나 실시허락을 받을 수 없을 때,

자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서

통상실시권허락심판을 청구할 수 있으며

상기 심판에 의하여 허락되는 실시권을

통상실시권허락심판이라 한다.

통상실시권허락심판의 경우는 기술전문가로 구성된

심판관합의체에 의하여 통상실시권이 허락되는 점에서

특허청장의 결정에 의하여 통상실시권이 설정되는

재정에 의한 강제실시권의 경우와 구별된다.

일반적인 통상실시권허락심판의 경우 청구인은 이용.저촉관게의

후출원특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자이며

피청구인은 선출원특허권자, 전용실시권자, 실용신안권자 또는

디자인권자가 된다.

통상실시권을 허락하는 심결이 확정되면 통상실시권이 발생하는데,

따라서 통상실시권자는 심결에 의하여 정해진 효력범위에서

자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 있다.

이 때 실시권은 해당 특허권과 함께 이전되고

해당 특허권이 소멸되면 함께 소멸되며,

실시권에 대한 질권을 설정할 수 없다.

통상실시권자는 특허권자.실용신안권자.디자인권자 또는

그 전용실시권자에게 대가를 지급하여야 하는데,

자기가 책임질 수 없는 사유로 대가를 지급할 수 없는 경우에는

그 대가를 공탁하여야 하며, 대가를 지급하지 아니하거나

공탁을 하지 아니하면 그 특허발명.등록실용신안 또는

등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 실시할 수 없다.

부정경쟁행위 - 품질 등 오인야기행위(바목)

품질 등 오인야기행위는 타인의 상품을 사칭하거나

상품 또는 그 광고에 상품의 품질, 내용, 제조방법, 용도 또는 수량을

오인하게 하는 선전 또는 표지를 하거나

이러한 방법이나 표지로써 상품을

판매.반포 또는 수입.수출하는 행위이다.

타인의 상품을 사칭하는 행위는 타인의 상품을 자기의 상품이나

또는 제3자의 상품으로 사칭하는 적극적인 경우는 물론,

설명의무에 위반하여 고객의 물음에 진실하지 않게 응답하는

소극적인 경우도 포함된다.

이러한 행위는 대고객 관계에서 사기에 의한 불법행위나

형법상 사기죄에 해당하는 경우가 많다.

이론상 행위자에 대한 민사상 금지청구가 가능한 점에서

본법의 의의를 찾을 수 있으나 실제 이런 유형의 금지청구는

상정하기 어렵다. 오히려 법 개정 시 삭제된

타인의 영업을 비방하는 행위에 대한 금지청구가

실익이 있다고 본다.

상품에 그 상품의 품질, 내용, 제조방법, 용도 또는 수량을

오인하게 하는 표지를 하거나 이러한 표지를 한 상품을

판매 등을 하는 행위란 상품의 속성과 성분등의 품질,

급부의 내용, 제조 및 가공방법, 효능과 사용방법등의 용도 또는

상품의 개수, 용적 및 중량 등의 수량에 관하여

일반 소비자로 하여금 오인하게 하는 허위나 과장된

내용의 표지를 하거나 그러한 표지를 한 상품을 판매하는 등의

행위를 말한다.

한편 상품의 제조원에 일정한 품질 관념이 화체되어 있어서

이를 표시하는 것이 상품의 수요자나 거래자 등이 속한

거래사회에서 그 상품의 품질에 대한 관념의 형성에 기여하는

경우에는 허위로 이러한 제조원을 상품에 표시하거나

그러한 상품을 판매하는 등의 행위는 상품의 품질에 관하여

일반 소비자로 하여금 오인하게 할 우려가 있는 행위로서

부정경쟁방지법 제2조 제1호 바목 후단의

부정경쟁행위에 해당한다.

특허권 이전 / 특허사무소 소담

특허권 이전이란 특허권의 주체인 특허권자를

변경하는것을 말한다.

특허권 이전은 주체변경으로서 상대적 소멸이라는 점에서

특허권이 절대적으로 소멸하는

무효심결확정 또는 특허권 포기 등과 구별된다.

특허권 이전, 즉 이전적 승계는 매매.증여 등과 같이

개개의 권리가 개개의 취득원인에 의하여 취득되는

특정승계와 상속.포괄유증.회사의 합병 등과 같이

하나의 취득원인에 의하여 다수의 권리가 일괄해서 취득되는

일반승계로 나뉜다.

특허권자는 특허권의 전부를 이전할 수 있을 뿐만 아니라

특허권의 지분의 일부를 이전할 수 있다.

다만, 청구범위가 다항으로 되어 있는 경우에 그 중 일부인

어느 하나의 항만을 이전할 수 있는지에 대해 논란이 있다.

특허법상 특허권은 복수의 청구항 모두를 일체로 하여

부여되는 것이며, 청구항마다 특허권이 있는 것으로 본다고

규정하고 있는 법 제215조의 대상에서

법 제99조 제1항이 제외되어 있으며,

일부 청구항의 이전을 허용한다면 실시상의 권리충돌로 인하여

법적 안정성을 해치게 되며,

실무상으로도 특허권의 설정등록 후에는 특허의 정정의 대상이 되고

분할 및 보정이 인정되지 않으므로,

일부 청구항의 이전은 인정되지 아니한다고 함이 타당하다.

특허권 이전은 특허등록원부에 등록하여야만 효력이 발생한다.

즉 이전등록은 특허권 이전의 효력발생요근이다.

공시의 원칙에 기한 결과이지만,

공신의 원칙은 성립하지 아니한다.

상속 또는 회사의 합병 등의 경우에

사망 또는 합병 등의 사실이 있으면 권리는 당연히

상속인 또는 흡수법인에 포괄적으로 이전되어 버리므로

그것만으로 권리이전의 효력이 발생한다.

특허권 또는 특허에 관한 권리에 관하여 밟는 절차의 효력은

그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에게 미치며

특허청장 또는 심판장은 특허에 관한 절차가 특허청 또는

특허심판원에 계속 중일 때

특허권 또는 특허에 관한 권리가 이전되면

그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에 대하여

그 절차를 속행하게 할 수 있다.

특허무효심판 실시료 반환여부

당사자간에 실시료 불반환 합의와 같은

특약이 없는 경우 무효심결이 확정된 특허권에 대하여

지급된 실시료를 부당이득으로 반환청구가 될 수 있는지와 관련하여

견해의 대립이 있었다.

하지만 대법원은  특허발명 실시계약에 의하여

특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여

특허침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을

청구할 수 없게되고, 특허가 무효로 확정되기 이전에

존재하는 특허권의 독점.배타적 효력에

제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보았다.

특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가

불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고

그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된

특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로

이행불능상태에 빠지게 된다고 보아야 한다.

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로

확정되더라도 앞서 본 바와 같이 특허발명 실시계약이

원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나

그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한

특허권자가 특허발명 실시계약에 따라

실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중

특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에

상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로

반환할 의무가 있다고 할 수 없다 하여

특별한 사정이 없는 한 부당이득 반환의무를 부정하였다.

특허무효심결이 확정되면 특허료 납부한 자의 청구에 의하여

무효심결이 확정된 해의 다음 해부터의

특허료 해당분을 반환한다.

다만, 반환대상에 해당함을 통지받은 날로부터

3년이 지나면 청구할 수 없다.

기각심결이 확정된 경우 특허권은 유지되며

이 경우 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여

동일한 무효심판을 청구할 수 없고

동일한 무효심판을 청구한 경우 심결각하된다.

이 때 전부무효심판과 일부무효심판은

동일한 심판으로 본다.

부정경쟁행위 주지성 입증

부정경쟁행위로 손해배상이나 신용회복을 구하는 청구에서는

상대방이 혼동초래 또는 오인유발행위를 하였을 당시에

청구인 측의 표지가 주지성을 갖추고 있어야 한다.

문제는 금지청구권을 행사하는 경우

그 주지성을 사실심변론종결시까지 취득하면 좋은지,

아니면 부정경쟁행위 즉 침해당시에

이미 취득하고 있어야 하는지 양론이 있다.

사실심변론종결시설은 주지의 상품표지로서 보호하기에 족한

사실상태가 형성되어 있는 이상, 그 시점에서 주지된 상품표시와

유사한 상품표시를 사용하여 혼동을 일어나게 하는 행위를

방지하는 것이 부정경쟁방지법 입법 취지에 부합한다는 입장이다.

민사소송법상 일반적으로 당사자는 사실심 변론종결시까지

사실자료를 제출하고, 법원이 판결의 기초로 하는 사실관계는

당사자가 사실심의 변론종결시까지 제출한 것에 한하여

그 시점까지 상품표지의 주지성이 구비되어 있다면,

소송제기 시에는 구비되어 있지 않아도

금지청구가 인용된다.

상대방표지사용시설은 주지성의 존재는 늦어도 나중의 영업주체가

유사한 상품표지 또는 영업표지를 사용한 시점에서 인정되어야

한다는 것인데, 이 견해에 의할 경우에는 상대방이 상호를

시작하기 시작한 때에 주지성이 갖추어져 있지 않으면

사실심 변론종결시에 주지성을 취득하였다고 하더라도

패소하게 될 것이다.

동법상의 권리를 보다 넓게 보호할 수 있는

사실심 변론종결시설이 타당한 것으로 생각되고,

우리나라 다수설 및 판례의 입장이다.