특허권자가 어떤 물품이 자신의 특허권의 권리범위에 속한다는 내용의

적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 그 심판청구인이 특정한 물품과

피심판청구인이 실시하고 있는 물품 사이에 동일성이 인정되지 아니하면,

피심판청구인이 실시하지도 않는 물품이 특허권의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도

그 심결은 심판청구인이 특정한 물품에 대하여만 효력을 미칠 뿐

실제 피심판청구인이 실시하고 있는 물품에 대하여는

아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 물품을 대상으로 한

적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하고 각하되어야 합니다

(대법 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결).

특허법원 2007. 7. 5. 선고 2006허6723 판결

이 사건 확인대상발명은 하나의 필름상에 단계별로 색도를 달리하여

다양한 색상으로 인쇄된 스팽글이 하나의 자수라인에 반복 혹은 연속적으로 봉착된 것을

특징으로 하는 자수물 에 관한 것이었습니다.

각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고가 단계별로 색도를 달리하여

다양한 색상으로 인쇄된 스팽글을

제조, 판매하고 있는 사실은 인정되나, 나아가 위 증거들만으로는 피고가 스팽글이 봉착된 자수물까지

실시하는 것으로 보기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없습니다.

따라서, 이 사건 심판청구는 피고가 이 사건 확인대상발명을 실시하고 있다고 볼 근거가 없어

그 확인의 이익이 인정되지 아니하므로, 이 사건 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 구성이

동일한지 여부에 관하여 나아가 판단할 필요 없이 부적법하다고 보았습니다.

원고패소이유,

확인대상발명을 제대로 특정하지 못했다

또한 피고가 실시하고 있는 스팽글이 이 사건 특허발명의 생산에만 사용되는 물건에 해당하는지 여부를

판단하기에 앞서, 먼저 이 사건 확인대상발명이 원고의 간접침해 주장과 관련하여

적법하게 특정된 것인지에 관하여 직권으로 살펴보았는데요,

적극적 권리범위확인심판은 특허권자가 상대방의 실시품을 확인대상발명으로 특정하여

그 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부의 판단을 구하는 심판입니다.

그렇기에 상대방의 실시품이 특허발명의 생산에만 사용되는 물건에 해당하여

특허발명의 간접침해에 해당하므로 특허발명의 권리범위에 속한다는 판단을 구함에 있어서는

 확인대상발명을 자신의 특허발명 전체가 아닌

상대방의 실시품 자체만으로 특정하여야 합니다.

이 사건 심판청구는 간접침해로 인하여 권리범위에 속하게 되는지 여부 판단과 관련하여서는

확인대상발명을 제대로 특정하지 못한 것이어서 역시 부적법하다 할 것이기에

그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하고,

소송비용은 원고가 부담하였습니다.

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직무발명.실용신안도 지식재산권에 해당

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상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 제1호 내지 제6호 외에

수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표 라 함은

같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당되지 아니하는 상표라도

자기의 상표와 타인의 상표를 식별할 수 없는,

즉 그 자체로 식별력이 없거나 또는 모든 사람에게

그 사용이 개방되어야 하는 표장입니다.

그렇기에 공익상 어느 한 사람에게 독점시키는 것이 적절하지 아니한 경우 등

특별현저성이 없는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지로 보이고,

어떤 상표가 특별현저성을 가진 상표인지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념,

지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 

객관적으로 결정되어야 할 것입니다

(대법 2005. 5. 25. 선고 2004호912 판결,

1997. 2. 28. 선고 96후979 판결 등 참조).

특허법원 2007. 10. 25. 선고 2007허6409 판결

원고는, 이 사건 출원상표는 미술저작물로서 저작권등록을 받았고,

이 사건 출원상표와 유사한 상표인 Hi Seoul`, GOOD Morning 등이 상표등록된 사실이 있으므로,

이 사건 출원상표도 등록이 되어야 한다고 주장하였습니다.

하지만 미술저작물로서 저작권등록을 받았다고 하여 상표등록이 되어야 하는 것은 아니고,

상표의 등록적격성 유무는 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하며,

다른 상표나 서비스표의 등록례에 구애받는 것은 아닙니다

(대법 2001. 3. 23. 선고 2000후1436 판결 참조).

그렇기에 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하여

상표등록을 받을 수 없다고 하여 원고의 청구는 기각되었습니다.

지식재산권 법리의 복합성

지식재산권법은 저작권법은 적용되어도

상표로서 보호받지 못하는 경우도 있고,

또 상표법과 부정경쟁방지법 역시

적용되고 보호받을 수 있는 범위가 매우 넓습니다.

그렇기에 상표법으로는 보호받을 수 없지만

부정경쟁방지법은 적용이되어 보호를 받을 수 있는것처럼

지식재산권법에 대한 여러 방면의 가능성을 열어두어야 합니다.

항상 다방면의 시각과 관점이 요구되기에

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상표권분쟁소송을 진행하다보면,

상표가 유사한지 여부를 판단하는것도 중요하지만,

정당한 사용인지, 상표를 사용할 수 있는 정당한 권리자인지

그 주체에 대한 확립 역시 중요합니다.

상표의 유사여부를 떠나

상표사용을 해서는 안되는 자가 상표를 사용한 행위 역시

상표법위반으로 처벌받을 수 있기 때문입니다.

상표법 제34조 제1항 제20호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는

그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서

그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는

상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있습니다.

위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나

사용 준비 중인 상표(이하 선사용상표)를 알게 되었을 뿐

그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서

신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우

그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있는 것입니다.

타인과 출원인 중 누가 선사용상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자인지는

타인과 출원인의 내부 관계, 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용상표가 사용 중인 경우

그 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을

관리하여 온 사람이 누구인지등을 종합적으로 고려하여 판단해야 합니다.

대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결

원고의 피고에 대한 제품 생산·포장디자인·판매·출하 등의 업무지도권,

피고의 원고에 대한 품질검사 통보의무 등에 따르면,

피고가 이 사건 제2계약에 따라 원고의 위임사무 처리로 한 행위로서

모두 원고 명의로 이루어졌으므로,

이 사건 표장을 상표로서 사용한 주체는 원고라고 보아야 한다고 판단하였습니다.

이 사건 표장이 표시된 이 사건 비료의 포장에는 생산업자로 원고만이 기재되어 있을 뿐

이 사건 표장을 사용한 이 사건 비료의 제조·판매·광고 등의 영업이 모두 원고의 명의로 이루어지는 등

이 사건 표장은 수협이라는 기관의 공신력과 결부되어 대외적으로 알려졌으므로,

이 사건 표장에 화체된 신용이나 고객흡인력은 원고에게 귀속된다고 볼 수 있습니다.

그렇기에 피고는 이 사건 표장에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아님에도

원고에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 원고가 사용하는 이 사건 표장과 동일한 상표를

동일·유사한 상품에 출원하여 이 사건 등록상표로 등록받았다고 봄이 타당하므로

피고의 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하여

무효로 되어야 한다고 판결하였습니다.

상표출원 및 등록,

지식재산권의 복잡성 …

상표출원 및 등록과정은 상표법에 의거하여

다양한 해석을 요구하고 있으며,

또한 상표등록이 이루어지더라도 불사용취소심판이나 무효심판등에

휘말리지 않도록 꾸준히 지속적인 관리가 필요합니다.

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