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구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제63조

본문에 의하면, 심사관은 제62조의 규정에 의하여

특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게

거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는

기회를 주어야 한다고 규정되어 있습니다.

심사관이 특허출원인에게 거절이유를 통지하여

의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 않고 특허거절결정을

하는 것은 구 특허법 제63조 본문에 위반되어

위법한 것이 원칙이나 특허거절결정의 이유 중에

심사관이 통지하지 아니한 거절이유가 일부 포함되어 있다 하더라도,

특허거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결이유가

심사관이 통지하지 아니한 거절이유를 들어 특허거절결정을

유지하는 경우가 아니라면, 그와 같은 사유만으로

심결을 위법하다고는 할 수 없습니다

(대법 1994. 2. 8. 선고 93후1582 판결 등 참조).

위와 관련하여 특허 거절결정 불복심판에

원고가 승소한 사례가 있었는데요,

원심에서 심사관은 2004. 12. 8. 원고에게 최초 출원 당시의

이 사건 출원발명 특허청구범위 제1 내지 26항은

공지된 선행기술로부터 용이하게 발명할 수 있어서

구 특허법 제29조 제2항에 의하여 특허를 받을 수 없으니

의견이 있으면 제출하라는 내용의 의견제출통지를 하였고,

이에 원고는 2005. 2. 1. 최초 출원 당시의 특허청구범위에

제27 내지 29항을 신설하여 추가하는 등의 명세서 등

보정서를 제출하였으나, 심사관은 2005. 6. 4. 위 의견제출통지서에

기재된 거절이유가 여전히 해소되지 않았고,

추가된 특허청구범위 제27 내지 29항은 보정 전의 청구항들과

동일하다는 이유로 특허거절결정을 한 사실이 인정됩니다. 

이에 원고가 2005. 7. 26.자로 특허청구범위를 보정하여 개시된

심사전치절차에서는 2005. 9. 5.자로 보정각하결정이 있었고

원결정이 유지되었으며, 특허심판원은 2006. 11. 29. 보정각하결정

당시의 특허청구범위 제1항은 공지된 선행기술로부터

용이하게 발명할 수 있어 진보성이 없으므로 위 보정각하결정은

정당하다고 한 다음, 특허거절결정 당시의 특허청구범위 제1항은

보정각하결정 당시의 특허청구범위 제1항과 실질적으로 동일하여

진보성이 없다는 이유를 들어 특허거절결정을

유지하는 심결을 한 사실 등을 알 수 있습니다.

앞서든 법리 외에도 특허청구범위가 여러 개의 청구항으로

되어 있는 경우 그 하나의 항이라도 거절이유가 있는 때에는

그 출원이 전부 거절되어야 하는

(대법원 2001. 7. 27. 선고 2000후747 판결 등 참조)

법리에 비추어 보면, 이 사건 심결에서는 보정각하결정 당시의

특허청구범위 제1항은 진보성이 없어 위 보정각하결정은

정당하다고 한 다음, 심사절차에서 추가된 특허청구범위 제27항이

진보성이 없다는 점은 거절이유로 들지 아니하고,

거절이유의 통지가 있었던 특허거절결정 당시의

특허청구범위 제1항이 진보성이 없다는 이유를 들어

특허거절결정을 유지하는 심결을 하였습니다.

이러한 경우 원심으로서는 위 보정각하결정 및 특허거절결정 당시

각 특허청구범위 제1항은 진보성이 없다고 한 심결의

위법 여부에 관하여 심리판단하지 않은 채,

특허청구범위 제27항에 대한 거절이유를 통지하지 않았다는

사유만으로 심결을 위법하다고 판단할 수는 없습니다.

그런데도 원심은 이 사건 출원발명의 위 보정각하결정 및

특허거절결정 당시 각 특허청구범위 제1항의 진보성

유무에 대하여는 아무런 판단도 하지 아니한 채

특허청구범위 제27항에 대한 거절이유를 통지하지 않았다는

사유만으로 이 사건 심결을 위법하다고 판단하였으니,

이러한 원심판결에는 복수의 거절이유가 있는

특허출원의 거절결정 및 복수의 청구항으로 이루어진

특허출원의 거절결정에 대한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친

위법이 있기에 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있습니다.

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채

원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리.판단하게 하기 위해

원심법원에 환송하기로 대법에서 결정하였습니다.

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독점규제 및 공정거래에관한 법률(이하 ‘공정거래법’) 제19조 제1항은

다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를

할 것을 합의하는 ‘부당한 공동행위’를 금지하면서,

그 합의대상인 행위로 제4호에서 ‘거래지역 또는 거래상대방을

제한하는 행위’, 제9호에서 ‘제1호부터 제8호까지 외의 행위로서

다른 사업자(그 행위를 한 사업자를 포함)의 사업활동 또는

사업내용을 방해하거나 제한함으로써 일정한 거래분야에서

경쟁을 실질적으로 제한하는 행위’를 들고 있습니다.

공정거래법 제2조 제8호의2에 의하면 ‘경쟁을 실질적으로

제한하는 행위’란 ‘일정한 거래분야의 경쟁이 감소하여

특정 사업자 또는 사업자단체의 의사에 따라 어느 정도 자유로이

가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나

미칠 우려가 있는 상태를 초래하는 행위’를 말합니다.

위 공정거래법 관련 판례를 하나 살펴보자면

원심에서, 원고들이 주식회사 D와의 이 사건 합의를 통하여

D측이 항구토제의 생산·판매를 중단하고 서로 특허관련 분쟁을

종료하는 대신 원고들이 D제약에게 J의 구토제의 공동판매권과

B 바이러스성 피부병 치료제의 독점판매권 등을 부여하면서

J구토제나 B바이러스성 피부병 치료제의 경쟁제품의

제조·생산·판매 등을 금지한 행위가

공정거래법 제19조 제1항 제4호와 제9호의 ‘부당한 공동행위’에

해당한다고 본 피고의 처분이 모두 정당하다는

취지로 판단하였습니다.

그러나 앞서 본 공정거래법 규정과 관련 법리 및 기록에 비추어

살펴보면, 이 사건 합의 중 B의 경쟁제품에 대한

제조 등을 금지한 부분이 공정거래법 제19조 제1항 제9호의

‘부당한 공동행위’에 해당한다는 원심의 판단은

다음과 같은 이유로 이를 그대로 수긍하기 어렵습니다.

 원심판결 이유 및 원심이 적법하게 채택한 증거에 의하면 피고는,

원고들의 D사에대한 J와 B의 공급판매권 부여가 J의 경쟁제품에 대한

D의 생산·판매 중단 등에 대한 대가이므로 B에 대한

독점판매권 부여가 공정거래법 제19조 제1항 제4호의 행위에 대한

합의의 일부를 구성할 뿐만 아니라 B에대한 독점판매 및

공급계약을 체결하면서 D사에게 B의 경쟁제품에 대한

제조 등을 금지한 것이 같은 항 제9호의 행위에 대한

합의에도 해당한다고 보아, 원고들에 대하여 ‘당해 특정 신약의

특허와는 관련 없는 다른 신약의 복제약 내지 경쟁제품을

개발·생산·판매·취급하지 못하도록 합의함으로써 부당하게

경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니된다’는 내용의

시정명령을 하고, J외에 B의 매출액도 관련매출액에 포함시켜

과징금을 산정·부과하였음을 알 수 있습니다.

그런데 이 사건 합의 중 B의 경쟁제품에 관한 부분이

공정거래법에 정한 ‘부당한 공동행위’에 해당하기 위하여는

그 합의의 경쟁제한성이 인정되어야 하고, 경쟁제한성은

관련상품시장의 획정을 거쳐 당해 합의로 인하여

경쟁에 영향을 미치거나 미칠 우려가 발생하였는지를

기준으로 판단하여야 합니다.

그러나 피고는 B의관련상품시장을 획정하지 아니하였을 뿐만 아니라

이 사건 합의 중 B의 경쟁제품에 관한 부분이

경쟁에 미치는 영향 등에 대하여 아무런 근거를 제시하지 아니한 채

그 부분 합의의 경쟁제한성을 인정하여 이것이 공정거래법에 정한

‘부당한 공동행위’에 해당함을 전제로 위와 같은

시정명령과 과징금 납부명령을 하였습니다.

그럼에도 원심은 그 판시와 같은 사정만으로 이 사건 합의 중

B의 경쟁제품에 관한 부분까지 공정거래법에 정한

‘부당한 공동행위’에 해당한다고 판단하였으므로,

이러한 원심판결에는 공정거래법에 정한 ‘부당한 공동행위’에 관한

법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있습니다.

그러므로 이 부분 상고이유의 주장은 이유 있다고 받아들여졌습니다.

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특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를

얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는

질권을 설정할 수 없고 또한 그 특허권에 대하여 전용실시권을

설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 그 권리의 행사에

일정한 제약을 받아 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가집니다.

그러나 일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시

공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여

특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에

특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상,

특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의

특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이

특허권의 공유에도 적용된다고 할 것입니다

(대법 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결 등 참조).

그런데 앞에서 본 특허법 제99조 제2항 및 제4항의 규정 취지는,

공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한

실시권을 설정받을 경우 그 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및

능력 등에 따라 그 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어

다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있는

 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 다른 공유자의

동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데 있습니다.

그렇다면 특허권의 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 그 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게

 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의

제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은

변동이 발생한다고 보기 어려워서 위 특허법 제99조 제2항 및

제4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는

특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에

민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있습니다.

다만 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가

없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의

현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한

복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로,

특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다고 봄이

상당하며 위와 같은 법리는

디자인권의 경우에도 마찬가지입니다.

이러한 법리에 비추어 보면, 원심이 그 판시 각 특허권 및

디자인권(이하 ‘이 사건 특허권 등’이라고 한다)의 공유자인

원고의 분할청구를 받아들여, 이 사건 특허권 등에 대하여

경매에 의한 대금분할을 명한 것은 정당하며 거

기에 상고이유의 주장과 같이 특허권 등의

공유자의 분할청구에 관한 법리를 오해하는 등의

위법이 있다고 할 수 없습니다.

그리고 원고의 피상속인인 망 소외인이 피고들로부터

7,000만 원을 지급받고 이 사건 특허권 등에 관한 지분을

피고들에게 모두 이전하기로 약정하였다는

피고들의 상고이유 주장은 결국 사실심인

원심의 전권사항에 속하는 증거의 취사선택과 사실인정을

탓하는 것에 불과하여 이를 받아들일 수 없습니다.

그러므로 상고를 모두 기각하고 상고비용은 패소자들이

부담하도록 하여 피고들이 부담하게 되었습니다.

특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의

명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나

특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한

공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다고

판시한 사례였습니다.

이처럼 특허권을 포함한 지식재산권은

민법 상표법 부정경쟁방지법등

다양한 지식재산권 법리에 얽혀있으므로

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특허청은 2005. 11. 18. 이 사건 출원상표가 기술적 표장에

해당하거나 일반수요자로 하여금 상품의 품질을 오인하게 하는

상표에 해당하여 등록을 받을 수 없다는 이유로 원고의 상표출원을

거절하는 결정을 하였는데요, 이에 원고는 2005. 12. 23. 특허심판원에2005원8748호로 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였습니다.

특허심판원은 2006. 10. 23. 이 사건 출원상표는

상표법 제6조 제1항 제3호에 규정된 지정상품의 원재료를

나타내는 기술적 표장에 해당하거나 상표법 제7조 제1항 제11호에

규정된 상품의 품질을 오인하게 하는 상표에 해당하여

등록을 받을 수 없다는 이유로,

원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였습니다.

원고는 이 사건 출원상표는 영문자 Florigen 과 그 발음을

표시한 한글 플로리젠 을 병기한 상표인바, 플로리젠은

식물의 개화를 촉진하는 호르몬으로서 이 사건 출원상표의

지정상품의 원재료로 사용될 수 없는 물질이므로

이 사건 출원상표는 지정상품의 원재료를 나타내는 기술적 표장에

해당하지 않으며, 플로리젠이 이 사건 출원상표의 지정상품의

원재료로 사용될 수 없는 물질인 이상 일반수요자가

그 지정상품에 플로리젠이 함유된 것으로 오인할 염려도 없습니다.

피고는 이 사건 출원상표는, 플로리젠이 지정상품의 원재료로

사용되는 경우에는 지정상품의 원재료를 나타내는 기술적 표장에

해당하고, 플로리젠이 지정상품의 원재료로 사용되지 아니하는

경우에는 일반수요자로 하여금 지정상품에 플로리젠이 함유된 것으로 오인하게 할 염려가 있는 상표에 해당하기에 

이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 같은 법

제7조 제1항 제11호에 해당하므로

상표등록을 받을 수 없다고 주장합니다.

이 사건 출원상표가 지정상품의 원재료를 표시하는 것이라고

하기 위해서는 이 사건 출원상표를 구성하는 Florigen 과

플로리젠 (이하, 본항에서는 Florigen과 플로리젠을 통틀어

플로리젠 이라고 한다)이 상업적 용도로 생산되어

이 사건 출원상표의 지정상품인 나리싱크림 등의 원재료로

실제로 사용되고 있거나, 일반수요자나 거래자가 플로리젠이

위 지정상품 등의 원재료로서 사용되는 것으로 인식하고 있음이

인정되어야 할 것인바, 을 제6, 7호증의 각 기재만으로는

이를 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할만한 증거가 없습니다.

오히려, 을 제5, 8호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면,

플로리젠은 식물의 꽃눈에 작용해서 꽃눈의 분화를

일으키는 것으로 생각되는 개화촉진호르몬을 의미하는

식물학 분야의 전문용어로서, 그 실체를 밝히기 위해서

식물체에서 이를 추출하려는 시도가 많이 있었음에도 불구하고

성공하지 못하여 그 실체에 대한 것이 미해결인 채로 남아 있다가,

이 사건 출원 일자 이후인 2005. 8. 12.경에 이르러서야

비로소 그 실체를 규명하였다는 논문이 외국의 학술지인

사이언스에 게재된 물질임을 인정할 수 있는바,

위 인정사실에 의하면, 플로리젠이 상업적 용도로 생산되어

이 사건 출원상표의 지정상품인 나리싱크림 등의 원재료로

사용되고 있거나, 그 원재료로서 사용되는 것으로

일반수요자나 거래자가 인식하고 있다고는 볼 수 없습니다.

따라서, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 규정된

지정상품의 원재료를 표시하는 표장에 해당한다고 할 수 없습니다.

상표법 제7조 제1항 제11호규정부분을 보면

상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표 란 상표의 구성 자체가

지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로

수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고,

어느 상표가 품질오인을 생기게 할 염려가 있는지의 여부는

일반수요자를 표준으로 거래통념에 따라 판단하여야 한다고 하는데요

(대법 1995. 7. 28. 선고 95후187 판결 참조),

이 사건 출원상표를 구성하는 Florigen 과 플로리젠 이

식물의 개화촉진호르몬 을 의미하는 식물학 분야의 전문용어임은

앞서 본 바와 같으므로, 이 사건 출원상표의 지정상품인

나리싱크림 등의 일반수요자가 이 사건 출원상표를

그것이 갖는 본래의 의미인 식물의 개화촉진호르몬 으로

정확하게 이해할 수 있다고는 볼 수 없습니다.

다만, 우리나라의 영어교육 수준이 비추어 볼 때

일반수요자는 출원상표를 구성하는 영문자 Florigen 중

Flori 부분이 식물을 의미하는 영어단어인 flora에서 파생된

식물관련 어간임을 알 수 있다고 할 것인 점, 

식물이나 식물로부터 추출한 천연물질을 사용한 화장품이

인공적인 화학물질을 사용한 화장품에 비하여 피부에 자극이 적다고

알려지면서 이에 대한 일반 수요자들의 관심이 높아지고 있는 점

인공적인 화학물질 이외에 식물이나 식물로부터 추출한 천연물질을

함유한 화장품이 다수 출시되어 널리 광고되고

시중에 유통되고 있는 점 등을 종합하여 보면,

일반수요자들은 이 사건 출원상표를 식물이나 식물로부터 추출한

천연물질을 표시하는 것으로 직감할 수 있고, 이 사건 출원상표의

지정상품인 나리싱크림 등을 식물이나 식물로부터 추출한

천연물질이 함유된 화장품으로 인식할 가능성이 있다고 할 것입니다.

따라서, 이 사건 출원상표는 식물이나 식물로부터 추출한 물질을

 원재료로 하지 아니한 지정상품에 사용되는 경우에는

일반수요자로 하여금 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과

다른 성질을 갖는 것으로 오인하게 할 염려가 있다고 할 것이므로,

상표법 제7조 제1항 제11호에 규정된 상품의 품질을 오인하게 하는 상표에 해당한다고 할 것입니다.

그렇다면, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에는

해당하지 아니하나, 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여

등록을 받을 수 없으므로, 이와 결론을 같이한 심결은 정당하고,

이를 다투는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하고

소송비용은 원고가 부담하게 하였습니다.

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특허출원인 내지 특허권자가 특허의 출원ㆍ등록과정 등에서

특허발명과 대비대상이 되는 제품(이하 ‘대상제품’이라 한다)을

특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고

볼 수 있는 경우에는, 대상제품은 특허발명의 보호범위에

속하지 않게 되는 것이고, 특허권자가 대상제품을 제조ㆍ판매하고

있는 자를 상대로 대상제품이 특허발명의 보호범위에 속하여

그 권리가 침해되고 있다고 주장하는 것은

금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 않습니다.

그리고 대상제품이 특허발명의 출원ㆍ등록과정 등에서

특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는지

여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지

특허청 심사관이 제시한 견해 및 특허출원인이 제출한 보정서와

의견서 등에 나타난 특허출원인의 의도 등을 참작하여

판단하여야 합니다.(대법 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 참조).

명칭을 “박판 버저”로 하는 원고의 이 사건 특허발명

(특허번호 제142382호)과 피고가 생산ㆍ판매하고 있는

박판버저(모델명 SMQS 8023, 이하 ‘피고 제품’)는

그 구성이 실질적으로 동일하고,

다만 이 사건 특허발명은 ‘버저를 완성한 후 버저 외부에서

금속링에 소정의 자력을 부여하는 구성’임에 반하여,

피고 제품은 ‘자력이 부여된 마그네트로 버저를

완성하고 있는 점’에서 차이가 있지만, 이는 필요에 따라 단순히

선택할 수 있는 사항에 불과합니다.

다른 한편, 출원 당시의 이 사건 특허발명은 ‘버저를 완성한 후

버저 외부에서 금속링에 소정의 자력을 부여하는 구성’을

갖는 것이었는데, 원고는 이 사건 특허발명의 출원ㆍ심사절차에서

특허청 심사관으로부터 이 사건 특허발명이 원심 판시의

인용발명과의 관계에서 진보성이 없다는 이유로 거절이유의

통지를 받고, 그 특허청구범위를 ‘… 여자코일 둘레의 마그네트 …로

구성되는 박판버저에 있어서 양면 인쇄회로기판의 양모서리

외부연결용 터미널의 하면과 회로에 의해 하부가 상호 연결된

수직관통터미널을 형성하고 그 관통터미널의 상부에 여자코일의

코일 터미널을 납땜 용접한 것으로 구성됨을 특징으로 하는

박판버저’로 보정하였으나 특허청 심사관으로부터

“거절이유를 번복할 만한 사유를 발견할 수 없다.”는 이유로

거절사정을 받았습니다.

이에 원고는 거절사정 불복심판을 청구하고 그 절차에서

이 사건 특허발명의 특허청구범위를 현재 등록되어 있는

바와 같이 다시 보정하면서 이 사건 특허발명을 “통상의 방법으로

버저를 완성한 후 버저 외부에서 금속링에 소정의 자력을

부여하는 구성”을 갖는 것으로 특정하였습니다.

그 심판보충서에서 이 사건 특허발명의 목적은

마그네트용 금속링을 버저 조립시에

버저 내에 장착하였다가 버저 조립이 완료된 후 필요한 자력을

부여함으로써 자력 부여가 용이하도록 한 박판 버저를 제공함에

있다고 설명하고, 이와 같은 방법은 ‘자력이 부여된 부품을 사용하여

버저를 완성하는 구성’을 갖는 인용발명에서는

전혀 찾아볼 수 없다는 점을 주장하였고, 이에 따라 비로소

이 사건 특허발명에 대한 등록사정이 이루어졌습니다.

그러므로 이와 같은 과정을 통하여 특허등록을 받은 원고로서는

금반언의 원칙상 이 사건 소송에서 ‘자력이 부여된 마그네트로

버저를 완성하는 구성요소’가 필요에 따라 단순히 선택할 수 있는

사항에 불과하여 이 사건 특허발명의 권리를 침해하는 것이라고

주장할 수 없습니다.

따라서 상고를 기각하고 상고비용은 패소자인 원고가

부담하는것으로 판시하였습니다.

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원심판결 이유에 의하면, 원심은, "피고인은 포천시 소재 공장에서 아폴로전자라는 상호로 보온도시락 등을 제조·판매하는 영업을 하는

 자로서, 피해자 L이 보온도시락 등을 지정상품으로 하여

특허청에 '아폴로표' 상표를 등록해 놓았음에도 불구하고

1992. 7.경부터 같은 해 11.경까지 사이에 위 공장에서

보온도시락 통 옆면에 '아폴로전자' 및 'APOLLO CO'라는 상표를,

그 곳에 부착된 명찰의 앞뒷면에 '아폴로전자'라는 상표를

각 표시한 보온도시락 약 12,000개를 제조·판매함으로써

피해자의 상표권을 침해한 것이다."라는 이 사건 공소사실에 대하여,

피고인 및 피해자의 검찰 및 제1심 법정에서의 각 진술에 의하면,

피고인은 '99디럭스'라는 상표를 부착하고 단지 제조원 및

판매원의 표시로 '아폴로전자'라는 상호를 표시하여

보온도시락을 제조·판매한 사실을 인정할 수 있을 뿐이고,

피고인이 '아폴로표'라는 상표나 '아폴로전자'라는 상표를 사용하여

보온도시락을 제조·판매한 사실을 인정할 아무런 증거가 없어

이 사건 공소사실은 결국 범죄의 증명이 없는 때에 해당한다는

이유로 피고인에 대하여 무죄를 선고한 제1심을

그대로 유지하고 있습니다.

자기의 상호를 상품 자체나 상품에 관한 표찰 등에

사용하는 경우에는 상표로서 사용될 수도 있다고 할 것이고,

그 경우 상품거래사회에서 보통 행하여지는 방법으로

이를 사용하는 경우에는 상표법 제51조 제1호 소정의

'자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'에

해당하여 상표권의 효력이 미치지 아니하는 것이지만

(대법원 1995. 5. 12.선고 94후1930 판결 참조),

그 사용에 있어 일반의 주의를 끌 만한 서체나 도안으로 표시하는 등

 보통으로 사용하는 방법이라고 볼 수 없는 상표적 사용의

경우에는 상표권의 효력이 미친다고 보아야 할 것입니다

(대법원 1990. 3. 13.선고 89후1264 판결 등 참조).

기록에 의하면, 피고인은 그가 제조하는 보온도시락 통의 옆면에

자기의 상호와 같은 '아폴로전자'라는 문자를 직사각형의

도형 안에 고딕체로 표시한 표장을 부착하고,

그 앞면에는 위 상호를 영문으로 변형시킨 'APOLLO CO'라는

문자를 그 위에 기재된 '99 DELUXE'보다 상대적으로 크고 특이한

서체로 부각시켜 표시한 표장을 부착하여 사용하고 있음을

알 수 있는바, 비록 위 표장들이 피고인의 상호나

그것을 변형시킨 문자라고 하더라도 그 사용 태양에 비추어 볼 때

이는 상표적으로 사용된 것이라 할 것입니다.

또한 위 표장들은 일반의 주의를 끌기 위하여 어느 정도

도안화하거나 특이한 서체를 사용한 것으로 보이므로,

피고인이 사용한 위와 같은 표장들이 자기의 상호를

보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표라고 할 수는

없다고 할 것이며 나아가 기록에 의하여 위 표장들을

1989. 10. 5. 출원하여 1990. 11. 16. 등록된 피해자의 상표와

대비하여 보면, 위 표장들은 이 사건 등록상표와 호칭 및

관념에 있어서 유사하여 전체적으로 유사하고 그 지정상품도

동일·유사하다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표의 상표권은

위 표장들에 대하여도 그 효력이 미치고 따라서 피고인이

피해자의 상표권을 침해한 것이라고 보아야 할 것입니다.

그럼에도 불구하고 원심은 피고인이 사용한 표장들이

제조원 및 판매원의 표시에 불과하고 피고인이 상호를 상표적으로

사용하고 있지 않다는 이유로 무죄를 선고하고 말았으니,

원심판결에는 상호의 사용과 상표권의 효력에 관한 법리를 오해하고,

심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다고

할 것이므로, 상고이유 중 이 점을 지적하는 부분은 이유 있습니다.

따라서 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단케 하기 위하여

원심법원에 환송하기로 하였습니다.

상표법 및 디자인 등

특허사무소 소담에서

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피고는 2012. 9. 13. 산업기계 제조업 등을 목적으로 하여

설립된 회사이며 설립 당시 피고의 임원은 대표이사 겸

사내이사 소외 2, 사내이사 소외 3 등이었고,

2014. 4. 9. 소외 2가 대표이사직을 사임하고 소외 3이

대표이사로 취임하였습니다.

원고는 각 특허권의 발명자이고 피고설립당시부터

2014년경까지 피고의 고문으로 근무하였습니다.

이 사건 제1특허권에 관하여 2011. 10. 26. 원고가 특허출원하였고

2013년 9월경 전부양도를 원인으로 하여 출원인이

피고로 변경되었으며 2013년 10월 피고를 권리자로하여

특허등록되었습니다.

이사건제2특허권에 관하여 2012년 10월 원고와 피고가

공동으로 특허출원하여 2013년 5월

원고와 피고를 권리자로 하여 특허등록되었고

이사건제3특허권은 2012. 9. 27. 원고가 특허출원하여

2013년 1월경 원고를 권리자로 하여 특허등록되고

2013. 1. 7. 양도를 원인으로 하여

원고의 지분 중 일부에 대해 피고 앞으로

이전등록되었습니다.

피고는 위 각 명의 변경 및 특허 등록 비용 등을 부담하였고

원고는 2013. 6. 24. 소외 1에게 이 사건 제2, 3 특허권에 대한

자신의 지분을 전부 양도하였습니다.

원고는 2007년경부터 소외 4와 함께 주식회사

J를 운영하면서 오거 제품 및 부속품을 제작·판매하였는데,

J는 2012. 8. 30. 영업 부진으로 폐업하였습니다.

소외 3, 소외 2는 2012. 9. 4. 원고의 소외 4에 대한 채무

9억 4,000만 원에 대해 연대보증하였고,

소외 4는 이후 원고에게 채무의 변제를 요구한 바 없습니다.

피고는 명의신탁계약의 해지를 원인으로 하여 등록명의변경절차의

이행을 구할 수 있음은 별론으로 말소등록절차의

이행을 구할 수는 없으므로, 이 사건 소 중 말소등록청구 부분은

부적법하다고 주장한다. 그러나 피고가 주장하는 것과 같은 사유는

본안에서 판단하여야 할 사항이지 본안 판단을 하기에 앞서

갖추어야 할 소송요건이 아닐 뿐만 아니라, 명의신탁 해지를 이유로

등기관계가 실체적 권리관계에 부합하도록 수탁자 명의의 등기말소를

청구할 수 있으므로(대법 1998. 4. 24. 선고 97다44416 판결 참조),

피고의 주장은 이유 없습니다.

피고는 이 사건 제2, 3 특허권은 피고와 소외 1의 공유이므로,

공유자 중 1인인 피고에 대하여 이전등록 또는 말소등록을 구하는

소는 부적법하다고 주장합니다.

그러나 특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁해지를 원인으로

지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은

공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없으므로, 피고의 주장은 이유 없습니다.

특허권 및 특허소송 특허출원문의는

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배임죄는 타인의 사무를 처리하는 자가 임무에 위배하는 행위로써

재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 이를 취득하게 하여

그 본인에게 손해를 가한 때에 성립하는 범죄로서,

여기에서 ‘타인의 사무’라 함은 신임관계에 기초를 둔

타인의 재산의 보호 내지 관리의무가 있을 것을

그 본질적 내용으로 하는 것으로 타인의 재산관리에 관한

사무를 대행하는 경우, 예컨대 위임·고용 등의 계약상

타인의 재산의 관리·보전의 임무를 부담하는데 본인을 위하여

일정한 권한을 행사하는 경우, 등기협력의무와 같이

매매·담보권설정 등 자기의 거래를 완성하기 위한

자기의 사무인 동시에 상대방의 재산보전에 협력할 의무가

있는 경우 따위를 말합니다.

(대법 1999. 9. 17.; 선고 97도3219 판결)

임무에 위배하는 행위’라 함은 처리하는 사무의 내용, 성질 등에

비추어 법령의 규정, 계약의 내용 또는 신의칙상 당연히

하여야 할 것으로 기대되는 행위를 하지 않거나

당연히 하지 않아야 할 것으로 기대되는 행위를 함으로써

사무처리를 위임한 본인과의 신임관계를 저버리는

일체의 행위를 포함합니다

(대법 2004. 6. 24. 선고 2004도520 판결)

원심판결 이유에 의하면 원심은, 피고인이 공소외인과 사이에

이 사건 서비스표권 및 디자인권에 대하여 전용사용권 및

전용실시권을 설정받기로 하는 계약을 체결하면서

공소외인으로부터 이 사건 서비스표 및 디자인의 등록을

공소외인 명의로 출원해 달라는 위임을 받았음에도

위 임무에 위배하여 피고인의 명의로 각 출원하여

등록결정을 받음으로써 이 사건 서비스표권 및 디자인권의

가액 상당의 재산상 이익을 취득하고 공소외인에게 동액 상당의

손해를 가한 사실을 충분히 인정할 수 있다고 판단하였는바,

원심의 판단은 위 법리에 따른 것으로 기록에 비추어 정당하고,

거기에 상고이유로 주장하는 법리오해 등의 위법이 없습니다.

상표법 제96조에서 규정한 ‘사위 기타 부정한 행위로써

상표등록을 받은 자’ 및 디자인보호법 제85조에서 규정한

‘사위 기타 부정한 행위로써 디자인등록을 받은 자'라고 함은

정상적인 절차에 의하여서는 상표 및 디자인 등록을 받을 수 없는

경우임에도 위계 기타 사회통념상 부정이라고 인정되는 행위로써

상표 및 디자인 등록을 받는 자를 가리킨다고 할 것입니다.

(대법 2004. 2. 27. 선고 2003도6283 판결 참조).

그런데 상표 및 디자인 등록에 있어서 사위행위죄는

상표 및 디자인 등록 과정에서 허위의 자료나 위조된 자료를

제출하는 등 심사관을 부정한 행위로써 착오에 빠뜨려

등록 요건을 결여한 상표 및 디자인에 대하여 등록을 받은 자를

처벌함으로써 국가의 심사권의 적정한 행사를 보장하려는

취지에서 둔 규정이라고 할 것이므로, 서비스표 및 디자인 등록

출원을 위임받은 자가 위임의 취지에 위배하여 자신의 명의로

등록 출원하였다는 사실만으로는 ‘사위 기타 부정한 행위’가

있었다고 볼 수 없습니다.

따라서 같은 취지의 원심의 판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있고,

거기에 상고이유로 주장하는 법리오해 등의 위법이 없기에

상고를 모두 기각하기로 하였습니다.

상표법 및 디자인등록 및 출원은

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특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는

사용하는 방법(이하 ‘침해대상제품 등’이라 한다)에서

특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 치환 내지

변경된 부분이 있는 경우에도, 침해대상제품 등과 특허발명의

과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 치환에 의하더라도

특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로

동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것이

그 발명이 속하는 기술분야에서

통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)라면

누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면,

침해대상제품 등이 특허발명의 출원시 이미 공지된 기술과

동일한 기술 또는 통상의 기술자가 공지기술로부터

용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나,

특허발명의 출원절차를 통하여 침해대상제품 등의 치환된 구성이

특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의

특별한 사정이 없는 한, 침해대상제품 등은 전체적으로

특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서

여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 합니다

(대법 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결,

대법 2005. 2. 25. 선고 2004다29194 판결 등 참조).

다만 여기서 말하는 과제의 해결원리가 동일하다는 것은

침해대상제품 등에서 치환된 구성이 특허발명의

비본질적인 부분이어서 침해대상제품 등이 특허발명의

특징적 구성을 가지는 것을 의미하고, 특허발명의 특징적 구성을

파악함에 있어서는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를

형식적으로 추출할 것이 아니라 명세서의

발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여

선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이

기초하고 있는 과제의 해결원리가 무엇인가를

실질적으로 탐구하여 판단하여야 합니다

(대법 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 명칭을

“운행감시 시스템 및 운행감시 방법”으로 하는

이 사건 특허발명(특허번호 제429587호)의 특허청구범위에 기재된

구성요소 중 ‘통신절환부’ 및 ‘일순환의 마감에 관한 제어부’에 관한

구성은 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의

공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때,

이 사건 특허발명의 본질적인 부분 내지

특징적인 구성이라 할 것인데요, 피고들의 원심 판시

침해대상제품은 이 사건 특허발명의 이러한 특징적 구성을

그대로 가지고 있지 아니하여 이 사건 특허발명과는

과제의 해결원리가 동일하다고 할 수 없으므로, 균등침해의

다른 성립요건에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이

이 사건 특허발명의 균등침해를 구성하지 않습니다.

따라서 피고들의 침해대상제품이 이 사건 특허발명의 균등침해를

구성하지 않는다는 취지의 원심의 판단은 정당한 것으로

수긍할 수 있고, 거기에 상고이유의 주장과 같은

균등침해에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없습니다.

특허권에 대한 침해대상제품 등과 동일 또는

유사한 발명에 대하여 적극적 권리범위확인을 구하는 심판이

특허심판원에 계속중에 있더라도, 그 특허권에 기초한 침해금지

청구 및 손해배상청구 등의 침해소송을 중지할 것인지 여부는

법원이 합리적인 재량에 의하여 직권으로 정하는 것입니다

(대법 1992. 1. 15. 자 91마612 결정 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원고가 피고 피고 2 주식회사를

상대로 청구한 적극적 권리범위확인심판 사건의 결과를

기다리지 아니한 채 이 사건 특허권침해소송을 심리·판단한

원심의 조치는 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은

심리미진의 위법이 있다고 할 수 없습니다.

그러므로 상고를 모두 기각하고 상고비용은 패소자인 원고가

부담하는것으로 판결하였습니다.

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변리사와 변호사가 함께 있어

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피고는 이 사건 출원상표가 직물지의 연속 반복 무늬로서

누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를

식별할 수 없으므로 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하여

상표등록을 받을 수 없다는 이유로 거절사정을 하였습니다.

 이에 원고가 불복하여 심판을 청구하자,

특허심판원은 위 심판청구 사건을 1999원3742호로 심리하여

2000. 2. 29. 아래와 같은 이유로 원고의 청구를 기각하는

이 사건 심결을 하였습니다.

이  사건 출원상표의 표장은 원고 회사의 회장이었던

조니 메거가 1976년 디자인한 ‘하우스체크’ 무늬로서

일정한 색과 형태를 가진 선이 수직, 수평, 사선으로 교차하여

구성된 독특한 개성을 지니고 있으므로

일반적인 직물지와는 달리 자타상품의 식별력을 가지고 있는 것이라

주장하고 있는데요,

이 사건 출원상표는 노란색의 사선이 바탕을 이룬 가운데

검은색의 3개의 선과 진한 갈색의 1개의 선이 수직으로,

파란색의 3개의 선과 빨간색의 1개의 선이 수평으로 교차하는

반복무늬의 도형과 색채가 결합된 상표임을 알 수 있는바,

이러한 도형과 색채의 결합으로 이루어진 표장은

그 지정상품인 바지, 신사복, 숙녀복, 외투, 잠바 등에 사용될 경우

그 원재료인 직물에 흔히 사용되는 체크 무늬의 형상을 연상시키므로,

상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 수요자가

누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를

식별할 수 없는 상표에 해당한다고 할 것입니다.

원고는 이 사건 출원상표에는 고유한 색채가 가미되어 있으므로

그로 인하여 식별력을 인정받을 수 있다는 취지의 주장을 하는데,

일반적으로 색채가 기호, 문자, 도형 등과 결합하는 경우에는

그로 인하여 식별력이 강화될 수 있으나, 대부분의 체크 무늬

직물지는 색채를 포함하고 있고, 그 색채의 대비가 극명하거나

가로, 세로 선의 교차에 의하여 형성되는 사각형의 면적이 커서

눈에 선명하게 부각된다는 등의 특별한 사정이 없으면 전체적인

색감은 오히려 희미해지는 경우마저 있는 것인바,

이 사건 출원상표의 경우에도 역시 사용된 색체의 대비가

극명하지 아니하고, 가로 세로로 교차되는 선에 의하여

형성되는 사각형의 면적도 비교적 작아서 색채의 사용으로 인하여

흔히 있는 다른 체크 무늬 직물지의 형상과 뚜렷하게 구별될 만한

특징적인 인상을 일반 소비자들에게 준다고 보기는

어렵다고 할 것이므로, 원고의 위 주장은 이유 없습니다.

원고 회사는 1894년 설립되어 그 역사가 110년이 넘고,

1995년 한해의 매출액이 8억 파운드에 이르는

세계적인 의류업체로서 일본, 미국, 캐나다, 남아프리카 등

세계 73개국에서 라이센스 사업 등을 벌여 왔으며,

국내에서도 1972년부터 반도패션을 시작으로 우성 어패럴,

주식회사 발렌타인, 가정표 양말, 서도, 주식회사 유진양산,

쓰리쎄븐 가방, 주식회사 예진상사, 주식회사 르미에르 홈패션,

LG 패션 등의 라이센시(licensee)들이 각종 의류 제품을

활발하게 생산, 판매하여 오면서 이 사건 출원상표와

동일한 하우스 체크를 그 선전·광고에 사용하여 왔으므로,

이 사건 출원상표의 출원일 당시 이미 일반 소비자들은

이 사건 출원상표를 단순한 직물 무늬가 아닌 원고의 상표라고

인식하고 있었다고 할 것이므로 이 사건 출원상표는

상표법 제6조 제2항에 의하여 이른바 사용에 의한

식별력을 취득하였습니다.

국내 라이센시 업체인 주식회사 D가

1994년 이 사건 출원상표와 동일한 하우스 체크 무늬를

원고 회사의 로고 등과 함께 간행물에 소개하고,

1995. 5월 정기간행물인 ‘섬유저널’ 5월호에는 ‘닥스는 과연

어떤 브랜드인가’ 등의 제목 아래 이 사건 출원상표의 표장과

유사한 체크 무늬를 소개하면서 원고회사가 고품격의

디자인과 철저한 품질관리로 연 8 억 파운드의 매출을 올리고 있으며

한국에서는 라이센스 사업으로 해마다 평균 20% 이상의

사업신장률을 보이는 등 상업적 성공을 거두고 있다는 내용이

소개되었으며, 라이센시 업체들이 이 사건 출원상표의 표장과

유사한 체크 무늬를 바탕으로 한 넥타이, 스카프, 골프 백,

여성 핸드백, 커튼 등을 제품 카타로그에 담아

소개한 사실을 인정할 수 있습니다.

위 인정 사실에 의하면, 원고가 1990년대 중반부터

국내에서도 여러 라이센시 업체들을 통하여 체크 무늬를

소재로 한 의류 등 제품들을 제조·판매하여 옴으로써

원고 회사 및 제품의 인지도를 넓혀가고 있었다고는 보여지나,

다수의 체크 무늬 중에서도 일명 ‘하우스 체크’라고 불리우는

이 사건 출원상표를 제품 판매 및 선전 광고에 지속적이고도

광범위하게 사용함으로써 그 출원일인 1988. 5. 2.경

일반 소비자들에게 그것이 원고의 업무에 관련된 상품을

표시하는 것으로서 현저하게 인식되었다고 보기는 어렵고

달리 이를 인정할 증거가 없으므로 원고의 위 주장은

그 이유 없다고 할 것입니다.

따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제23조 제1항 제1호,

제6조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다고 할 것인바

이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하므로

원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하고

소송비용은 원고가 부담하게 하였습니다.

상표 및 디자인 출원 등록을 통해

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